Ноу-хау по франшизе, нюансы и риски

Рынок франшиз в России активно развивается. Это можно увидеть и по официальной статистике Роспатента, который регистрирует договор коммерческой концессии (так называется договор франчайзинга на юридическом языке), и по реалиям многих отраслей.

Зачастую в договоре франчайзинга наряду с правами на товарный знак (торговую марку) передаются права на ноу-хау. Но законодательство устанавливает для ноу-хау совсем иные правила использования и передачи, чем для товарного знака. Если их не учитывать, одна из сторон (или обе стороны) договора франчайзинга могут приобрести существенные неприятности.

Рассмотрим в этой статье важные моменты, на которые следует обратить внимание франчайзеру и франчайзи, если по договору франчайзинга передаются права на ноу-хау.

Франчайзеру, прежде чем передать ноу-хау франчайзи, нужно обратить внимание на следующие моменты:

1) Оформление ноу-хау

Первое, на что следует обратить внимание франчайзеру, - а есть ли у него ноу-хау в принципе? Ноу-хау – это особый объект, права на который действуют только в случае, если его обладатель установил специальный режим конфиденциальности – режим коммерческой тайны, - и действует только пока данный режим сохраняется.

Поэтому при передаче ноу-хау в первую очередь важно оценить, установил ли я такой режим должным образом и поддерживаю ли его? В судебной практике нередки случаи, когда суд не признает по той или иной причине за стороной права на ноу-хау: в связи с отсутствием локальных актов о введении соответствующего режима конфиденциальности (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17.04.2019 №С01-125/2019 по делу №А40-222377/2017), отсутствие грифов «Коммерческая тайна» на документах, содержащих ноу-хау (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11.10.2018 №С01-808/2018 по делу №А56-53278/2017).

Поэтому, если франчайзером допущены нарушения при оформлении ноу-хау, при незаконном использовании франчайзи (например, после расторжения договора) или третьими лицами ноу-хау нарушителя нельзя будет привлечь к ответственности – суд просто не признает за франчайзером наличие таких прав.

2) Минимизация рисков нарушения режима коммерческой тайны со стороны франчайзи

В силу того, что права на ноу-хау действуют до его разглашения, франчайзер как обладатель этих прав заинтересован в том, чтобы франчайзи после передачи ему ноу-хау поддерживал режим конфиденциальности в отношении данной информации.

На практике стороны решают этот вопрос по-разному: установлением в договоре штрафных санкций за разглашение, контролем франчайзера за поддержанием франчайзи режима коммерческой тайны… Подходящий вариант следует выбирать исходя из удаленности франчайзи, характера взаимоотношений сторон, особенностей самого ноу-хау и бизнеса франчайзера и франчайзи, но желательно не пренебрегать ни одним из этих способов, так как установление штрафных санкций зачастую не удерживает контрагента от нарушений условий договора. Поэтому рекомендуем предусмотреть в договоре возможность контроля франчайзера за поддержанием режима коммерческой тайны.

Для франчайзи основной трудностью при приобретении прав на ноу-хау является то, что в отличии от других объектов (товарного знака, авторских прав и т.д.) ноу-хау для него по сути будет «котом в мешке», ведь сущность этих сведений он узнает только после заключения договора.

На практике встречаются ситуации, когда по договору франчайзинга передаются как ноу-хау сведения (методы ведения бизнеса и т.п.), не имеющие коммерческой ценности либо итак известные в соответствующем сегменте бизнеса. Чаще всего это имеет место при продаже т.н. франшиз-однодневок – франшиз компаний, не так давно начавших свою деятельность. Но и франшизы компаний, функционирующих несколько лет, тоже могут иметь столь значительный недостаток.

При этом защитить свои права в суде франчайзи бывает крайне сложно, так как при рассмотрении подобных споров суды оценивают в первую очередь факт соблюдения конфиденциальности сведений, а не их коммерческую значимость: «Поскольку доказательств о том, что лицензиар не является обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого законом секрета производства, а также что он утратил конфиденциальность сведений, составляющих его исключительное право на принадлежащий ему секрет производства, … не представлено, довод … о том, что переданное ноу-хау не имеет коммерческой ценности, является необоснованным, а следовательно, не может быть принят во внимание» (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2020 №С01-530/2020 по делу №А28-15995/2018, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 31.01.2019 №С01-1115/2018 по делу №А65-11063/2018).

Кроме того, нередки случаи, когда по договору франчайзинга передается лишь часть ноу-хау. Франчайзер таким образом пытается обезопасить себя от недобросовестности франчайзи, но эффективность бизнес-модели для покупателя франшизы снижается.

Поэтому при покупке франшизы франчайзи стоит ориентироваться не на уверения контрагента в уникальности его разработок, защищенных в режиме коммерческой тайны, а на успешность бизнеса франчайзера и (самое главное) других франчайзи.

Кроме того, в свете необходимости поддержания режима конфиденциальности ноу-хау, в том числе и для успешности бизнеса франчайзи, при покупке франшизы франчайзи нужно оценить свои возможности по поддержанию такого режима, предусмотреть затраты временных и финансовых ресурсов в том числе и на этот аспект бизнеса.

Передача ноу-хау по договору франчайзинга – это всегда риск для каждой из сторон. Но и отказаться от такой передачи зачастую нельзя, так как ведение бизнеса франчайзи без наработок, защищенных в режиме коммерческой тайны, невозможно.

Поэтому передавать и покупать ноу-хау сторонам нужно с особой внимательностью, при необходимости прибегая к помощи профессионалов, дабы избежать многолетних судебных тяжб и финансовых потерь.