Советы юриста: 5 самых распространённых рисков, связанных с ИТ-проектами

Иван Бардов, юрист и сооснователь юридической фирмы «Арт Лигал», написал для ЦП колонку с описанием наиболее распространённых правовых рисков для молодых ИТ-проектов и способов их минимизации.

Дисклеймер: Я хотел написать материал максимально доступным языком без единой ссылки на законы или иные нормативно-правовые акты и с минимально возможным использованием специализированных терминов.

1. Выбор наименования юридического лица

Часто проект начинается именно с выбора фирменного наименования. Вряд ли кому-то нужно объяснять, например, что регистрировать юридическое лицо с наименованием в виде известного бренда вроде Coca-Cola, HP или Adidas — не лучшее начало успешного бизнеса. Даже те, кто с интеллектуальным правом не знаком, интуитивно понимают, что такие действия бесследно не пройдут.

Основной риск на этом этапе — регистрация юридического лица с фирменным наименованием, тождественным или сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком (или знаком обслуживания), или обозначением, на регистрацию которого в качестве ТЗ подана заявка.

Одно обозначение будет считаться сходным с другим до степени смешения, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия, и определяется в каждом конкретном случае исходя из массы критериев.

Следует обозначить необходимый термин — дата приоритета товарного знака устанавливается, как можно догадаться, по дате подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака.

Соответственно, если дата приоритета обозначения «ЦукербергНамПозвонил» 01.01.2015, а стартап с фирменным наименованием, например, «ЦукербергНамПослалСМС» подал документы на регистрацию юрлица позже указанной даты, то у «получателей СМС» могут быть серьёзные проблемы, если товарный знак первых будет зарегистрирован.

Минимизация рисков

Самый очевидный вариант: на стадии выбора наименования воспользоваться поиском в онлайн-базах бесплатно или за символическую плату.

Если ничего похожего на придуманное фирменное наименование не находится, то имеет смысл заказать поиск по базе Роспатента у патентных поверенных — недорого, и того действительно стоит. Это оптимальный вариант.

Вариант с получением разрешения у правообладателя знака не рассматривается как неоптимальный и накладный.

При этом стоит заметить, что знаки регистрируются в отношении определённых классов однородных товаров и/или услуг. Но при этом очень даже успешно (были прецеденты) можно наказать и тех, кто использует слишком уж похожее обозначение, пусть и в отношении других товаров или услуг. В этом случае желательно воспользоваться помощью специалистов для того, чтобы беспристрастно оценить возможные проблемы.

2. Риски, связанные с захватом средств индивидуализации

По мере развития можно (и нужно) и самим регистрировать товарный знак для индивидуализации либо своего товара, услуги либо компании в целом. Очень нередки случаи, когда предприимчивые конкуренты пытаются создать проблем другим заметным игрокам в том же сегменте рынка, регистрируя товарные знаки в виде используемых обозначений перспективным стартапом и затем запрещая ему их использовать.

Например, стартап «А» вложил все силы в сервис оценки внимания посетителя сайта, назвав его «3Clicks», стал динамично развиваться, получил большую аудиторию пользователей. В это же время его конкурент «Б» спокойно подал заявку на регистрацию знака «3Clicks» и после регистрации порадовал «А» иском о запрете использовать обозначение «3Clicks» в своей деятельности и взыскании солидной компенсации.

Разумеется, «А» может пытаться оспорить регистрацию товарного знака, и вполне вероятно, что добьётся своего, но это существенные расходы времени и средств, и успех в восстановлении справедливости абсолютно не гарантирован.

На самом деле такой способ препятствия конкурентам — весьма распространённое явление, обыденные реалии бизнеса (и не только российского — вы же слышали про так называемых «патентных троллей»?)

Минимизация рисков

Рекомендуется на определённых этапах развития проекта используемое обозначение (наименование, домен второго уровня, название продукта/услуги и так далее) регистрировать в качестве товарного знака.

Домен вида «megastartup.com» и зарегистрированный товарный знак, содержащий охраняемый элемент «megastartup» (пусть даже и без .com) или подобный — пусть и не абсолютная, но всё-таки, гарантия того, что ваш домен будет очень сложно отобрать недобросовестным конкурентам, и что вы сами сможете успешно наказывать конкурентов за попытки мимикрировать под ваш успешный проект. А по мере развития бизнеса и приобретения известности такие случаи вполне могут произойти.

Ещё Габриэль Феликсович отмечал:

А «отвлечённые потребители» — это прибыль, которая обходит вас стороной.

3. Отсутствие надлежащего оформления прав на создаваемый контент

К оформлению прав на результаты интеллектуальной деятельности в абсолютном большинстве случаев подходят без должной осмотрительности из-за нежелания возиться с бумагами. В итоге часто получается ситуация, когда конечный продукт (например, веб-сайт и его дизайн) включает в себя ряд элементов, права на которые принадлежат посторонним людям, и с которыми не были корректно составлены договоры о предоставлении или отчуждении права.

Это само по себе уже является огромным риском и угрозой существованию проекта вообще, поскольку фрилансер или оказавшийся «за бортом» компании бывший сотрудник и по совместительству обладатель исключительных прав на какие-либо значимые элементы в отдельных случаях может при желании создать немало проблем, вплоть до полного запрета использования созданных им элементов, в том числе, в соавторстве.

В таких случаях, если заказчиком не будет доказано, что права на созданные результаты интеллектуальной деятельности реально были переданы (отчуждены) ему, то у «тролля» будет полностью выигрышная позиция. В этой ситуации в лучшем случае придётся заключать договор с любителем лёгкой наживы, при этом, скорее всего, на совершенно невыгодных условиях.

Минимизация рисков

Крайне желательно с самого начала проработать систему оформления прав на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в компании, и скрупулёзно документально отражать любые значимые дополнения: от модуля в программную часть основного продукта до иконок на веб-сайте.

Кроме того, в случае неправомерного использования элементов вашего проекта третьими лицами, договоры и прочая документация существенно помогут доказать наличие исключительных прав на спорный контент, что уже является достаточным и весомым плюсом.

4. Неправомерное использование чужих результатов интеллектуальной деятельности.

Очень-очень часто бывают ситуации, когда любого уровня проект использует чужие произведения без разрешения правообладателя и вне пределов допустимого свободного использования.

«Рамблер», «Телекомпания НТВ» и многие другие уже вкусили плоды такого безрассудного подхода, что привело к взысканиям с них десятков и сотен тысяч рублей за нарушения интеллектуальных прав третьих лиц.

Вероятно, отчасти это связано с определённым правовым нигилизмом и культивируемыми мифами о том, что «всё, что размещено в интернете, якобы, можно использовать как угодно, и ничего за это не будет», которые поражают даже такие крупные и солидные организации.

Разумеется, такой миф — не более, чем нездоровая фантазия, и неправомерное использование чужих результатов интеллектуальной деятельности может привести к весьма серьёзным последствиям и крупным взысканиям, что и демонстрирует судебная практика по такого рода делам.

Нетрудно догадаться, что такой поворот событий не слишком способствует развитию успешного бизнеса.

Минимизация рисков

• Использовать результаты интеллектуальной деятельности, срок действия исключительных прав в отношении которых истёк. Такие объекты переходят в общественное достояние и использовать их можно без согласия автора или иного правообладателя.
• Получать разрешения у правообладателей посредством «приобретения лицензии» (заключения лицензионного договора). Либо использовать произведения, правообладатель которых разрешил использовать их на условиях «свободных лицензий».
• Создавать необходимый контент самостоятельно или заказывать создание у профессионалов (договор авторского заказа в помощь).
• Использовать произведения в рамках разрешённого законом свободного использования произведений. Например, для интернет-проектов очень актуально цитирование произведений в информационных, научных, учебных или культурных целях (ссылка на материал).

5. Отсутствие пользовательского соглашения тогда, когда оно необходимо.

Пользовательское соглашение — это абсолютный must have в случае, если проект предполагает создаваемый пользователями контент (user-generated content, UGC).

Бывают ситуации, когда интернет-портал уже давно и успешно функционирует, и, по сути, является площадкой, основная ценность которой заключается именно в привлечённых пользователях и в созданном ими контенте, но администраторы и владельцы ресурса никаким образом не получили у пользователей согласия на использование этого контента.

Внимательный читатель уже мог догадаться, что использование чужих произведений без разрешения — это уже существенный риск, сопряжённый с вероятными наступлением негативных последствий, так как по общему правилу на каждый случай использования произведений нужно получать согласие правообладателя.

Минимизация рисков

Элементарно: создать пользовательское соглашение с необходимыми условиями и обеспечить принятие этих условий пользователями ресурса. При этом, как минимум, рекомендуется указать, что пользователи предоставляют неисключительную лицензию в отношении воспроизведения (то есть копирования), доведения до всеобщего сведения (то есть, собственно, размещения в сети) и переработки UGC.

Также желательно указать на то, что пользователи вправе загружать только тот контент, который они либо создали сами, либо вправе использовать.

И в самом деле в случае проблем у администрации ресурса с правообладателями незаконно загруженного контента это может быть положительно (для проекта) учтено судом (например, см. с. 4 абз. 2 здесь).

Кроме того, в соглашении совершенно нелишне определить пределы допустимого использования портала пользователем и иные условия взаимоотношений пользователя и администрации ресурса.

Вместо заключения

Разумеется, список потенциальных рисков проектов даже в отношении, казалось бы, узкой сферы интеллектуальных прав, огромен и рассмотреть все их в рамках одной статьи невозможно. Вместе с тем, выражаю робкую надежду, что ознакомившиеся с материалом ИТ-бизнесмены будут чуточку более внимательны к возможным правовым рискам их проектов.