Советы юриста: 5 самых распространённых рисков, связанных с ИТ-проектами Статьи редакции

Иван Бардов, юрист и сооснователь юридической фирмы «Арт Лигал», написал для ЦП колонку с описанием наиболее распространённых правовых рисков для молодых ИТ-проектов и способов их минимизации.

Дисклеймер: Я хотел написать материал максимально доступным языком без единой ссылки на законы или иные нормативно-правовые акты и с минимально возможным использованием специализированных терминов.

1. Выбор наименования юридического лица

Часто проект начинается именно с выбора фирменного наименования. Вряд ли кому-то нужно объяснять, например, что регистрировать юридическое лицо с наименованием в виде известного бренда вроде Coca-Cola, HP или Adidas — не лучшее начало успешного бизнеса. Даже те, кто с интеллектуальным правом не знаком, интуитивно понимают, что такие действия бесследно не пройдут.

Основной риск на этом этапе — регистрация юридического лица с фирменным наименованием, тождественным или сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком (или знаком обслуживания), или обозначением, на регистрацию которого в качестве ТЗ подана заявка.

Одно обозначение будет считаться сходным с другим до степени смешения, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия, и определяется в каждом конкретном случае исходя из массы критериев.

Следует обозначить необходимый термин — дата приоритета товарного знака устанавливается, как можно догадаться, по дате подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака.

Соответственно, если дата приоритета обозначения «ЦукербергНамПозвонил» 01.01.2015, а стартап с фирменным наименованием, например, «ЦукербергНамПослалСМС» подал документы на регистрацию юрлица позже указанной даты, то у «получателей СМС» могут быть серьёзные проблемы, если товарный знак первых будет зарегистрирован.

Минимизация рисков

Самый очевидный вариант: на стадии выбора наименования воспользоваться поиском в онлайн-базах бесплатно или за символическую плату.

Если ничего похожего на придуманное фирменное наименование не находится, то имеет смысл заказать поиск по базе Роспатента у патентных поверенных — недорого, и того действительно стоит. Это оптимальный вариант.

Вариант с получением разрешения у правообладателя знака не рассматривается как неоптимальный и накладный.

При этом стоит заметить, что знаки регистрируются в отношении определённых классов однородных товаров и/или услуг. Но при этом очень даже успешно (были прецеденты) можно наказать и тех, кто использует слишком уж похожее обозначение, пусть и в отношении других товаров или услуг. В этом случае желательно воспользоваться помощью специалистов для того, чтобы беспристрастно оценить возможные проблемы.

2. Риски, связанные с захватом средств индивидуализации

По мере развития можно (и нужно) и самим регистрировать товарный знак для индивидуализации либо своего товара, услуги либо компании в целом. Очень нередки случаи, когда предприимчивые конкуренты пытаются создать проблем другим заметным игрокам в том же сегменте рынка, регистрируя товарные знаки в виде используемых обозначений перспективным стартапом и затем запрещая ему их использовать.

Например, стартап «А» вложил все силы в сервис оценки внимания посетителя сайта, назвав его «3Clicks», стал динамично развиваться, получил большую аудиторию пользователей. В это же время его конкурент «Б» спокойно подал заявку на регистрацию знака «3Clicks» и после регистрации порадовал «А» иском о запрете использовать обозначение «3Clicks» в своей деятельности и взыскании солидной компенсации.

Разумеется, «А» может пытаться оспорить регистрацию товарного знака, и вполне вероятно, что добьётся своего, но это существенные расходы времени и средств, и успех в восстановлении справедливости абсолютно не гарантирован.

На самом деле такой способ препятствия конкурентам — весьма распространённое явление, обыденные реалии бизнеса (и не только российского — вы же слышали про так называемых «патентных троллей»?)

Минимизация рисков

Рекомендуется на определённых этапах развития проекта используемое обозначение (наименование, домен второго уровня, название продукта/услуги и так далее) регистрировать в качестве товарного знака.

Домен вида «megastartup.com» и зарегистрированный товарный знак, содержащий охраняемый элемент «megastartup» (пусть даже и без .com) или подобный — пусть и не абсолютная, но всё-таки, гарантия того, что ваш домен будет очень сложно отобрать недобросовестным конкурентам, и что вы сами сможете успешно наказывать конкурентов за попытки мимикрировать под ваш успешный проект. А по мере развития бизнеса и приобретения известности такие случаи вполне могут произойти.

Ещё Габриэль Феликсович отмечал:

А «отвлечённые потребители» — это прибыль, которая обходит вас стороной.

3. Отсутствие надлежащего оформления прав на создаваемый контент

К оформлению прав на результаты интеллектуальной деятельности в абсолютном большинстве случаев подходят без должной осмотрительности из-за нежелания возиться с бумагами. В итоге часто получается ситуация, когда конечный продукт (например, веб-сайт и его дизайн) включает в себя ряд элементов, права на которые принадлежат посторонним людям, и с которыми не были корректно составлены договоры о предоставлении или отчуждении права.

Это само по себе уже является огромным риском и угрозой существованию проекта вообще, поскольку фрилансер или оказавшийся «за бортом» компании бывший сотрудник и по совместительству обладатель исключительных прав на какие-либо значимые элементы в отдельных случаях может при желании создать немало проблем, вплоть до полного запрета использования созданных им элементов, в том числе, в соавторстве.

В таких случаях, если заказчиком не будет доказано, что права на созданные результаты интеллектуальной деятельности реально были переданы (отчуждены) ему, то у «тролля» будет полностью выигрышная позиция. В этой ситуации в лучшем случае придётся заключать договор с любителем лёгкой наживы, при этом, скорее всего, на совершенно невыгодных условиях.

Минимизация рисков

Крайне желательно с самого начала проработать систему оформления прав на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в компании, и скрупулёзно документально отражать любые значимые дополнения: от модуля в программную часть основного продукта до иконок на веб-сайте.

Кроме того, в случае неправомерного использования элементов вашего проекта третьими лицами, договоры и прочая документация существенно помогут доказать наличие исключительных прав на спорный контент, что уже является достаточным и весомым плюсом.

4. Неправомерное использование чужих результатов интеллектуальной деятельности.

Очень-очень часто бывают ситуации, когда любого уровня проект использует чужие произведения без разрешения правообладателя и вне пределов допустимого свободного использования.

«Рамблер», «Телекомпания НТВ» и многие другие уже вкусили плоды такого безрассудного подхода, что привело к взысканиям с них десятков и сотен тысяч рублей за нарушения интеллектуальных прав третьих лиц.

Вероятно, отчасти это связано с определённым правовым нигилизмом и культивируемыми мифами о том, что «всё, что размещено в интернете, якобы, можно использовать как угодно, и ничего за это не будет», которые поражают даже такие крупные и солидные организации.

Разумеется, такой миф — не более, чем нездоровая фантазия, и неправомерное использование чужих результатов интеллектуальной деятельности может привести к весьма серьёзным последствиям и крупным взысканиям, что и демонстрирует судебная практика по такого рода делам.

Нетрудно догадаться, что такой поворот событий не слишком способствует развитию успешного бизнеса.

Минимизация рисков

  • Использовать результаты интеллектуальной деятельности, срок действия исключительных прав в отношении которых истёк. Такие объекты переходят в общественное достояние и использовать их можно без согласия автора или иного правообладателя.
  • Получать разрешения у правообладателей посредством «приобретения лицензии» (заключения лицензионного договора). Либо использовать произведения, правообладатель которых разрешил использовать их на условиях «свободных лицензий».
  • Создавать необходимый контент самостоятельно или заказывать создание у профессионалов (договор авторского заказа в помощь).
  • Использовать произведения в рамках разрешённого законом свободного использования произведений. Например, для интернет-проектов очень актуально цитирование произведений в информационных, научных, учебных или культурных целях (ссылка на материал).

5. Отсутствие пользовательского соглашения тогда, когда оно необходимо.

Пользовательское соглашение — это абсолютный must have в случае, если проект предполагает создаваемый пользователями контент (user-generated content, UGC).

Бывают ситуации, когда интернет-портал уже давно и успешно функционирует, и, по сути, является площадкой, основная ценность которой заключается именно в привлечённых пользователях и в созданном ими контенте, но администраторы и владельцы ресурса никаким образом не получили у пользователей согласия на использование этого контента.

Внимательный читатель уже мог догадаться, что использование чужих произведений без разрешения — это уже существенный риск, сопряжённый с вероятными наступлением негативных последствий, так как по общему правилу на каждый случай использования произведений нужно получать согласие правообладателя.

Минимизация рисков

Элементарно: создать пользовательское соглашение с необходимыми условиями и обеспечить принятие этих условий пользователями ресурса. При этом, как минимум, рекомендуется указать, что пользователи предоставляют неисключительную лицензию в отношении воспроизведения (то есть копирования), доведения до всеобщего сведения (то есть, собственно, размещения в сети) и переработки UGC.

Также желательно указать на то, что пользователи вправе загружать только тот контент, который они либо создали сами, либо вправе использовать.

И в самом деле в случае проблем у администрации ресурса с правообладателями незаконно загруженного контента это может быть положительно (для проекта) учтено судом (например, см. с. 4 абз. 2 здесь).

Кроме того, в соглашении совершенно нелишне определить пределы допустимого использования портала пользователем и иные условия взаимоотношений пользователя и администрации ресурса.

Вместо заключения

Разумеется, список потенциальных рисков проектов даже в отношении, казалось бы, узкой сферы интеллектуальных прав, огромен и рассмотреть все их в рамках одной статьи невозможно. Вместе с тем, выражаю робкую надежду, что ознакомившиеся с материалом ИТ-бизнесмены будут чуточку более внимательны к возможным правовым рискам их проектов.

0
54 комментария
Написать комментарий...
Алексей Лобанов

Многие зачем то сильно беспокоятся о том, как называется его юридическое лицо. Это абсолютно технический момент. Вы это поймете, когда в вашей компании будет 50-60 юридических лиц. Это не так уж и много. У любой сети их около 300-400. В среднем.

Если вы оказываете услуги b2b, то у вас должно быть как минимум 2-3 юридического лица. С НДС 18%, с НДС 10%, Без НДС (освобожден на 2 года), УСН, на вмененке, там где автохозяйство и прочее. Это налоговое планирование. Позволяет экономить огромную кучу денег.

Приведу пример: Вы продаете, например, товары в опт и в розницу.

1. ООО с НДС 18% - продаете юридическим лицам с НДС общие товары
2. ООО с НДС 10% - детские товары. Как юрикам, так и физикам.
3. ООО с НДС (освобожден на 2 года) - по выбору, если не хотите повышать входящий НДС и держат ее на всякий случай
4. ООО на вмененке у вас деятельность, типа рекламы, грузоперевозок, доставка до магазинов или клиентов
5. ООО на УСН - для упрощенцев.

Уже 5 юридических лиц. Делать все на одной компании - расточительство

Называйте хоть ООО "боже, какой мужчина". Всем абсолютно будет все равно.

Ответить
Развернуть ветку
Superstartuper

Коммент посодержательней статьи

Ответить
Развернуть ветку
Иван Бардов

Алексей, вынужден Вас огорчить.
Достаточно процитировать п. 3 ст. 1474 ГК РФ:
"Не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица".

Таким образом, это не "абсолютно технический момент", а реальный риск.
Кроме того, если фирменное наименование сходно с товарным знаком третьего лица, то возникает риск и получения иска в соответствии со ст. 1515 ГК РФ.

Первый попавшийся пример: дело А40-91408/2013.
Истец - ООО "Норд Марин", ответчик - ООО "НордМарин". У истца вдобавок есть ТЗ в виде комбинированного обозначения со словесным элементом "Nordmarine".
В результате 50 тысяч компенсации (повезло ответчику), запрет использования обозначения «Норд Марин» в своем фирменном наименовании любым способом в отношении деятельности, связанной с техническим обслуживанием и ремонтом судов + все судебные расходы.

И это просто один из многих примеров. Вы всё ещё верите, что не надо заботиться о выборе наименования, что всем всё равно и что это чисто технический момент? :-)

Ответить
Развернуть ветку
14 комментариев
Praetorian

Сколько стоят ваши консультации?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Данил Каримов

Чат для юристов какой-то получился.

За статью спасибо!

Ответить
Развернуть ветку
Рунетлекс

Иван, спасибо за статью. Я бы рекомендовал подгонять фирменное наименование под название доменного имени, дополнительная защита.
Терпеливые ответы на троллинг Алексея - отдельный респект) Меня больше всего забавляет, что троллинг для читателей является каким-то побудительным мотивом, чтобы попросить контакты Алексея. Эффективная работа в комментариях :)

Ответить
Развернуть ветку
Иван Бардов

Благодарю за комментарий)
Согласен насчёт домена и фирменного наименования. Доступный всем способ :-)

Что до троллинга - так это укрепившееся заблуждение, что все эти нарушения интеллектуальных прав несерьёзны. Более того, лично общаясь с многими нарушителями, заметил, что значительная часть претензии и исковые в адрес как шутку воспринимает или чей-то розыгрыш, или лохотрон. Пока решение суда по почте не придёт - сразу мгновенное отрезвление :-)

Ответить
Развернуть ветку
Никита Шультайс

Вот такой вопрос:

Есть иностранная компания, которая носит имя своего основателя, скажем Гейтс. Компания эта производит пиво. Всё это зарегистрировано как положено.

И есть человек, который живет в России, носит фамилию Гейтс и открывает фирму "Гейтс Мейкап" и оказывает услуги населению.

Сферы деятельности и рынки этих компаний вряд ли пересекутся. Есть ли в данном случае какие-то риски?

Ответить
Развернуть ветку
Иван Бардов

Какие-то риски у любого существующего проекта (особенно, в РФ) есть всегда, но я готов рассуждать только в пределах своей компетенции :-)

Если "Гейтс Мейкап" не будет пытаться недобросовестно конкурировать с обладателем ТЗ "Гейтс", то скорее всего, проблем быть не должно, но -

при этом "Гейтс Мейкап" желательно зарегистрировать словесное обозначение фирменного наименования в качестве товарного знака.

В процессе экспертизы заявки у Роспатента могут возникнуть вопросы, не будет ли смешения в глазах потребителей "Гейтс Мейкап" в случае заявки на регистрации в отношении, допустим, 44 класса (в т.ч. услуги в области гигиены и косметики) и уже существующего обозначения "Гейтс" для, например, 32 класса (включает пиво и безалкогольные напитки) и на этой стадии выявить и решить некоторые проблемы будет проще, а при необходимости и получить согласие правообладателя "Гейтс", что он не против такой регистрации.

А уже с зарегистрированным знаком "Гейтс Мейкап" использовать это обозначение в отношении услуг / товаров, для индивидуализации которых знак зарегистрирован совершенно спокойно (хотя при наличии нарушений и предоставление правовой охраны знаку можно оспорить :-) ).

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Корхов

А есть хоть один случай в СНГ чтобы иск подавал фрилансер (дизайнер, копирайтер и т.п.), что его работа была оплачена, но он является владельцем авторских прав?

Ответить
Развернуть ветку
Misha Senseev

Фрилансер, иск, договор, СНГ. Выберите любые 3 слова.

Ответить
Развернуть ветку
Рунетлекс

Конечно должны быть, поищите на sudact

Ответить
Развернуть ветку
Иван Бардов

По фрилансерам не скажу, но есть одно в памяти, похожее по смыслу (деньги уплОчены заказчиком, но потом заказчик получил иск). Дело А40-63470/2012 для справки.

Был иск от общества, в котором работал автор, указание на которое на созданной по заказу книге-брошюре отсутствовало (а по договору заказчик обязан был указывать ОООшку как правообладателя рядом с автором-физлицом).

Т.е. по факту произошло удаление информации о правообладателе заказчиком (а это "привет" по ст. 1300 ГК РФ).

В итоге истец посчитал компенсацию так:
165 руб (за каждую брошюру) * 5000 (тираж) * 2 (ибо двукратная стоимость контрафактного товара по ст. 1301 ГК РФ) = 1.65 миллиона.
Вышло по решению 825К с заказчика и 825К с издателя брошюры.

Ответчики обжаловали решение до ВАС РФ, но всё в силе.

Мораль: договоры надо читать и соблюдать все условия (а не только платить вовремя).

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Алексей Лобанов

У меня кстати вопрос: все пишут со стороны заказчика. А как быть, если я сам создаю объект интеллектуальной собственности и им распоряжаюсь? Как оформить это? писать договор сам с собой? Я не силен в авторском праве

Я уже несколько раз писал доверенность сам на себя)

Ответить
Развернуть ветку
Superstartuper

п.3 ст.1228 Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора.

То есть самого факта создания достаточно. А сам автор вправе пользоваться как хочет. Или имеется что-то другое в виду?

Ответить
Развернуть ветку
10 комментариев
Иван Бардов

Алексей, обеспечьте себя доказательствами Вашего авторства заблаговременно.
Уже давал ссылку на свой материал: http://ivanbardov.info/st/obespechenie-dokazatelstv-avtorstva

Ответить
Развернуть ветку
Igor Bot

Я бы скорее включил в самые распространенные риски - несоблюдение требований законодательства о персональных данных (для многих проектов это актуально).

Ответить
Развернуть ветку
Aleksandr Zaytsev

Пример на тему и не только описали в статье рядышком)) http://siliconrus.com/2015/07/avoid-lawsuits/

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Ариго Саки

Вопрос к юристам.
А как защитить дизайн сайта, части дизайна, логику сайта(принцип работы) ??
Например, свое время был бум сайтов коллективных покупок, не буду называть сайты во избежания рекламы:) думаю все поняли о чем речь, так вот в России появились одинаковые сайты под это дело, создавались сайты меняя только название и цвет стиля, но дизайн был одинаков, схема, логика работы сайта ничем не отличался друг от друга.
Как следует защититься в таких случаях ?
Под защитой я имею ввиду:
1) защита дизайна сайта, или схожесть дизайна
2) принцип работы, логика продукта (наверно это права инт. собственности- коды программирования...)
Заранее благодарю)

Ответить
Развернуть ветку
Иван Бардов

После создания дизайна сайта (например, по договору авторского заказа с отчуждением заказчику исключительных прав на дизайн и все его элементы, включая иконки, созданные шрифты и т.п.), принимаете его у исполнителя, выплачиваете ему вознаграждение, всё это подтверждая актами. Ключевой момент: в приложениях к договору созданные результаты интеллектуальной деятельности должны однозначно идентифицироваться, чтобы можно было доказать, что именно эти результаты были переданы (а исключительные права на них - отчуждены) по данному договору.
Это будет доказательством наличия у вашей огранизации исключительных прав на дизайн и его элементы. При этом нелишне обзавестись другими доказательствами, как и в случае с обеспечением доказательств авторства (ссылка выше).

В случае использования целиком или элементов дизайна третьими лицами останется лишь зафиксировать этот факт (нотариально, если это сайт). С этим уже можно обращаться в суд, ибо все обстоятельства, входящие в предмет доказывания можно будет легко доказать (линк: http://ivanbardov.info/faq/predmet-dokazyvaniya-pri-narushenii-intellektualnyh-prav)

В случае использования просто похожего дизайна не всё так однозначно. Были случаи успешного привлечения к ответственности в случае, если удавалось доказать заимствование (т.е. дизайн сайта-copycat'а был производным от дизайна сайта-оригинала), были случаи и провалов, в т.ч. когда истец просто пытался притянуть "сходство до степени смешения" (понятие, применяемое к средствам индивидуализации), неприменимое в отношении объектов авторского права.

Всё написанное выше применимо и для программного кода.

Что касается принципа работы / логики продукта сайта, то согласно п. 5 ст. 1259 ГК РФ:
"авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования".
Но это с точки зрения АП.

С точки зрения патентного права не уверен, особенно, после прочтения реферата патента изобретения 2177337 о лечении "звёздами Соломона" с формированием "Божьего храма"
(пруф: http://www.fips.ru/cdfi/Fips2009.dll/CurrDoc?SessionKey=RWCXE17IZBU3TMN357IN&GotoDoc=2&Query=2)

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Максим Павлов

А если регистрируется товарный знак схожий по написанию, но отличный по значению и к тому же совершенно в другой сфере деятельности? Например, существует ТЗ "Замок" - это кирпичный завод; и хочет зарегистрироваться новый ТЗ "Замки" - это фирма по дверным замкам. Что ждет второй товарный знак при регистрации?
И тот же вопрос по названию компании, например первая уже имеет название ООО Замок, а вторая хочет взять себе ООО Замки, или ООО Стальные замки. Во втором случае имеются ввиду дверные замки, а в первом - здание. Зарегистрируют ли вторую компанию и с каким названием?

Ответить
Развернуть ветку
Иван Бардов

Однозначно ответить на такой вопрос нельзя в связи с недостатком конкретики (нюансов море). Постараюсь раскрыть тему в самых общих чертах.
(я не патентный поверенный и регистрацией ТЗ не занимаюсь)

Для регистрации знака важно не столько то, чем занимается податель заявки, сколько в отношении каких товаров / услуг подаётся заявка. В гипотетической ситуации кирпичный завод может зарегистрировать обозначение по многим классам товаров / услуг, которые он не производит / не оказывает, и прекратить правовую охрану "неиспользуемых классов" можно пытаться только после 3-х лет регистрации знака (ст. 1486 ГК РФ).

Соответственно, если "фирме по дверным замкам" нужен будет знак в виде обозначения "Замки" по "занятому" классу, то тогда будет разрешаться вопрос о сходстве до степени смешения знаков.
И если такое смешение всё-таки есть, то без согласия завода знак "Замки" не зарегистрируют (или нарушат условия ст. 1483 ГК РФ).

При этом ключевые аспекты для решения вопроса (без иерархии):
- тип обозначения (в общих чертах: http://ivanbardov.info/faq/tovarnyy-znak-i-znak-obsluzhivaniya );
- какие элементы обозначения охраняемые, а какие нет (например, у завода обозначение может быть комбинированным в виде логотипа и слова, при этом словесный элемент "Замок" может быть неохраняемым --> ситуация кардинально меняется);
- дата подачи заявки;
- классы товаров и услуг;
- возможность смешения в глазах потребителей (поверхностно тут: http://ivanbardov.info/faq/shodstvo-do-stepeni-smesheniya ).

Без учёта этих факторов обоснованно ответить на вопрос невозможно.

Таким образом, деталей и вариантов тут целая вселенная, и как-то расписать их все даже в тексте статьи (не говоря уж про комментарий) смог бы только Чак Норрис :-)

P.S. пардон за много ссылок, копипастить в коммент простыни текста было бы неэстетично.

Ответить
Развернуть ветку
Читать все 54 комментария
null