Советы юриста: 5 самых распространённых рисков, связанных с ИТ-проектами Статьи редакции
Иван Бардов, юрист и сооснователь юридической фирмы «Арт Лигал», написал для ЦП колонку с описанием наиболее распространённых правовых рисков для молодых ИТ-проектов и способов их минимизации.
Дисклеймер: Я хотел написать материал максимально доступным языком без единой ссылки на законы или иные нормативно-правовые акты и с минимально возможным использованием специализированных терминов.
1. Выбор наименования юридического лица
Часто проект начинается именно с выбора фирменного наименования. Вряд ли кому-то нужно объяснять, например, что регистрировать юридическое лицо с наименованием в виде известного бренда вроде Coca-Cola, HP или Adidas — не лучшее начало успешного бизнеса. Даже те, кто с интеллектуальным правом не знаком, интуитивно понимают, что такие действия бесследно не пройдут.
Основной риск на этом этапе — регистрация юридического лица с фирменным наименованием, тождественным или сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком (или знаком обслуживания), или обозначением, на регистрацию которого в качестве ТЗ подана заявка.
Одно обозначение будет считаться сходным с другим до степени смешения, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия, и определяется в каждом конкретном случае исходя из массы критериев.
Следует обозначить необходимый термин — дата приоритета товарного знака устанавливается, как можно догадаться, по дате подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака.
Соответственно, если дата приоритета обозначения «ЦукербергНамПозвонил» 01.01.2015, а стартап с фирменным наименованием, например, «ЦукербергНамПослалСМС» подал документы на регистрацию юрлица позже указанной даты, то у «получателей СМС» могут быть серьёзные проблемы, если товарный знак первых будет зарегистрирован.
Минимизация рисков
Самый очевидный вариант: на стадии выбора наименования воспользоваться поиском в онлайн-базах бесплатно или за символическую плату.
Если ничего похожего на придуманное фирменное наименование не находится, то имеет смысл заказать поиск по базе Роспатента у патентных поверенных — недорого, и того действительно стоит. Это оптимальный вариант.
Вариант с получением разрешения у правообладателя знака не рассматривается как неоптимальный и накладный.
При этом стоит заметить, что знаки регистрируются в отношении определённых классов однородных товаров и/или услуг. Но при этом очень даже успешно (были прецеденты) можно наказать и тех, кто использует слишком уж похожее обозначение, пусть и в отношении других товаров или услуг. В этом случае желательно воспользоваться помощью специалистов для того, чтобы беспристрастно оценить возможные проблемы.
2. Риски, связанные с захватом средств индивидуализации
По мере развития можно (и нужно) и самим регистрировать товарный знак для индивидуализации либо своего товара, услуги либо компании в целом. Очень нередки случаи, когда предприимчивые конкуренты пытаются создать проблем другим заметным игрокам в том же сегменте рынка, регистрируя товарные знаки в виде используемых обозначений перспективным стартапом и затем запрещая ему их использовать.
Например, стартап «А» вложил все силы в сервис оценки внимания посетителя сайта, назвав его «3Clicks», стал динамично развиваться, получил большую аудиторию пользователей. В это же время его конкурент «Б» спокойно подал заявку на регистрацию знака «3Clicks» и после регистрации порадовал «А» иском о запрете использовать обозначение «3Clicks» в своей деятельности и взыскании солидной компенсации.
Разумеется, «А» может пытаться оспорить регистрацию товарного знака, и вполне вероятно, что добьётся своего, но это существенные расходы времени и средств, и успех в восстановлении справедливости абсолютно не гарантирован.
На самом деле такой способ препятствия конкурентам — весьма распространённое явление, обыденные реалии бизнеса (и не только российского — вы же слышали про так называемых «патентных троллей»?)
Минимизация рисков
Рекомендуется на определённых этапах развития проекта используемое обозначение (наименование, домен второго уровня, название продукта/услуги и так далее) регистрировать в качестве товарного знака.
Домен вида «megastartup.com» и зарегистрированный товарный знак, содержащий охраняемый элемент «megastartup» (пусть даже и без .com) или подобный — пусть и не абсолютная, но всё-таки, гарантия того, что ваш домен будет очень сложно отобрать недобросовестным конкурентам, и что вы сами сможете успешно наказывать конкурентов за попытки мимикрировать под ваш успешный проект. А по мере развития бизнеса и приобретения известности такие случаи вполне могут произойти.
Ещё Габриэль Феликсович отмечал:
А «отвлечённые потребители» — это прибыль, которая обходит вас стороной.

3. Отсутствие надлежащего оформления прав на создаваемый контент
К оформлению прав на результаты интеллектуальной деятельности в абсолютном большинстве случаев подходят без должной осмотрительности из-за нежелания возиться с бумагами. В итоге часто получается ситуация, когда конечный продукт (например, веб-сайт и его дизайн) включает в себя ряд элементов, права на которые принадлежат посторонним людям, и с которыми не были корректно составлены договоры о предоставлении или отчуждении права.
Это само по себе уже является огромным риском и угрозой существованию проекта вообще, поскольку фрилансер или оказавшийся «за бортом» компании бывший сотрудник и по совместительству обладатель исключительных прав на какие-либо значимые элементы в отдельных случаях может при желании создать немало проблем, вплоть до полного запрета использования созданных им элементов, в том числе, в соавторстве.
В таких случаях, если заказчиком не будет доказано, что права на созданные результаты интеллектуальной деятельности реально были переданы (отчуждены) ему, то у «тролля» будет полностью выигрышная позиция. В этой ситуации в лучшем случае придётся заключать договор с любителем лёгкой наживы, при этом, скорее всего, на совершенно невыгодных условиях.
Минимизация рисков
Крайне желательно с самого начала проработать систему оформления прав на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в компании, и скрупулёзно документально отражать любые значимые дополнения: от модуля в программную часть основного продукта до иконок на веб-сайте.
Кроме того, в случае неправомерного использования элементов вашего проекта третьими лицами, договоры и прочая документация существенно помогут доказать наличие исключительных прав на спорный контент, что уже является достаточным и весомым плюсом.
4. Неправомерное использование чужих результатов интеллектуальной деятельности.
Очень-очень часто бывают ситуации, когда любого уровня проект использует чужие произведения без разрешения правообладателя и вне пределов допустимого свободного использования.
«Рамблер», «Телекомпания НТВ» и многие другие уже вкусили плоды такого безрассудного подхода, что привело к взысканиям с них десятков и сотен тысяч рублей за нарушения интеллектуальных прав третьих лиц.
Вероятно, отчасти это связано с определённым правовым нигилизмом и культивируемыми мифами о том, что «всё, что размещено в интернете, якобы, можно использовать как угодно, и ничего за это не будет», которые поражают даже такие крупные и солидные организации.
Разумеется, такой миф — не более, чем нездоровая фантазия, и неправомерное использование чужих результатов интеллектуальной деятельности может привести к весьма серьёзным последствиям и крупным взысканиям, что и демонстрирует судебная практика по такого рода делам.
Нетрудно догадаться, что такой поворот событий не слишком способствует развитию успешного бизнеса.
Минимизация рисков
- Использовать результаты интеллектуальной деятельности, срок действия исключительных прав в отношении которых истёк. Такие объекты переходят в общественное достояние и использовать их можно без согласия автора или иного правообладателя.
- Получать разрешения у правообладателей посредством «приобретения лицензии» (заключения лицензионного договора). Либо использовать произведения, правообладатель которых разрешил использовать их на условиях «свободных лицензий».
- Создавать необходимый контент самостоятельно или заказывать создание у профессионалов (договор авторского заказа в помощь).
- Использовать произведения в рамках разрешённого законом свободного использования произведений. Например, для интернет-проектов очень актуально цитирование произведений в информационных, научных, учебных или культурных целях (ссылка на материал).
5. Отсутствие пользовательского соглашения тогда, когда оно необходимо.
Пользовательское соглашение — это абсолютный must have в случае, если проект предполагает создаваемый пользователями контент (user-generated content, UGC).
Бывают ситуации, когда интернет-портал уже давно и успешно функционирует, и, по сути, является площадкой, основная ценность которой заключается именно в привлечённых пользователях и в созданном ими контенте, но администраторы и владельцы ресурса никаким образом не получили у пользователей согласия на использование этого контента.
Внимательный читатель уже мог догадаться, что использование чужих произведений без разрешения — это уже существенный риск, сопряжённый с вероятными наступлением негативных последствий, так как по общему правилу на каждый случай использования произведений нужно получать согласие правообладателя.
Минимизация рисков
Элементарно: создать пользовательское соглашение с необходимыми условиями и обеспечить принятие этих условий пользователями ресурса. При этом, как минимум, рекомендуется указать, что пользователи предоставляют неисключительную лицензию в отношении воспроизведения (то есть копирования), доведения до всеобщего сведения (то есть, собственно, размещения в сети) и переработки UGC.
Также желательно указать на то, что пользователи вправе загружать только тот контент, который они либо создали сами, либо вправе использовать.
И в самом деле в случае проблем у администрации ресурса с правообладателями незаконно загруженного контента это может быть положительно (для проекта) учтено судом (например, см. с. 4 абз. 2 здесь).
Кроме того, в соглашении совершенно нелишне определить пределы допустимого использования портала пользователем и иные условия взаимоотношений пользователя и администрации ресурса.
Вместо заключения
Разумеется, список потенциальных рисков проектов даже в отношении, казалось бы, узкой сферы интеллектуальных прав, огромен и рассмотреть все их в рамках одной статьи невозможно. Вместе с тем, выражаю робкую надежду, что ознакомившиеся с материалом ИТ-бизнесмены будут чуточку более внимательны к возможным правовым рискам их проектов.
Многие зачем то сильно беспокоятся о том, как называется его юридическое лицо. Это абсолютно технический момент. Вы это поймете, когда в вашей компании будет 50-60 юридических лиц. Это не так уж и много. У любой сети их около 300-400. В среднем.
Если вы оказываете услуги b2b, то у вас должно быть как минимум 2-3 юридического лица. С НДС 18%, с НДС 10%, Без НДС (освобожден на 2 года), УСН, на вмененке, там где автохозяйство и прочее. Это налоговое планирование. Позволяет экономить огромную кучу денег.
Приведу пример: Вы продаете, например, товары в опт и в розницу.
1. ООО с НДС 18% - продаете юридическим лицам с НДС общие товары
2. ООО с НДС 10% - детские товары. Как юрикам, так и физикам.
3. ООО с НДС (освобожден на 2 года) - по выбору, если не хотите повышать входящий НДС и держат ее на всякий случай
4. ООО на вмененке у вас деятельность, типа рекламы, грузоперевозок, доставка до магазинов или клиентов
5. ООО на УСН - для упрощенцев.
Уже 5 юридических лиц. Делать все на одной компании - расточительство
Называйте хоть ООО "боже, какой мужчина". Всем абсолютно будет все равно.
Коммент посодержательней статьи
Алексей, вынужден Вас огорчить.
Достаточно процитировать п. 3 ст. 1474 ГК РФ:
"Не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица".
Таким образом, это не "абсолютно технический момент", а реальный риск.
Кроме того, если фирменное наименование сходно с товарным знаком третьего лица, то возникает риск и получения иска в соответствии со ст. 1515 ГК РФ.
Первый попавшийся пример: дело А40-91408/2013.
Истец - ООО "Норд Марин", ответчик - ООО "НордМарин". У истца вдобавок есть ТЗ в виде комбинированного обозначения со словесным элементом "Nordmarine".
В результате 50 тысяч компенсации (повезло ответчику), запрет использования обозначения «Норд Марин» в своем фирменном наименовании любым способом в отношении деятельности, связанной с техническим обслуживанием и ремонтом судов + все судебные расходы.
И это просто один из многих примеров. Вы всё ещё верите, что не надо заботиться о выборе наименования, что всем всё равно и что это чисто технический момент? :-)
Сколько стоят ваши консультации?
Чат для юристов какой-то получился.
За статью спасибо!
Иван, спасибо за статью. Я бы рекомендовал подгонять фирменное наименование под название доменного имени, дополнительная защита.
Терпеливые ответы на троллинг Алексея - отдельный респект) Меня больше всего забавляет, что троллинг для читателей является каким-то побудительным мотивом, чтобы попросить контакты Алексея. Эффективная работа в комментариях :)
Благодарю за комментарий)
Согласен насчёт домена и фирменного наименования. Доступный всем способ :-)
Что до троллинга - так это укрепившееся заблуждение, что все эти нарушения интеллектуальных прав несерьёзны. Более того, лично общаясь с многими нарушителями, заметил, что значительная часть претензии и исковые в адрес как шутку воспринимает или чей-то розыгрыш, или лохотрон. Пока решение суда по почте не придёт - сразу мгновенное отрезвление :-)
Вот такой вопрос:
Есть иностранная компания, которая носит имя своего основателя, скажем Гейтс. Компания эта производит пиво. Всё это зарегистрировано как положено.
И есть человек, который живет в России, носит фамилию Гейтс и открывает фирму "Гейтс Мейкап" и оказывает услуги населению.
Сферы деятельности и рынки этих компаний вряд ли пересекутся. Есть ли в данном случае какие-то риски?
Какие-то риски у любого существующего проекта (особенно, в РФ) есть всегда, но я готов рассуждать только в пределах своей компетенции :-)
Если "Гейтс Мейкап" не будет пытаться недобросовестно конкурировать с обладателем ТЗ "Гейтс", то скорее всего, проблем быть не должно, но -
при этом "Гейтс Мейкап" желательно зарегистрировать словесное обозначение фирменного наименования в качестве товарного знака.
В процессе экспертизы заявки у Роспатента могут возникнуть вопросы, не будет ли смешения в глазах потребителей "Гейтс Мейкап" в случае заявки на регистрации в отношении, допустим, 44 класса (в т.ч. услуги в области гигиены и косметики) и уже существующего обозначения "Гейтс" для, например, 32 класса (включает пиво и безалкогольные напитки) и на этой стадии выявить и решить некоторые проблемы будет проще, а при необходимости и получить согласие правообладателя "Гейтс", что он не против такой регистрации.
А уже с зарегистрированным знаком "Гейтс Мейкап" использовать это обозначение в отношении услуг / товаров, для индивидуализации которых знак зарегистрирован совершенно спокойно (хотя при наличии нарушений и предоставление правовой охраны знаку можно оспорить :-) ).
А есть хоть один случай в СНГ чтобы иск подавал фрилансер (дизайнер, копирайтер и т.п.), что его работа была оплачена, но он является владельцем авторских прав?
Фрилансер, иск, договор, СНГ. Выберите любые 3 слова.
Конечно должны быть, поищите на sudact
По фрилансерам не скажу, но есть одно в памяти, похожее по смыслу (деньги уплОчены заказчиком, но потом заказчик получил иск). Дело А40-63470/2012 для справки.
Был иск от общества, в котором работал автор, указание на которое на созданной по заказу книге-брошюре отсутствовало (а по договору заказчик обязан был указывать ОООшку как правообладателя рядом с автором-физлицом).
Т.е. по факту произошло удаление информации о правообладателе заказчиком (а это "привет" по ст. 1300 ГК РФ).
В итоге истец посчитал компенсацию так:
165 руб (за каждую брошюру) * 5000 (тираж) * 2 (ибо двукратная стоимость контрафактного товара по ст. 1301 ГК РФ) = 1.65 миллиона.
Вышло по решению 825К с заказчика и 825К с издателя брошюры.
Ответчики обжаловали решение до ВАС РФ, но всё в силе.
Мораль: договоры надо читать и соблюдать все условия (а не только платить вовремя).
У меня кстати вопрос: все пишут со стороны заказчика. А как быть, если я сам создаю объект интеллектуальной собственности и им распоряжаюсь? Как оформить это? писать договор сам с собой? Я не силен в авторском праве
Я уже несколько раз писал доверенность сам на себя)
п.3 ст.1228 Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора.
То есть самого факта создания достаточно. А сам автор вправе пользоваться как хочет. Или имеется что-то другое в виду?
Алексей, обеспечьте себя доказательствами Вашего авторства заблаговременно.
Уже давал ссылку на свой материал: http://ivanbardov.info/st/obespechenie-dokazatelstv-avtorstva
Я бы скорее включил в самые распространенные риски - несоблюдение требований законодательства о персональных данных (для многих проектов это актуально).
Пример на тему и не только описали в статье рядышком)) http://siliconrus.com/2015/07/avoid-lawsuits/
Комментарий удален модератором
Вопрос к юристам.
А как защитить дизайн сайта, части дизайна, логику сайта(принцип работы) ??
Например, свое время был бум сайтов коллективных покупок, не буду называть сайты во избежания рекламы:) думаю все поняли о чем речь, так вот в России появились одинаковые сайты под это дело, создавались сайты меняя только название и цвет стиля, но дизайн был одинаков, схема, логика работы сайта ничем не отличался друг от друга.
Как следует защититься в таких случаях ?
Под защитой я имею ввиду:
1) защита дизайна сайта, или схожесть дизайна
2) принцип работы, логика продукта (наверно это права инт. собственности- коды программирования...)
Заранее благодарю)
После создания дизайна сайта (например, по договору авторского заказа с отчуждением заказчику исключительных прав на дизайн и все его элементы, включая иконки, созданные шрифты и т.п.), принимаете его у исполнителя, выплачиваете ему вознаграждение, всё это подтверждая актами. Ключевой момент: в приложениях к договору созданные результаты интеллектуальной деятельности должны однозначно идентифицироваться, чтобы можно было доказать, что именно эти результаты были переданы (а исключительные права на них - отчуждены) по данному договору.
Это будет доказательством наличия у вашей огранизации исключительных прав на дизайн и его элементы. При этом нелишне обзавестись другими доказательствами, как и в случае с обеспечением доказательств авторства (ссылка выше).
В случае использования целиком или элементов дизайна третьими лицами останется лишь зафиксировать этот факт (нотариально, если это сайт). С этим уже можно обращаться в суд, ибо все обстоятельства, входящие в предмет доказывания можно будет легко доказать (линк: http://ivanbardov.info/faq/predmet-dokazyvaniya-pri-narushenii-intellektualnyh-prav)
В случае использования просто похожего дизайна не всё так однозначно. Были случаи успешного привлечения к ответственности в случае, если удавалось доказать заимствование (т.е. дизайн сайта-copycat'а был производным от дизайна сайта-оригинала), были случаи и провалов, в т.ч. когда истец просто пытался притянуть "сходство до степени смешения" (понятие, применяемое к средствам индивидуализации), неприменимое в отношении объектов авторского права.
Всё написанное выше применимо и для программного кода.
Что касается принципа работы / логики продукта сайта, то согласно п. 5 ст. 1259 ГК РФ:
"авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования".
Но это с точки зрения АП.
С точки зрения патентного права не уверен, особенно, после прочтения реферата патента изобретения 2177337 о лечении "звёздами Соломона" с формированием "Божьего храма"
(пруф: http://www.fips.ru/cdfi/Fips2009.dll/CurrDoc?SessionKey=RWCXE17IZBU3TMN357IN&GotoDoc=2&Query=2)
А если регистрируется товарный знак схожий по написанию, но отличный по значению и к тому же совершенно в другой сфере деятельности? Например, существует ТЗ "Замок" - это кирпичный завод; и хочет зарегистрироваться новый ТЗ "Замки" - это фирма по дверным замкам. Что ждет второй товарный знак при регистрации?
И тот же вопрос по названию компании, например первая уже имеет название ООО Замок, а вторая хочет взять себе ООО Замки, или ООО Стальные замки. Во втором случае имеются ввиду дверные замки, а в первом - здание. Зарегистрируют ли вторую компанию и с каким названием?
Однозначно ответить на такой вопрос нельзя в связи с недостатком конкретики (нюансов море). Постараюсь раскрыть тему в самых общих чертах.
(я не патентный поверенный и регистрацией ТЗ не занимаюсь)
Для регистрации знака важно не столько то, чем занимается податель заявки, сколько в отношении каких товаров / услуг подаётся заявка. В гипотетической ситуации кирпичный завод может зарегистрировать обозначение по многим классам товаров / услуг, которые он не производит / не оказывает, и прекратить правовую охрану "неиспользуемых классов" можно пытаться только после 3-х лет регистрации знака (ст. 1486 ГК РФ).
Соответственно, если "фирме по дверным замкам" нужен будет знак в виде обозначения "Замки" по "занятому" классу, то тогда будет разрешаться вопрос о сходстве до степени смешения знаков.
И если такое смешение всё-таки есть, то без согласия завода знак "Замки" не зарегистрируют (или нарушат условия ст. 1483 ГК РФ).
При этом ключевые аспекты для решения вопроса (без иерархии):
- тип обозначения (в общих чертах: http://ivanbardov.info/faq/tovarnyy-znak-i-znak-obsluzhivaniya );
- какие элементы обозначения охраняемые, а какие нет (например, у завода обозначение может быть комбинированным в виде логотипа и слова, при этом словесный элемент "Замок" может быть неохраняемым --> ситуация кардинально меняется);
- дата подачи заявки;
- классы товаров и услуг;
- возможность смешения в глазах потребителей (поверхностно тут: http://ivanbardov.info/faq/shodstvo-do-stepeni-smesheniya ).
Без учёта этих факторов обоснованно ответить на вопрос невозможно.
Таким образом, деталей и вариантов тут целая вселенная, и как-то расписать их все даже в тексте статьи (не говоря уж про комментарий) смог бы только Чак Норрис :-)
P.S. пардон за много ссылок, копипастить в коммент простыни текста было бы неэстетично.