Исключительное право на товарный знак и «двойная регистрация»

Как следует из положений ст. 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации, «Свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров и услуг, указанных в свидетельстве». То есть, очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом.

Следовательно, вышеприведенные законодательные нормы не предусматривают возможности признания на один и тот же объем правовой охраны знак множества исключительных прав, поскольку это противоречило бы абсолютной природе исключительного права и повлекло бы за собой невозможность обособления товарного знака как объекта гражданских прав и исключительного права на него, т.е. привело бы к так называемой «двойной регистрации».

Таким образом, государственная регистрация в качестве товарного знака обозначения, тождественного зарегистрированному товарному знаку на имя того же правообладателя в отношении совпадающего перечня товаров и услуг, противоречит природе исключительного права, следовательно, такая регистрация будет противоречить общественным интересам и соответственно нарушать положения п.3 ст.1483 ГК РФ.

Следует отметить, что во избежание получения отказа по причине «двойной регистрации» товарные знаки должны иметь отличия, которые могут заключаться в следующем:

• заявленное обозначение должно иметь отличие, которое может быть выражено в цветовом сочетании, композиционном расположении элементов, шрифтовом исполнении, добавлением новых элементов. При этом важно заметить, что добавление элемента «®» (знак охраны товарного знака) не может быть расценено как отличие, позволяющее избежать получение отказа по данному основанию.
• перечень товаров и услуг должен иметь отличие, т.е. следует исключить позиции товаров/услуг, которые имеются в ранней регистрации.

Таким образом, при подаче заявки на регистрацию нового знака необходимо провести детальный анализ ранее зарегистрированного знака, акцентируя внимание на ключевых моментах. Это позволит избежать получения уведомлений со стороны экспертизы и затягивания делопроизводства.

Важно помнить, что с точки зрения законодательства в сфере интеллектуальной собственности является недопустимым, когда один и тот же объём правовой охраны удостоверяется двумя свидетельствами, поскольку это противоречит природе исключительного права.

Для наглядности обратимся к практике подобных дел.

Согласно Руководству по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденным приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12 (ред. от 25.03.2022), из раздела 4.2.1. Обозначения, противоречащие общественным интересам, следует: К обозначениям, противоречащим общественным интересам, можно отнести обозначения, тождественные (имеющее незначительные отличия) зарегистрированному на имя того же лица товарному знаку.

Данные положения подтверждаются решениями судов. Так, СИП в удовлетворении требований о признании недействительным решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014712526 отказал. Роспатентом было принято решение об отказе в государственной регистрации обозначения «ЮЖНЫЙ САД», заявленном на регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2014712526 на имя заявителя в связи с тем, что заявитель на момент подачи заявки уже являлся правообладателем товарного знака «ЮЖНЫЙ САД» по свидетельству № 517703 (Постановление президиума СИП от 02 мая 2017 по делу № СИП-711/2016).

При этом в рассматриваемом постановлении президиума СИП была дана ссылка на положения обзора судебной практики, в соответствии с которыми «серией товарных знаков являются товарные знаки одного правообладателя, зависимые друг от друга, связанные между собой наличием одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента, имеющие фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков». Вместе с тем в постановлении президиума СИП в раскрытие указанных выше положений также установлено, что «как серия товарных знаков не могут быть квалифицированы товарные знаки, в которых имеющиеся отличия настолько незначительны, что потребитель их может не заметить».

При этом в отношении вышеуказанного обозначения по заявке № 2014712526, являвшегося предметом рассмотрения, установлено, «что старший товарный знак и обозначение по младшей заявке являются тождественными, а то обстоятельство, что обозначение по младшей заявке выполнено более жирным шрифтом, чем старший товарный знак, не влияет на восприятие сравниваемых товарных знаков как тождественных».

Также отмечено, что «исходя из положений законодательства, не может быть два или три исключительных права, одинаковых по содержанию, на одно и то же средство индивидуализации, поскольку в таком случае право перестает быть исключительным». В рассматриваемом постановлении президиума СИП установлено, что в положениях законодательства перечень случаев, когда государственная регистрация товарного знака может противоречить общественным интересам, не является исчерпывающим, и в подобной ситуации, когда на имя того же заявителя заявлено обозначение, имеющее незначительные отличия от зарегистрированного товарного знака, регистрация такого обозначения противоречит общественным интересам (п.3 ст.1483 ГК РФ).

Как было отмечено выше, во избежание отказа по причине «двойной регистрации» товарный знак может иметь отличие в том числе в цветовом сочетании, т.е. перечень товаров и услуг по двум знакам одного правообладателя будет аналогичный, но знаки должны быть выполнены в разных цветовых исполнениях.

Как правило, такую практику используют крупные компании, имеющие в своем портфеле большой пакет товарных знаков. Так, регистрируются серии товарных знаков в различных цветовых сочетаниях – в основном это обозначение в фирменном стиле и в черном-белом исполнении.

В качестве примера можно привести следующие товарные знаки:

• товарные знаки «РЖД» №341333 и №341334 (правообладатель ОАО "Российские железные дороги", 107174, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1 (RU);
• товарные знаки «МТС» №327460 и №311393 (правообладатель ПАО "Мобильные ТелеСистемы", 109147, Москва, ул.Марксистская, д.4 (RU);
• товарные знаки «Мегафон» №544687 и №544688 (правообладатель ОАО "МегаФон", 115035, Москва, Кадашевская наб., 30 (RU).

Данные знаки выполнены в цветном и черно-белом исполнении, а также в разных цветах - они зарегистрированы на имя одного правообладателя в отношении совпадающего перечня товаров и услуг. Таким образом, в рассматриваемых случаях экспертиза совершенно справедливо зарегистрировала указанные товарные знаки для совпадающего перечня товаров и услуг, поскольку посчитала их продолжением серии знаков.

Таким образом, при подготовке к регистрации товарного знака необходимо учитывать все вышеуказанные критерии в отличии обозначений, чтобы избежать получения уведомления по причине «двойной регистрации». Важно помнить, что каждый товарный знак уникален, и он может быть только одним, другое не предусмотрено нормами действующего законодательства. Именно индивидуальность товарного знака определяет его исключительное право.

#товарныйзнак #регистрация

Автор: Мария Дворникова

Источники:

• Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 13.06.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.06.2023)
• Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утв. Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (ред. от 01.03.2023)
• Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденным приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12 (ред. от 25.03.2022)