Не все селлеры законно используют чужие товарные знаки. Причем никого не останавливает даже угроза взыскания компенсации в двойном размере стоимости контрафактных товаров в случае возникновения спора. Однако, количество судебных разбирательств с назначением компенсации растет. Как защитить свои права в случае, когда товар не продают, а только предлагают к продаже? Какую роль играет интернет-платформа в споре? Расскажем обо всем ниже.
Немного цифр
Доля контрафакта на маркетплейсах увеличилась, в том числе, после ухода западных компаний. К примеру, количество подделок техники международных производителей на российских маркетплейсах за год (2022-2023) удвоилась и в смартфонах составляет 31% предложений, в ноутбуках — 30%, а в смарт-часах — 63%, подсчитали в IQ Technology.
Площадки много лет избегали ответственности за нарушение исключительных прав благодаря статусу информационного посредника. Но, как показал спор интернет-магазина Vsemayki с автопроизводителем ГАЗ, интернет-платформы не всегда могут оставаться в стороне.
Кейс Vsemayki
Сайт Vsemayki предоставляет пользователям возможность выбора модели товара и изображения на нем, а поступившие заказы от покупателей распределяет между производителями, представленными на платформе.
Автопроизводитель выяснил, что на сайте vsemayki.ru предлагают к продаже товары с незаконным использованием его товарного знака «Бегущий олень/ГАЗ». Правообладатель обратился в суд с иском о взыскании компенсации в размере 3,2 млн руб. к продавцу товаров и к самому интернет-магазину.
Компенсация была рассчитана как двухкратный размер стоимости товаров со спорным товарным знаком, предлагаемых к продаже на сайте.
Продавец предоставил в суд расчет, основанный на количестве полученных им заказов на сайте, пояснив при этом, что он всего лишь производил товар по заказу и выбранному дизайну, а дизайн не загружал на сайт. Сумма компенсации составила 16 200 руб.
Интернет-магазин заявил, что является информационным посредником, к реализации товаров и выбору изображений отношения не имеет. Указанные доводы не были приняты судами. О причинах расскажем ниже.
Суды трех инстанций удовлетворили иск. Онлайн-платформа обжаловала решения в Верховном суде РФ, который отменил решения нижестоящих судов.
Позиция Верховного суда:
§ Гражданский кодекс РФ (ст. 1515) устанавливает, что правообладатель может требовать компенсацию в двукратном размере стоимости контрафактных товаров;
§ Истец в рассматриваемом деле посчитал размер компенсации, исходя из количества товаров, которые предлагались на сайте к продаже, т.е. были продемонстрированы в каталоге дизайнов. В реальном выражении товар в таком количестве отсутствовал и реализован не был;
§ Верховный суд отметил, что компенсация за нарушение исключительных прав должна быть рассчитана, основываясь на количестве произведенной контрафактной продукции, а не на той, что была предложена к продаже.
Информационный посредник ни за что не отвечает?
Как было отмечено выше, аргументы интернет-магазина о том, что он является информационным посредником, не были приняты судами.
Кто же такой информационный посредник?
Это лицо, осуществляющее размещение информации (текстовой, аудио-визуальной и т.д.) о продукте или услуге и способах их получения в интернете.
Как статус помогает избежать ответственности?
Информационный посредник не несет ответственность за нарушение исключительных прав при одновременном соблюдении следующих условий:
§ Не знал и не должен был знать о том, что использование объектов интеллектуальной собственности в таком материале является неправомерным (дело №А40-99559/2021)
§ В случае претензии своевременно принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения (дело А41-66207/2021)
Что еще учитывается судами?
§ Критерий источника получения прибыли. Он указан Судом по интеллектуальным правам в качества дополнительного критерия освобождения посредника от ответственности (дело №А40-11517/22-15-86);
§ Кто именно ответственен за размещение информации о товаре или услуге – площадка или продавец;
§ Наличие у площадки возможности и обязанности по проверке и изменению размещаемой информации.
Маркетплейсам важно обозначить свою роль как информационного посредника в правилах пользования платформой, однако, как показал спор Vsemayki vs ГАЗ, все не так просто.
Было установлено, что у ООО «Всемаркет» есть права полного администрирования сайта. Сама платформа оказывает услуги рекламы, участвует в процессе введения продукции в оборот, в частности в расчетах с заказчиками, в сортировке и хранении произведенных товаров, и получает вознаграждение за свои услуги.
Суд первой инстанции в деле сайта Vsemayki отметил, что наличие в пользовательском соглашении положений, устанавливающих ответственность продавца за информацию и изображения, предоставленные исполнителю для оказания услуг, и гарантию наличия у него авторского права на предоставленные объекты и информацию, не освобождает площадку от ответственности за нарушения им исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.
Дело Вайлдберриз
(№ А41-85375/2020)
В свете рассматриваемого спора вспомним дело маркетплейса Wildberries.
Компания-нарушитель без согласия правообладателя разместила на площадке Вайлдберриз предложения о продаже товаров с нанесенным изображением, сходным с товарным знаком правообладателя.
1. В Правилах маркетплейса установлено, что селлер предоставляет ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ» согласие на использование товарного знака, нанесенного на товары в целях применения их платформе для продажи товара, а также для рекламы. Из этого положения Правил суд сделал вывод о совместном использовании ответчиками товарного знака.
2. В оферте онлайн-платформы указано, что Wildberries вправе применять скидки к розничной цене, указанной селлером, в том числе продать товар по цене меньшей, чем указанная продавцом. Исходя из этого, суд сделал вывод, что площадка имеет возможность влиять на содержание размещаемого контента и, соответственно, знала о нарушении.
Как видим, суды не формально подходят к оценке условий пользовательских соглашений, а учитывают фактическую роль площадок. Этот факт нужно учитывать тем, кто устанавливает ограничение своей ответственности в правилах пользования платформой.
Как разъяснения Верховного суда повлияют на судебную практику?
§ Онлайн-платформы со схожим со Vsemayki функционалом могут использовать аргументацию, приведенную в деле для снижения размера компенсации с учетом разницы предложенного и реализованного товара.
§ Позиция Верховного суда может осложнить расчет компенсации по аналогичным спорам, ведь у правообладателей не всегда есть достоверная информация об объеме реализованного товара нарушителя.
Что касается роли онлайн-площадок в реализации товаров: судебная практика сейчас в большинстве своем исходит из того, что они являются информационными посредниками и не несут ответственность за нарушение исключительных прав. Однако, есть и исключения, о которых мы сегодня упоминали, в частности дело Wildberries и рассматриваемый в статье спор с интернет-магазином Vsemayki.
С ростом количества контрафакта на маркетплейсах ужесточение ответственности самих площадок является все более актуальным вопросом.
В 2021 г. новые правила продажи товаров дистанционным способом вменили маркетплейсам обязанности по информированию покупателей о себе, о свойствах и качествах товаров. Также они теперь должны отвечать на претензии покупателей.
Считаем не менее важным шагом законодательное закрепление четких критериев, определяющих ответственность маркетплейсов солидарно с продавцом, либо освобождение от ответственности за нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. В частности, речь идет о формате участия маркетплейса в размещении контента, реализации товара, рекламе, получении вознаграждения и т.д.
Заключение
Правообладателям теперь, при выборе способа расчета компенсации за незаконное использование товарного знака или другого объекта интеллектуальной собственности, нужно учитывать разъяснения Верховного суда, и при отсутствии достоверных данных о количестве контрафактных товаров выбрать другой способ расчета компенсации, предусмотренный Гражданским кодексом РФ, например, от 10 тыс. до 5 млн руб. либо двухкратный размер стоимости правомерного использования права.
Онлайн-платформам нужно учитывать тот факт, что наличие или отсутствие статуса информационного посредника и, как следствие, освобождение от ответственности за нарушение исключительных прав не всегда будет оцениваться судами формально, с учетом положений только пользовательского соглашения площадок. Оценке подлежат также реальный формат участия площадки в цепочке размещения и реализации товара.