Управление IP-рисками

Дарья Носова, Партнер, О2 Consulting

Сегодня мы поговорим об управлении рисками в сфере интеллектуальной собственности применительно к компаниям, работающим в сфере IT, к тем бизнесам, основной актив которых составляет программный продукт.

Для начала стоит ответить на вопрос, когда нужно начать этим управлением заниматься?

Наша рекомендация проста – управляйте рисками до того, как они реализовались. Несмотря на очевидность этого совета, наша практика показывает, что зачастую управление рисками происходит по принципу «решать проблемы по мере поступления». Это в корне неверный подход. Если риск реализовался, то это уже будет не решение проблемы, а, скорее, тушение пожара тем, что под руку попадется в авральном режиме с соответствующими печальными последствиями.

Конечно, не все риски можно просчитать, не всеми получается действительно управлять. Например, кейс Rambler vs Nginx, скорее показывает нам с вами, что неуправляемое случается. Однако план работы хотя бы с базовыми рисками означает, что ваш бизнес (пусть и начинающий) может быть хорошо подготовлен или, как было сказано у Шекспира: «Well, I will arm me, being thus forewarn’d».

Итак, с чего начинать?

Прежде чем будет сделан план работы с рисками проводим диагностику. Это несколько этапов:

• Идентификация объектов и прав в наличии de-jure и de-facto,
• Анализ существа и выявление риска,
  
• Оценка степени риска.
  

После результатов диагностики сортируем риски на две крупные категории:

А. не лечится,

Б. лечится.

Затем надо проработать способы устранения или минимизации рисков.

И только после этого может появиться план работы с излечимыми рисками. В плане должны быть следующие позиции – определение приоритетов, действий, сроков, результата, ответственных.

Разберем диагностику подробнее поэтапно:

1. Идентификация объектов и прав

Этот этап можно описать простым правилом quo vadis или «нужно знать, куда идти и что искать».

Первоначально необходимо установить, какие IP-активы разрабатываются, коммерциализируются, приобретаются, принадлежат и используются компанией (программы, товарные знаки, изобретения, ноу-хау, произведения графики и дизайна, и т.п).

Далее установим, на каких правах компания обладает этими активами (или считает, что обладает): у нее есть исключительное право на программу для ЭВМ или она использует ее по лицензии, либо права на активы не установлены, de-jure не переданы, используются de-facto без законного на то основания и т.п.

У нас есть методика, по которой проводится идентификация IP-рисков, перечень вопросов менеджменту и запросник документов для анализа. Стадия диагностики напоминает экспресс-проверку

Подробнее - См. нашу серию статей про юридический due diligence:

• Часть I
• Часть II
• Часть III

Так, для проверяемых нами компаний – разработчиков программных продуктов, в большей или меньшей степени выявляемы характерные IP-риски, связанные с разработкой и доработкой программ силами собственных сотрудников.

Основной риск - риск отсутствия прав на программу, который реализуется в результате успешного оспаривания работниками (в том числе (и особенно!) бывшими работниками) исключительного права компании на программу, созданную с их участием. Для компаний в стадии активной коммерциализации программных продуктов свойственны также риски, связанные с незащищенностью средств индивидуализации (в первую очередь, товарные знаки). Складываем эти два риска и получаем риск утраты бизнеса. Довольно серьезная история.

2. Анализ существа и выявление-рисков

На втором этапе происходит погружение в проблему – необходимо провести правовой анализ. Если обозначить коротко, то это проверка первоначальных гипотез по рискам и их подкрепление правовой аргументацией.

На этом этапе формулируется риск – в чем он выражается и как может реализоваться.

3. Оценка степени риска

Такая оценка может проводиться по разным параметрам.

Важно помнить, что юристы проводят правовой анализ, а значит их оценка также находится в правовой плоскости. В этом смысле наиболее подходящим вариантом будет вероятностная оценка – то есть, с какой степенью вероятности может реализоваться обозначенный риск (высокая, средняя, низкая – классические степени). Здесь учитываются многочисленные факторы: развитость судебной практики по данной проблеме, количественная динамика споров, наличие / отсутствие доказательств позиции, существенность нарушения, излечимость риска и т.п.

Однако для бизнес-решений этого может быть недостаточно. В ряде случае возможно сделать вполне аккуратную стоимостную оценку (например, когда риск реализуется в виде применения зафиксированных в контракте штрафных санкций или заранее оцененных потерь).

4. Сортировка, способы лечения рисков

Для подготовки плана управления рисками важно произвести сортировку, отбросив неустранимые риски - их следует учитывать, но дополнительно работать с ними уже нет смысла.

Возьмем категорию Б «лечится» и разделим обнаруженные риски на устранимые полностью и минимизируемые. Далее назначаем способы лечения рисков.

Здесь хочется дать примеры с оговоркой о том, что универсальных способов, увы, нет. Мы не зря используем врачебную терминологию – как известно, в рекламе, конечно, предлагают купить «лекарство от живота», но мы-то с вами знаем, что все не так просто. Так же и тут – подбирается оптимальный способ лечения риска в конкретной ситуации.

Итак, пример.

Если (а) компания не урегулировала надлежащим образом с работником порядок создания служебных программ для ЭВМ, работник при этом продолжает работать в компании, этот риск, скорее всего, можно устранить, дооформив нужные документы. Но вот если (б) работник уже уволился, и уволился конфликтно, да и еще есть подозрения, что мог «вынести» плоды своих трудов, то такой риск, как мы говорим «резко краснеет» (существенно возрастает степень риска) - вероятность реализации риска высока, а устранение, скорее всего, будет маловероятным или невозможным, т.к. такой человек может быть не готов подписывать какие-то документы с бывшим работодателем.

В сценарии (а) - рекомендуем, что требуется дооформить, готовим бумаги, подписываем. В сценарии (б) - базово рекомендуем предпринять попытку улаживания вопроса методом «договориться», и если вопрос сложный и касается существенного актива – безусловно будет работа со стратегией по этому конкретному случаю.

5. План работы

В рассмотренном примере, в сценарии (а) очевидно, что одноразово полечить риск дооформлением бумаг с одним или несколькими сотрудниками недостаточно. При плохих настройках управления ситуация повторится через полгода, а значит результат не достигнут.

Поэтому план управления этим риском должен исходить из окончательного его устранения путем грамотного построения процессов от фиксации задач группе разработки до передачи результата по акту, переоформления трудовых договоров, выпуска необходимых локальных актов и т.п.

В плане важно расставить приоритеты – если количество проблемных зон велико, а риски разнообразны, то в небольшой компании решать всё это одновременно будет непосильной задачей - много суеты и скорее всего никакого результата.

Планомерное движение от наиболее критичной к наименее критичной позиции – залог вашего успеха. Упомянем такой банальный, но часто игнорируемый пункт плана как срок. Он должен не пугать, а помогать, то есть нужно заранее адекватно оценить сроки выполнения конкретных пунктов. Если, к примеру, в плане фигурирует регистрация программы в реестре Минкомсвязи или регистрация товарного знака, то не надо ставить срок 1 месяц.

Итак, управление IP-рисками это то, чем стоит заняться, чем не следует пренебрегать если ваш основной актив - это интеллектуальная собственность. Даже если вы не успели его выполнить до, например, разговора с инвестором, то само наличие системы управления IP рисками серьезно повышает шансы успешной и выгодной сделки.

Мы продолжим раскрывать тему IP в IT в ближайших публикациях. Stay tuned.