Как мы чуть не потеряли бренд нижнего белья из-за недоработок юристов
Красивые фотографии, классный продукт и тысячи довольных девушек. Казалось, дела у бренда шли отлично — если бы не одно «но»: юридически он был не наш.
Два захода от разных юристов не помогли — деньги на ветер, три года впустую. Я расскажу, как всё случилось, а вы, ради всего святого, не повторяйте этих ошибок — с вашим названием может случиться тоже самое.
Меня зовут Алексей Башук, я юрист по интеллектуальным правам, патентный поверенный РФ №2151, автор книги о защите интеллектуальных прав «Своровали? Накажи» и ТГ-канала «Клуб правообладателей». Скорее всего, вы уже подписаны, но если еще нет — заходите, и погнали.
Сначала напомню в двух словах о том, как работают товарные знаки, а потом перейдем к самой истории.
Как теряют миллионы рублей на использовании чужих названий
Чаще всего как товарные знаки регистрируют названия компаний и товаров, слоганы, логотипы, имена-псевдонимы и домены. Найти классное и свободное название непросто, а вот случайно воспользоваться чужим — легко.
Самый главный подвох для любого бизнеса: если «твоё» название не зарегистрировано как товарный знак в Роспатенте, то юридически это название не твоё. Оно того, чья регистрация. Кто успел зарегистрировать раньше — тот и владелец.
На этом горят многие предприниматели. Человек открывает компанию, дает ей и своему продукту какое-то название. Вкладывает деньги в брендинг, сайт и рекламу. А сам бренд-то ему не принадлежит.
Набор санкций за использование чужого бренда иногда может довести и до банкротства:
- взыскание компенсации в пользу правообладателя — до 5 миллионов рублей, иногда больше (п.4 ст. 1515 ГК РФ)
- штрафы в пользу государства за нарушение закона о рекламе и недобросовестную конкуренцию — тут от 100 до 500 тысяч, а там как повезет (ч. 2 ст. 14.33, ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ)
- конфискация товара, на который незаконно нанесен чужой знак (п.2 ст. 1515 ГК РФ)
- блокировка сайта в интернете, страниц в соцсетях и товаров на маркетплейсах
- иногда ответственность вплоть до уголовной (до шести лет, ст. 180 УК РФ)
И вишенка на торте: даже выплата компенсации не избавит от необходимости проводить ребрендинг. За свой счет, разумеется.
Законы по части товарных знаков работают строго. В одной из прошлых статей я рассказывал, как мы взыскали 5 000 000 рублей компенсации с нарушителя прав на товарный знак. И получили эти деньги.
Как лишиться бренда из-за ошибки юристов — проще простого
Место действия: Казань
Бренд: MissYourKiss
Бизнес: производство нижнего белья
Январь 2022 года. У компании большие планы: собираются выходить на маркетплейсы. Заходить в интернет-продажи без своего знака — рискованно, на маркетплейсы — вдвойне.
Руководитель компании находит юриста. Тот подает заявку в Роспатент, спустя полгода получает предварительный отказ. Подготовка ответа у юриста занимает пять (!) месяцев.
И что Роспатент? А Роспатент в итоге отказывает в регистрации знака на нужные товары.
Регистрация знака — это не просто «запатентовать слово». Знак регистрируют на конкретный перечень товаров и услуг.
Это значит, что если Роспатент регистрирует бренд MissYourKiss на шубы и отказывает на нижнее белье, то такая регистрация окажется бесполезной для производителя нижнего белья.
Хорошо, что предприниматель заметил этот подвох вовремя. В одной из прошлых статей я рассказывал, как женщина-предприниматель в похожей ситуации не обратила внимание на детали решения и чуть не потеряла 30 миллионов рублей в судебном споре.
Тут человек не стал платить госпошлину за регистрацию знака на ненужные товары и заявку признали отозванной.
Почему эта заявка с самого начала была проблемной
На самом деле заявку не сильно-то и жалко.
Помимо того, что в регистрации на нужные товары отказали, юрист с самого начала не включил в заявку все нужные товары и услуги.
Даже если бы регистрация и состоялась, она была бы однобокой: не защищала бы интересы компании и в лучшем случае через год-два знак пришлось бы регистрировать заново. В худшем — бренду грозил судебный спор.
Вот здесь важный момент, о котором стоит знать каждому предпринимателю.
Смотрите: бренд нижнего белья, производство и продажа на маркетплейсах. Но что если через год компания решит запустить собственный интернет-магазин под брендом MissYourKiss?
Может такое быть? Однозначно — да.
А где тогда «услуги интернет-магазинов» в перечне товарного знака? А их нет, есть только нижнее белье.
Это что, кто угодно может открыть свой интернет-магазин MissYourKiss? Или зарегистрировать такой знак на себя, а потом прийти с претензией к владельцу знака на нижнее белье, когда тот запустит свой сайт?
Беда в том, что после подачи заявки расширить перечень товаров и услуг уже нельзя.
Чтобы получить регистрацию на незаслуженно забытые товары, нужно регистрировать знак заново, других вариантов нет.
А это новые пошлины, новый срок экспертизы и новые риски — мало ли за прошедший год кто-то успеет забрать это название на интернет-магазины себе.
Попытка №2: в дело вступает крупная московская компания
Год прошел, знака нет. Деньги на работу и госпошлину потрачены впустую. Юрист не справился.
Предприниматель заходит с другой стороны — вместо поиска самозанятых юристов обращается в крупную московскую компанию.
В январе 2023 москвичи подают в Роспатент новую заявку. История повторяется: через полгода Роспатент дает предварительный отказ, на который московские юристы отвечают еще полгода (!).
Ответ компании Роспатент не впечатлил. В феврале 2024 года Роспатент дает финальный отказ. Теперь даже на часть товаров не дают, а отказывают полностью.
Новая заявка — новые ошибки
С одной стороны, москвичи слегка исправили недоработки прошлого коллеги и сделали перечень товаров посерьезнее. Помимо белья добавили еще и аксессуары, и те самые позиции для услуг интернет-магазина, которые упустил первый юрист.
С другой стороны, вместо регистрации нормального словесного знака, они добавили к нему аббревиатуру и подали на регистрацию получившийся логотип:
Да, в какой-то мере добиться регистрации такого знака проще: больше элементов, больше отличий от чужих знаков. Многие юристы так упрощают себе работу.
Только вот в случае судебного спора с конкурентами такой знак может не помочь.
Представьте, что Роспатент зарегистрирует этот знак, а потом кто-то из конкурентов начнет продавать белье под похожим брендом, что-нибудь вроде BLISSYOURKISS. В суде придется доказывать сходство между брендами.
Если у тебя словесный знак MISSYOURKISS, а у конкурента BLISSYOURKISS, то сходство очевидно.
А вот если у тебя комбинированный логотип с огромным элементом MYK и особенным шрифтом, то у конкурента появится целое поле для манёвра: а у нас MYK нет, да и шрифт другой, и вообще само название отличается…
В общем, так некоторые компании суды и проигрывают.
Как нужно было сделать эту работу по-нормальному
«Такое название уже занято», «мне сказали, что это название зарегистрировать невозможно», «мы подавали сами, но получили отказ» — если бы я хотел составить ТОП-3 фраз, которые слышу от предпринимателей, я взял бы эти.
Ну что ж, прекрасный бренд со сложной юридической судьбой — история частая, не впервой.
Первым делом разбираемся, почему все-таки Роспатент отказал в регистрации. Выясняется, что причиной отказа стали три чужих знака:
- «Miss to Kiss» на аксессуары
- «MISS KISS» на другие аксессуары
- «MISS KISS» на одежду
Первые два знака принадлежат российским компаниям. Мы подаем свою заявку на MISSYOURKISS и идем искать контакты владельцев этих знаков.
Прошлые юристы не стали заниматься этим делом. А зря: ведь если мы сможем договориться с владельцем знака на подписание согласия на регистрацию, то Роспатент снимет основание для отказа.
В общем, находим правообладателей первого и второго знака, созваниваемся, объясняемся, договариваемся. Спустя некоторое время оригиналы обоих писем у нас.
А вот с третьим знаком сложнее. Правообладатель — турецкая компания. Находим их контакты, связываемся, а они нам отказывают. Не дадим, говорят, согласие.
Ну что ж. Тогда план «Б»: турки не используют знак в России больше трех лет, а значит это дает нам шанс аннулировать их знак через суд.
Направляем туркам досудебную претензию, а затем и иск в суд. Перевод документов на турецкий, наложение обеспечительных мер на заявку, чтобы Роспатент не отказал нам, пока идет дело в суде — в общем, было много всего интересного.
Итог такой: туркам аннулируют знак на всю одежду и деятельность магазинов. Теперь ничто не мешает нашей регистрации.
Чем закончилась эта история
За плечами два полученных письма-согласия и выигранное судебное дело. Мы делаем финальный ответ в Роспатент и Роспатент регистрирует нам знак.
Нормальный словесный знак.
На реально нужный перечень товаров и услуг.
Который не придется переделывать через год-два-три.
Теперь «MissYourKiss» может безопасно работать на маркетплейсах, без риска утилизации товаров, штрафов, компенсаций и блокировки карточек.
Выводы коротенько:
- «Похожее название уже зарегистрировано» — с этим сейчас сталкивается почти каждый. Вопрос только в том, сможет ли юрист с этим справиться.
- Получение письма-согласия — это законный способ добиться регистрации, когда есть похожие знаки.
- Иногда «мешающий» бренд можно аннулировать через суд.
- Отказ Роспатента — это не приговор. Даже если вы уже получили отказ, возможно есть шанс добиться регистрации.
- Регистрировать свой товарный знак лучше на старте бизнеса или запуска нового продукта. Но если это вовремя не сделали, возможно, не все потеряно и есть еще шансы обойтись без ребрендинга.
Если вы еще не проверяли и не регистрировали названия своих компаний/товаров, или уже пробовали, но возникли какие-то проблемы — напишите мне.
Посмотрим, проверим по настоящим базам Роспатента, и разберемся, как лучше действовать. Можно прямо в телеграм — @bchlf
Если в принципе тема «ваша» — у меня есть небольшой телеграм-канал «Клуб правообладателей».
Там мои заметки для предпринимателей и авторов. Как грамотно пользоваться авторскими правами, товарными знаками и патентами — чтобы зарабатывать деньги и не терять их на компенсациях и штрафах. Рекламы нет, канал маленький, зато уютный — заходите, если интересно.
Недавно написал и опубликовал в канале небольшую методичку «Как теряют миллионы на компенсациях и штрафах».
Как говорится, без смс и регистраций собрал просто в табличку типичные ошибки, на которых теряют деньги, и расписал, что по моей практике стоит делать заранее, чтобы не влететь. Гляньте, возможно пригодится.