Реальные шансы и примеры отъёма домена через товарный знак

Сразу скажу, что наличие товарного знака совсем не гарантирует вам получение одноименного домена, как это обещают многочисленные юристы. Их мотивацию понять легко: они получают деньги за участие в процессе, а не за результат, поэтому любое судебное разбирательство им на руку.

Также отказ в иске может иметь последствия для истца. Об этом юристы тоже умалчивают. Причем последствия могут быть очень болезненными. Поэтому владельцу бизнеса необходимо самому понимать все шансы и риски и самостоятельно выбирать стратегию.

В этой статье я классифицировал все частые случаи конфликта домена с товарным знаком и описал шансы на победу. Конечно, все будет щедро усыпано примерами, куда же без них. Именно на реальных примерах, а не на теоретических обсуждениях законов будет проще показать суть судебных споров, которые на сегодняшний день уже имеют довольно устоявшуюся практику и позволяют с большой точностью оценить шансы каждой из сторон.

Итак, начнем с самых выигрышных ситуаций для товарного знака.

1) У вас есть товарный знак, а на домене ведется коммерческая деятельность в вашем классе. Здесь сложно не выиграть – достаточно просто собрать доказательства и подать иск. Прямое нарушение вашего права на товарный знак влечет не только отъем домена, но и взыскание компенсации с нарушителя в размере до 5 млн рублей. Здесь даже не важна дата регистрации домена, так как это никак не отменяет самого нарушения вашего приоритетного права на товарный знак.

Хотя и здесь возможны исключения. Вот случай, когда суд отказал владельцу товарного знака, так как ответчик в названии домена и сайта использовал свое фирменное наименование. Несмотря на деятельность в том же классе суд встал на сторону ответчика.

А в этом случае судом было принято решение отобрать домен stopdolgam.ru и передать владельцам товарного знака «Стопдолг». Да, домен использовался для продвижения однородных услуг, но дата его регистрации была раньше, чем товарного знака, поэтому здесь не могло быть недобросовестной регистрации. Да и словосочетание общеупотребительное, поэтому, думаю, ВОИС бы принял решение в пользу ответчика. В России, к сожалению, ко многим нюансам относятся формально и не всегда в доменных спорах применяют положения Парижской конвенции. Кстати, несмотря на проигрыш апелляции домен все еще находится у прежнего владельца и успешно редиректит на него новый сайт. Так что, похоже, борьба за домен еще окончательно не проиграна.

Недавно ВОИС отказал владельцам ТЗ «Капуста» в их притязаниях на домен ekapusta.com, хотя товарный знак имел более ранний приоритет в сравнении с доменом.

Но это скорее уникальные исключения, которых не более 1% от всей массы исков.

2) У вас есть товарный знак, а на домене не ведется коммерческая деятельность в вашем классе. Вот в этом случае уже размахивать товарным знаком не получится – он то защищает вашу деятельность в определенных классах, а если на домене коммерческой деятельности нет, то и ваше право на товарный знак не нарушено. Поэтому здесь в иске обычно апеллируют не к товарному знаку, а к недобросовестной конкуренции. И вот здесь успех иска сильно зависит от способа использования домена. Если он используется недобросовестно, предлагается к продаже, содержит ссылки на конкурентов, вводит в заблуждение или пустует, это все трактуется в пользу истца. Ваши шансы выше 50%. Если на домене информационный сайт, доказать недобросовестное использование будет намного сложнее. Ваши шансы менее 50%.

Шансы возрастают, если вы идете в российский суд, и уменьшаются, если в ВОИС. Вот как Сбербанк не смог отобрать домены sberbank.org и sberbank.biz. Здесь, казалось бы, было все на стороне истца: домены зарегистрированы намного позже товарного знака, который очень известен. Но в ВОИС решили, что домены используются добросовестно, так как на них не оказываются банковские услуги. Да и вообще судья пришел к выводу, что сокращение «сберегательный банк» в мировом масштабе – общеупотребительное словосочетание.

Часто вижу на форумах, как владелец свежеполученного товарного знака сразу, с полной уверенностью в своем праве на все домены мира, вопрошает, в какой суд бежать за доменом. Товарный знак многие воспринимают как индульгенцию на отъем чужого имущества. Но здесь довольно просто можно оценить шансы на победу, если посмотреть на международную и российскую практику. В европейских и российских случаях применяют положения Парижской конвенции и UDPR. Так, для успешного отъема домена надо доказать наступление сразу трех пунктов:

  • (i) оспариваемое доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания;
  • (ii) ответчик не имеет прав или законных интересов в отношении оспариваемого доменного имени;
  • (iii) оспариваемое доменное имя было зарегистрировано и используется недобросовестно.

Причем бремя доказательства лежит на истце. Надо доказать наличие сразу трех пунктов. А в случае с третьим пунктом отдельно – недобросовестную регистрацию и использование. Естественно, если домен зарегистрирован раньше вашего товарного знака, то доказать, что владелец домена зарегистрировал его недобросовестно, очень сложно. Надо доказать, что он знал о вашем товарном знаке и зарегистрировал домен, чтобы помешать вам вести свою деятельность. В российских судах это сделать проще, в международных – практически невозможно. Здесь можно надеяться только на то, что не будет никакой защитной позиции у ответчика.

Если домен зарегистрирован раньше, чем ваш товарный знак, шансы получить его в международном суде менее 1%. Российские суды немного по-другому трактуют недобросовестное использование, поэтому здесь владельцы товарного знака чаще получают желаемый домен.

Важный момент. Если вы сами придумали новое, не существующее ранее слово, то и шансов получить домен больше. Если же вы решили использовать общеупотребимое слово или выражение, скорее всего, у вас возникнут серьезные сложности с доказательством недобросовестности регистрации. Вот, например, довольно известные и старые товарные знаки The Sun и уже упоминаемый Сбербанк не смогли получить домены, которые были зарегистрированы позже, чем их права на товарный знак. В обоих случаях суд счел, что названия доменов являются общеупотребимыми и могут быть использованы в названии доменов без ограничений.

Риски неудачного отъема домена

Как я писал выше, поражение в суде при попытке забрать домен может иметь серьезные последствия для владельца товарного знака. Если дело рассматривала ВОИС и признала, что вы изначально не имели достаточно аргументов в свою пользу, то ваш иск трактуется как злоупотребление правом. Особенно ВОИС не любит, когда пытаются отобрать домен, который старше, чем товарный знак. Обычно в таких случаях выносится решение о том, что ваш иск – это попытка «обратного захвата домена». С таким решением ответчик идет в обычный суд и получает компенсацию. Вот, например, ответчик, отстояв свой домен в ВОИС, взыскал с компании HVAC 40 тыс. долларов за попытку обратного захвата домена.

Кроме потери денег, могут быть еще и репутационные потери, и вероятность полной потери возможности выкупить домен. Например, The SUN после поражения в суде получила х2 к изначальной цене домена. Корпорация Nissan вообще потеряла все шансы получить одноименный домен в зоне com. Кстати, история с nissan.com стала знаковой, если вы еще не читали о ней, я сделал вот здесь подробный разбор. Именно после этой истории международные суды стали жестче относиться к корпорациям, желающим истощить оппонента бесконечными судебными процессами.

Вот свежий случай – appfollow.io решили отобрать у меня домен appfollow.com. Даже несмотря на то, что домен был старше, чем их товарный знак, они решились подать в суд. Естественно и ожидаемо, что ВОИС вынес решение в мою пользу. Теперь они никогда не смогут заполучить домен appfollow.com – в ВОИС нет апелляций, его решения окончательны. Вот вам цена принципиальности и самоуверенности.

Еще один близкий мне случай, в котором я активно помогал отстаивать домен от посягательств, – domovoy.ru. Товарный знак «Домовой» в своем желании получить домен дошел аж до Верховного суда. Были потрачены огромные суммы на полуторагодовую судебную тяжбу, чтобы в итоге потерять возможность получить этот домен. Да, российские суды все активнее перенимают западную практику решения доменных споров и все чаще отказывают владельцам товарных знаков в их притязаниях на домены.

Мало кто понимает, что после поражения в суде вы уже не сможете сказать владельцу домена: «У нас есть товарный знак, но мы не сторонники судебных тяжб, поэтому давайте решим вопрос мирно и взаимовыгодно». Парадокс в том, что часто владельцы товарных знаков проявляют недюжинное упорство и тратят на судебный процесс даже сумму, превышающую стоимость домена.

Я не агитирую выкупать все домены, но считаю, что в суд надо идти тогда, когда ваши шансы на победу хотя бы равны 50%. Ну или если у вас уже не осталось других возможностей получить нужный вам домен. Я призываю просто правильно оценивать свои шансы и не плодить бессмысленные судебные процессы, в которых всегда выигрывают только адвокаты.

У владельца бизнеса мотивация одна – получить желаемый домен без потери времени и денег, у топ-менеджеров часто обратная задача – получить большой проект и бюджет. В качестве примера еще раз приведу случай с доменом nissan.com. Огромная корпорация вынуждена ютиться на nissan-global.com, в то время как nissan.com с посещаемостью в несколько сотен тысяч человек в месяц содержит антирекламу концерна. Изначально владелец nissan.com был готов без шума и пыли продать домен автоконцерну. Но топ-менеджер Карлос Гон решил потратить больше денег на судебный процесс. Почему он принял такое решение, догадаться несложно, если мы вспомним, что в 2018 году тот самый Карлос Гон был арестован за финансовые махинации в концерне «Нисссан».

Appfollow уплатила 1500 долларов пошлины и наняла дорогущего адвоката, хотя всего три года назад я был готов отдать им домен за 2000 долларов. В итоге денег потрачено больше, а домен не получен. Здесь я описал этот случай подробнее. Во время судебного процесса еще и всплыли нестыковки в финансовой отчетности Appfollow. Где-то «потерялись» 269 тыс. евро. Вот здесь вы найдете удивление судьи по этому поводу.

Кстати, после победы в ВОИС владелец доменов sberbank.org и sberbank.biz просто повесил рекламу кредитов от банков.

По сути, своим поражением в ВОИС вы полностью теряете контроль над ситуацией и даете полную свободу действий оппоненту. Да, в ВОИС нет апелляций. Это надо помнить перед тем, как идти туда, и трезво оценивать свои шансы на успех.

Бизнес – это когда вы применяете ко всем процессам бизнес-логику – получить желаемый результат при минимальных вложениях. Поэтому наличие товарного знака и желающих ринуться в бой орда придворных юристов не должны затмевать ваш разум. Просто считайте риски.

0
46 комментариев
Написать комментарий...
Artem Kravchenko
В России, к сожалению, ко многим нюансам относятся формально и не всегда в доменных спорах применяют положения Парижской конвенции
В европейских и российских случаях применяют положения Парижской конвенции.

Дважды по тексту упоминается Парижская конвенция и оба раза мимо, поправьте у себя. Парижка - это про промсобственность и немножко про НДК. Работает она только в сторону товарного знака.

Те три принципа, которые вы упомянули, это UDRP.

В остальном все правда, но еще раз напомню про абсолютно легальный способ отъема домена в РФ: иметь знак по всему МКТУ. Это, конечно, не всегда возможно, но вполне реально для именных знаков типа "Гросс-Днепров" или для новых фантазийных слов. И, кстати, не очень-то и дорого - всего около 150к. Правда надо правильно держать сроки и помнить, что у знака будет иммунитет к оспариванию по неиспользованию всего 3 года после даты регистрации, но обновлять такой знак тоже можно каждые 3 года. Пока кто-то не догадается предъявить по НДК за это)))

P.S.: в ВОИС нет суда. Это арбитраж и посредничество. Не суд. Огромная разница. Плюс решения ВОИС не обязательно признаются судами РФ. Все-таки статья о праве, а такие ошибки в формулировках очень принижают, видно сразу отсутствие юр.образования. Не придирка, просто рекомендация по повышению доверия к тексту.

Ответить
Развернуть ветку
Павел Гросс-Днепров
Автор

Кстати да, тут моя косяк.

Ответить
Развернуть ветку
Artem Kravchenko

?

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Ivanov

Рационально он согласен с тобой, а эмоционально ненавидит :))

Ответить
Развернуть ветку
Artem Kravchenko

Это было бы интересней 😀

Ответить
Развернуть ветку
Павел Гросс-Днепров
Автор

Это нечаено, честно) лайк поставил)))

Ответить
Развернуть ветку
Sergio Mekeda

Как раз на Парижскую конвенцию всегда и ссылаются российские суды, так как дело рассматривают именно в плоскости недобросовестной конкуренции. Да, сама процедура оценки описана в UDPR но суды заходят именно через Парижскую конвенцию, которая, я так понял ратифицирована в РФ и делает возможным применение UDPR. Которая я так понял не ратифицирована в РФ. Или все таки ее признали? Уточните пожалуйста можно ли применять напрямую в российских судах UDPR?

Вот цитата практически со всех решений российских судов:
"По спорам о доменных именах , тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, при рассмотрении вопросов о недобросовестности лица, участвующего в деле, суд в соответствии с пунктом 1 статьи 5, пунктами 1 и 2 статьи 10 ГК РФ, параграфами 2 и 3 статьи 10.bis Парижской конвенции для установления содержания честных обычаев при регистрации и использовании (администрировании, делегировании и других действий) доменных имен может использовать положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами , одобренной Интернет- корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) (далее - Политика), в том числе в ее параграфах 4 (a), 4 (b) и 4 (c)."

Ответить
Развернуть ветку
Sergio Mekeda

Кстати в Парижской конвенции тоже описано, нечетко, но то же самое что и в UDRP. Суть одна. Статья 10.bis

"(3) В частности, подлежат запрету:

1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.
"

Ответить
Развернуть ветку
Artem Kravchenko

Все так, от парижки берется статья 10.bis, которая и есть то самое "немножко НДК". Но это же конвенция, как по таким размытым формулировкам решение принимать? Конкретные критерии добросовестности для доменов определяют по UDRP. Конкретные критерии добросовестности по знакам определяют парижкой + локальный закон о конкуренции + локальные критерии установления злоупотребления правом.

Ответить
Развернуть ветку
Sergio Mekeda

Это все в общем про недобросовестную конкуренцию. Но если быть точным и описывать как это применяется уже в суде, то да здесь вы правы.

Ответить
Развернуть ветку
Terra Nova

"абсолютно легальный способ отъема домена в РФ: иметь знак по всему МКТУ"

А если с другой стороны кроме домена другое средство индивидуализации? :)

Ответить
Развернуть ветку
Artem Kravchenko

А как тогда у вас товарный знак на все МКТУ получится? Там тогда надо приоритеты смотреть, у кого какие. Про ФН забывать не стоит тоже. Можно сделать ООО "Гросс-Днепров", проводить в год 1-2 любые сделки, и Павел навсегда потеряет возможность получить свою фамилию на всю МКТУ.

Ответить
Развернуть ветку
Terra Nova

К сожалению, Роспатент не столь подробно изучает наличие фн, ко и пр. Поэтому получить Знак по всем классам МКТУ реально даже при наличии других средств индивидуализации. Срок обжалования регистрации знака заинтересованным лицами 3 года, но владельцы других средств индивидуализации могут не мониторить ситуацию и поэтому пропустить этот срок. А значит будет в итоге действующий Знак по всем классам МКТУ и другие средства индивидуализации. :)

Ответить
Развернуть ветку
Artem Kravchenko

Это правда, Роспатент не проводит проверку по сходству с ФН. Но "срок обжалования" такого знака не 3 года, по этим основаниям знак можно прибить еще на стадии заявки, ну или в любое время после его регистрации. Мониторить нужно, конечно же для этого, но это превентивная мера. То есть при наличии ненулевого ФН с более ранней, чем приоритет знака, датой, претензии от владельца знака очень легко устранить встречным аннулированием его знака.

Ответить
Развернуть ветку
Terra Nova

Спорить не стану, но на скольку помню, именно на этих основаниях можно прибить Знак только в течении 3 лет после регистрации.
Но суть в другом, наличие Знака по всем классам МКТУ не гарантирует "отъем домена", даже в РФ.

Ответить
Развернуть ветку
Artem Kravchenko
именно на этих основаниях можно прибить Знак только в течении 3 лет после регистрации

Вероятно, где-то не в РФ так и есть, но тут - в любое время после регистрации. Ст. 1512 ГК РФ.

наличие Знака по всем классам МКТУ не гарантирует "отъем домена", даже в РФ

Давайте так: наличие устойчивого знака гарантирует. Я потому и сказал что ситуация, когда знак по всему МКТУ и устойчивый - редкая. Но она реальная вполне.

А дальше простая логика - любое использование домена приведет к нарушению этого знака. То есть само владение создает угрозу нарушения.

Добавлено: я потому и акцентирую на именных знаках. Для них схема работает отлично. Только имя должно быть интересным)))

Ответить
Развернуть ветку
Terra Nova

Да, но если за доменом стоит другое средство индивидуализации, то уже не гарантирует.

Ответить
Развернуть ветку
Artem Kravchenko

Ну еще раз, если за доменом стоит другое сходное средство индивидуализации с более ранним приоритетом, чем знак, то знак не будет устойчивым для всех 45 классов. Это все исследуется до уплаты пошлины в 150к.

Ответить
Развернуть ветку
Terra Nova

Кто будет исследовать ко, фн и пр? Роспатент?

Ответить
Развернуть ветку
Artem Kravchenko

Нет конечно, это дело заявителя. Роспатенту вообще плевать, что там дальше со знаком будет, для него даже суды не указ. Хотите нормальный знак - проверяйте его сами, критерии в 1483 ГК РФ.

Ответить
Развернуть ветку
Terra Nova

Согласен. И тут уже вопрос к опыту и профессионализму конкретных исполнителей. А тут есть вопросы 😊

Ответить
Развернуть ветку
Terra Nova

"Ст. 1512 ГК РФ"

Да, Вы правы. 5 лет с момента публикации для других Знаков. Для других средств индивидуализации без ограничений.

Ответить
Развернуть ветку
Пётр Иванов

Нет лучше рекламе домена, чем судебный процесс, ведь это кратно повышает его цену и показывает нужду покупателя (его слабость)..

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Воловцев

**В России, к сожалению, ко многим нюансам относятся формально...
Плохо, что нет четких законов в каких случаях могут отобрать передать домен и иногда спор зависит от конкретного судебного разбирательства.

Ответить
Развернуть ветку
Covid 19

У барыг регистраторов и к ним приближенным нужно отбирать, любое имя, уже занято и продается, построили бизнес из воздуха.

Ответить
Развернуть ветку
Ai_KS_Berg Schtrekker

Создай свою онлайн сеть и отнимай что хочешь😁, пока у тебя ничего не отняли😉

Ответить
Развернуть ветку
Covid 19

Многозначительно...как испанская болезнь, пАнос.

Ответить
Развернуть ветку
Tumen Bairov

Может ли ВОИС принимать решения по национальным доменам, или же они относятся исключительно к локальной юрисдикции?

Ответить
Развернуть ветку
Terra Nova

Зависит от правил регистрации нац. доменов. Некоторые придерживаются udrp политики, поэтому решения udrp будут иметь значение. Для ru/рф udrp не поддерживается. А значит решение должно быть вынесено в локальной юрисдикции. Наш суд может только принять во внимание решение udrp.

Ответить
Развернуть ветку
Tumen Bairov

Оказывается, me регулируется по udrp! Почитал правила, посмотрел практику. Действительно, отжать домен с общеупотребительным словом там просто нереально. Фуу, гора с плеч, не надо ничего регистрировать) Всем спасибо!

Ответить
Развернуть ветку
Tumen Bairov

Если зарегистрировать товарный знак в РФ, будет ли он защищать домен другой национальной зоны ( ***.me)? Т.е. у меня есть домен в зоне .me, я хочу его защитить, достаточно ли зарегать товарный знак в России, или придется регистрировать в Черногории?

Ответить
Развернуть ветку
Terra Nova

Нет, конечно. Или регистрируйте потом отдельно в локальной регистратуре другой страны или на основании Знака в РФ подавайте заявку на международную регистрацию.

Ответить
Развернуть ветку
Artem Kravchenko

Ремарка - МР можно сделать и без знака в РФ, достаточно заявки. Сейчас уже все страны Соглашения в Протоколе.

Но если в РФ заявка не выживет и не станет знаком, то нужно будет МР заменить на нац.регистрацию в Черногории.

Потенциально - это дешевле и проще, чем сразу подавать нац.заявку в Черногории. Нередко в маленьких никому не интересных странах ценники на такие услуги сильно завышены, а из РФ на базе заявки РФ возможно миновать стадию поиска местного поверенного на старте.

Чтобы сохранить приоритет по МР, ее нужно подать в пределах 6 месяцев от даты подачи заявки РФ.

Ответить
Развернуть ветку
юрий с

Автор не ищет заработка. Он ищет повода обидеться, судиться и не получить выгоды.
Эдакий плюшкин - киберсквотер

Ответить
Развернуть ветку
Sergio Mekeda

По тексту все наоборот. В суд идут компании.

Ответить
Развернуть ветку
юрий с

По тексту он доводит до суда задрав цену для компании, после выигрыша суда он обещает никогда не продать и гордо держать домен. Явно цель конфликт, а не заработок

Ответить
Развернуть ветку
Sergio Mekeda

В случаях с Ниссан, аппфоллов цена покупки домена была намного ниже судебных издержек. Просто компании неверно оценили свои шансы в суде. В итоге ни денег ни домена.

Ответить
Развернуть ветку
Стас Попов

А как обстоят дела не с доменами, а с адресами в соцсетях?

Ответить
Развернуть ветку
Artem Kravchenko

Хороший вопрос. Адреса администрируются самими соц.сетями поэтому в какой-то мере даже проще - иск можно предъявлять сразу к владельцу соцсети. Но никаких четких политик разрешения споров для этих адресов нет. Вообще по РФ, думаю, рассматривать будут как обычное использование в сети Интернет, для этого критерии уже выработали.

Ответить
Развернуть ветку
Tumen Bairov

Если домен в национальной зоне (конкретно .me) отожмут через национальный суд, можно ли оспаривать в ВОИС? В случае таких опасений, в какой юрисдикции лучше регистрировать товарный знак - национальной или международной? Защищает ли международный ТЗ национальный домен от посягательств со стороны нац-х судов?

Ответить
Развернуть ветку
Artem Kravchenko

Уточните, что за международный ТЗ имеете в виду?

Ответить
Развернуть ветку
Tumen Bairov

Товарный знак по Мадридской системе

Ответить
Развернуть ветку
Artem Kravchenko

Мадридская система - это международная система регистрации, это так, но сами "международные регистрации" только называются международными, а на деле подчиняются местному законодательству, как любой национальный знак. Со всеми вытекающими.

Ответить
Развернуть ветку
Artem Kravchenko

Del

Ответить
Развернуть ветку
Ревизор

А как обстоят дела с фамилиями? Например, ты зарегаешь домен dneprov.ru, а какой нибудь пекарь, который тоже окажется Днепров решит его забрать с помощью товарного знака, это реально? если вы оба Днепровы и оба ведёте коммерческую деятельность, каким образом суд будет расценивать кто из вас больше Днепров? Или товарный знак с фамилией просто откажутся регистрировать? Но это не идеальный пример, идеальный пример, если вы оба Днепровы и оба ведёте коммерческую деятельность в одной и той же сфере?

Ответить
Развернуть ветку
Artem Kravchenko

Почитайте ветку, начиная с этого коммента https://vc.ru/355926?comment=3822480

Мы там эту историю обсудили довольно подробно.

Ответить
Развернуть ветку
Читать все 46 комментариев
null