Киберсквоттинг: покупать домен нельзя судиться

Как быть, если вам предлагают купить домен, сходный с вашим товарным знаком? На примере кейсов посмотрим, как защитить домен и в каком случае имеет смысл судиться с киберсквоттером.

Некоторые лица регистрируют на себя домены без намерения использовать. Как правило, это популярные варианты, которые потом можно продать дороже и получить прибыль. Такие лица называют себя домейнерами или доменными инвесторами.

Киберсквоттер регистрирует домены, сходные с чужими товарными знаками. Домейнер не нарушает нормы закона, а вот киберсквоттер уже нарушает. Если домейнер занимается скорее предпринимательством, то киберсквоттер - скорее вымогательством.

Основное негативное последствие от таких действий - правообладатель товарного знака не может зарегистрировать домен на себя. Как правило, такие сайты используются для переадресации на другой или вообще не используются. Например, на сайте может быть предложение купить домен и контакт киберсквоттера.

У правообладателя не всегда есть время и желание судиться - и тут возникает тот самый вопрос, который я обозначила в заголовке. Договориться и заплатить или доказать, что киберсквоттер не прав и отсудить домен?

Не думаю, что тут есть единственно верный ответ. Расскажу, как такие споры решаются на практике и на что стоит обратить внимание.

Для того, чтобы противостоять киберсквоттерам в правовом поле, нужен один из объектов:

• товарный знак (такой же, как домен или сходный);
• сходное с доменом фирменное наименование (название компании).

Небольшое уточнение - нужен именно зарегистрированный в Роспатенте товарный знак, не заявка на него и не обозначение, которое используется без регистрации.

Если нет такого товарного знака или фирменного наименования, то перспективы спора сомнительны. Вероятно, вы не сможете доказать, что киберсквоттер занимается недобросовестной конкуренцией. Потому что он, собственно, говоря, с вами не конкурирует - у него другой бизнес.

В такой ситуации можно сдаться или пойти по долгому пути - подать заявку на регистрацию товарного знака. Ускоренная регистрация займет 3 месяца - после этого вы сможете бороться с киберсквоттером в судебном порядке.

Доменное имя не является объектом интеллектуальной собственности, поэтому прав не тот, кто раньше зарегистрирован домен - а тот, кто раньше зарегистрировал товарный знак.

Некоторые региональные суды напрягаются в случае, если домен зарегистрирован раньше, чем товарный знак - но у таких решений есть хороший потенциал для отмены в вышестоящих инстанциях. Раньше действительно была практика, при которой при регистрации домена раньше товарного знака в иске отказывали, но в последние годы судебная практика изменилась.

Например, при рассмотрении одного из недавних дел Суд по интеллектуальным правам указал, что дата регистрации доменного имени не имеет правового значения при оценке правомерности использования в домене обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца. В этом деле то, что товарный знак был зарегистрированы позже домена, не помогло ответчику - требования истца суд удовлетворил.

В другом деле Суд по интеллектуальным правам еще более прямо высказался по этому вопросу. Суд указал, что об “обратном захвате” доменного имени (о попытке отобрать домен путем регистрации сходного товарного знака) можно говорить только если есть иные обстоятельства дела, которые свидетельствуют о злоупотреблении со стороны истца. Например, если истец и ответчик конкурируют между собой, то есть продают похожие товары и услуги, а потом истец регистрирует товарный знак, чтобы отобрать домен у ответчика. Очевидно, что подобные обстоятельства есть далеко не в каждом деле.

В целом, лучший способ защитить домен - зарегистрировать товарный знак.

Особенность доменных споров в том, что домен можно быстро перекинуть на другое лицо. Первое, что стоит сделать - подать в суд заявление о принятии обеспечительных мер. Проще говоря, это просьба “обездвижить” домен на время спора.

Далее, если ваш товарный знак не полностью совпадает с доменом, можно получить заключение патентного поверенного о наличии сходства до степени смешения. Стоит помнить, что в суде каждая сторона должна доказать то, на что ссылается. Если вы ссылаетесь на то, что товарный знак и домен сходны - стоит подробно обосновать свою позицию.

Например, так сделал Сбербанк в споре за домен sberbankonline.ru. по делу А40-109442/2019. Рассмотрение дела заняло 7 месяцев и было довольно простым - ответчик особо не защищался. Одновременно с иском было подано ходатайство о принятии обеспечительных мер. Суд удовлетворил ходатайство, формулировки можно посмотреть по ссылке.

Иск необходимо подавать к администратору доменного имени. Регистратора можно привлечь в качестве третьего лица. В этом деле суд это сделал по своей инициативе. Администратора и регистратора домена можно посмотреть на сайте https://cctld.ru/.

Аргументация суда в этом деле довольно простая, давайте проследим:

• у истца есть товарные знаки, вот свидетельства;
• администратором домена является не правообладатель товарных знаков. У администратора нет никаких прав на сходные товарные знаки;
• домен и товарные знаки истца сходны, есть заключение патентного поверенного
• использование товарного знака в доменном имени без согласия правообладателя является нарушением.

В итоге суд решил запретить ответчику использование доменного имени sberbankonline.ru.

В другом деле Сбербанк-Технологии запретил использовать домен sbertech.ru. по похожей схеме. Отличие в том, что в этом деле истец ссылался на фирменное наименование компании, а не на товарный знак. Сокращенное наименование на английском языке звучит как JSC “SberTech”. Вероятно, поэтому истец ссылался именно на фирменное наименование, а не на товарные знаки - так проще было доказать сходство.

В подобных спорах исковые требования можно заявлять по-разному в зависимости от того, что вы хотите:

• требование безвозмездно передать права администрирования доменных имен - если доменные имена вам нужны;
• требование аннулировать регистрацию доменных имен - если вы хотите, чтобы их не использовал ответчик,
• требование запретить использование товарных знаков или фирменного наименования в доменном имени - если вы хотите, чтобы их не использовал ответчик.

Важно только проследить, чтобы требования были выполнимыми и не противоречили друг другу. Еще важно не заявлять требования вроде “установить факт нарушения” - суд откажет в удовлетворении, потому что требование не обеспечивает защиту ваших прав и является абстрактным.

Если вы столкнулись с киберсквоттером и у вас нет сходного товарного знака или фирменного наименования, у вас два варианта. Первый - купить домен, второй - зарегистрировать товарный знак, если для его регистрации нет иных противопоставлений.

Первый способ, скорее всего, обойдется дороже и воспринимается несколько несправедливо, второй способ - дольше и имеет ограничения. Возможно, товарный знак уже принадлежит иному лицу - в таком случае не правы и вы, и киберсквоттер.

Важно отметить, что использование товарного знака “нечаянно” - не работает. Если вы действуете от имени организации или индивидуального предпринимателя, то вы обязаны проверять те обозначения, которые вы используете. Если вы ненароком использовали чужой товарный знак - это все равно нарушение.

Если же у вас есть товарный знак или фирменное наименование, скорее всего перспективы судебного спора благоприятные. Важно правильно заявить исковые требования, попросить у суда обеспечительные меры и доказать сходство.

Больше информации о защите интеллектуальной собственности - в моем телеграмм канале IP/IT lover. Удачи в защите ваших прав!