Всем привет! С вами Никита Ивкин — судебный юрист, я занимаюсь вопросами договорного, корпоративного, налогового права и права интеллектуальной собственности. Четыре года я проработал в практике международных судов, арбитража и банкротства в ведущей юридической фирме России, а теперь занимаюсь частной практикой.
Как правило, на vc.ru пишут о том, как какая-то компания незаконно использовала ваш товарный знак, и вредила вашей деловой репутации. В этой статье я предложу посмотреть на эту проблему с другой стороны.
Один из моих клиентов занимается онлайн-образованием (не Skillbox) и использует технологию STEM-образования.
STEM образование — не просто изучение биологии, физики и математики в рамках учебной программы, а соединение их в новое «целое». Дисциплины преподаются с точки зрения связи друг с другом. Это позволяет рассматривать и решать задачи более комплексно и глобально, а не по частям, опираясь только на одну область.
Клиент жил не тужил, получал прибыль и масштабировал бизнес (все как вы любите) до тех пор, пока ему не прилетела претензия от недобросовестной компании (мы называем таких ребят "годзиллами", не спрашивайте почему), которая зарегистрировала товарный знак "STEM образование". В претензии эта компания требовала: прекратить упоминать STEM образование на сайте клиента, выплатить компенсацию за нарушение прав на товарный знак и возместить убытки.
В противном случае эта компания угрожала обратиться в суд и возбудить против директора моего клиента уголовное дело (волшебная палочка любого шантажиста в России).
Если вам стало страшно, это можно понять, ведь не каждый день вас обещают упечь за решетку, а в России все должны помнить о старой поговорке – от тюрьмы и от сумы не зарекайся.
Но мой клиент не испугался и обратился к квалифицированному юристу (в скромности мне не откажешь), и мы разработали стратегию защиты, которой я с вами с удовольствием поделюсь.
Первым делом нужно было оценить обоснованность требований "годзиллы" и перспективы клиента. На самом деле безнадежных дел не существует и даже в самых сложных случаях можно придумать более или менее сильную позицию, если у вас достаточно опыта.
Различительная способность как условие защиты прав на товарный знак
Важно понимать, что российское право предъявляет к товарному знаку ряд требований. Главным из них является различительная способность товарного знака.
Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.
Это требование раскрывается в пункте 34 Приказа Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. № 482, где указано, что к коммерческим обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:
- простые геометрические фигуры, линии, числа;
- отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;
- общепринятые наименования;
- реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;
- сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.
Судебная практика исходит из того, что названия технологий образования не обладают различительной способностью. Например, в решении Суда по интеллектуальным правам от 31.03.2021 по делу № СИП-1049/2020 указано:
Суд по интеллектуальным правам также соглашается с выводом Роспатента о том, что словосочетание "Дары Фребеля", являющееся общепринятым термином, обозначающим методику воспитания и обучения детей младшего возраста при помощи дидактических материалов и обучающих предметов (игрушек), является описательным в отношении товаров 28-го класса МКТУ
Таким образом, товарный знак "STEM-образование" не обладает различительной способностью, и если упоминать эту технологию на своем сайте, то это не будет нарушением исключительных прав.
Почему "годзилле" удалось зарегистрировать товарный знак?
Как же так получилось, что "годзилла" успешно зарегистрировала товарный знак, если он не обладает различительной способностью?
Дело в том, что товарный знак "STEM-образование" является комбинированным – он состоит из графического (дизайн товарного знака) и словесного элемента. Охране в этом случае подлежит только графический элемент товарного знака – на своем сайте вы не можете разместить их товарный знак, потому что тогда у потребителя возникнет впечатление, что вы оказываете услуги от имени правообладателя.
Такой подход подтверждается и судебной практикой. Например, в Постановлении СИП от 12.09.2014 по делу № А40-145068/13 суд указал:
«Как обоснованно указал ответчик в ответах на жалобу истца и установлено судами, слова «септик» и «танк» по отдельности являются вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Товарный знак охраняется в том виде, в котором он зарегистрирован, следовательно, правовой охране подлежит совокупность элементов комбинированного обозначения, зарегистрированного истцом в качестве товарного знака. В этой связи использование слов «септик» и «танк» или их сочетания в рекламных объявлениях в программе не является нарушением прав истца на комбинированный (словесный и графический) товарный знак истца».
Как реагировать на претензии правообладателей?
Как вы можете видеть из аргументов выше, претензия к моему клиенту обращалась не к разуму, а к первобытному чувству страха – "годзилла" пыталась обогатиться за счет моего клиента.
Клиент же на это не повелся и решил заплатить деньги мне (одобряю такое поведение).
Я составил ответ на претензию, в котором указал, что:
- Клиент не нарушал права на товарный знак, так как он использовал неохраняемую часть товарного знака.
- Никакой компенсации "годзилла" не дождется.
- "Годзилла" неправильно направила претензию (ее надо отправлять обычной почтой, а не на электронный адрес клиента).
- Если "годзилла" подаст заявление о преступлении, то сразу же получит в ответ заявление о заведомо ложном доносе.
В итоге мы уже год не слышали никаких новостей о движении этого дела, потому что "годзилла" испугалась и решила не ввязываться в спор, чтобы не множить свои расходы в бесперспективном деле.
Выводы
Прежде всего, я советую не идти на поводу у подобных шантажистов, адекватно оценивать риски и сразу нанимать юриста – это сэкономит вам силы, нервные клетки и деньги, а также позволит вам уменьшить издержки, ведь сами вы можете ошибиться и потом заплатить и юристу, и "годзилле".
Подписывайтесь на мой Telegram, там я пишу оригинальные заметки, которые не подходят для формата этой площадки.
С уважением,
Никита
Спасибо, что поделились! Интересно.
Рад, что вам понравилось!
Что то давно не было слышно историй, как у кого то в офисе-на складе-в магазине нашли нелицензионную копию 1с бухгалтерии.
1с стало не до судов или прибыль от такого рода деятельности перестала покрывать расходы?
Нате вам - там цирк с конями просто...
https://www.e1.ru/text/criminal/2021/12/07/70301114/
Почитал, хрень какая то - "пострадавший" претензий не имеет, что и заявил в суде, лицензии были куплены но прокуратура все равно настаивает на наказании и условном сроке для ген дира.
Похоже тупо кому то понравилась её контора.
Скорее всего, дело именно в этом. Подобные дела обычно возбуждаются и доводятся до суда, только если следователь очень замотивирован.
Примерно так же государство натягивало сову на глобус в деле навального. Ив Роше говорит "у нас нет претензий, мы деньги заплатили, они эти деньги отработали", а прокурор говорит - "нет, навальный с братом эти деньги украли!"
Понятно, что это политическое дело. Не знаю, спокойно ли спит менеджмент Ив Роше теперь. Но в целом если вы подали заявление о преступлении, пути назад часто нет (кроме дел частного обвинения), и отсутствие претензий само по себе дело не прекращает дело, так как следователь и прокурор "защищают" публичный интерес. Лучшей стратегией в этом случае было бы никуда изначально не обращаться, надеюсь, что того, кто подал заявление, жизнь как-то потом наказала.
Дак прикол в том что контора то особого интереса не представляет - обычная купи-продайка с небольшой металлобработкой под заказ. Там таких десятки разного калибра...
Вообще возбудиться по экономическому составу очень трудно, даже если состав налицо (например, есть решение арбитражного суда, что директор выводил активы).
Ну не всегда, 159 в части незаконного возмещения НДС, 171, 195-196, 198-199.2 не всегда по решению АС, ну 198-199 часто да потому что обычно проверка обжалуется сначала, но в целом не всегда. На самом деле не в мотивированности часто дело а просто в необходимости выполнять свою работу, а не в том что заинтересован. Несмотря на общественное мнение на службе есть действительно люди которые просто качественно выполняют свою работу потому что это их обязанности. Постоянно люди пытаются обвинить что какой то интерес есть когда это просто работа. И разумеется прокуратура будет тоже настаивать на наказании потому что как вы уже правильно сказали это не частное обвинение, нельзя просто передумать. Обычная попытка демонизации органов, особенно когда дело какое покрупнее а статья по типу 171,195-196,198-199.2 по крупному размеру ушлые адвокаты пытаются надавить на следствие прокуратуру и суд через СМИ мол вот он такой белый пушистый, а его плохие дяди в погонах посадить хотят за вывод имущества, незаконное возмещение НДС итп, а люди не зная реальных всех обстоятельств и материалов дела будут думать вот какие люди мученики страдают от злого государства, информационный фон ведь уже создан, хотя люди просто выполняют свою работу без какой либо заинтересованности, раз усматривается состав преступления надо отрабатывать до конца.
Даже если фигура крупная или известная это не значит что он не может быть лицом совершившим преступление
Да, я не сомневаюсь, что в органах работают честные и добросовестные люди в том числе, сам работал в практике с очень приятным адвокатом, который вышел из прокуратуры. Спасибо за комментарий!
У нас тут особая "уральская" юриспруденция... :-)))
Понимаю, московская юриспруденция тут не особенно отличается, следователи не отличаются большим энтузиазмом без дополнительной мотивации. Даже если отказ в возбуждении уголовного дела отменяется в прокуратуре, они на втором круге опять отказывают.
Но в целом бороться есть смысл часто, потому что сама по себе активность в этой плоскости напрягает оппонентов, если они сделали что-то объективно нехорошее.
При этом "заносить" следователю не советую, потому что, во-первых, для этого надо иметь контакты в этой сфере, а во-вторых, это незаконно и вообще дико – коммерческие споры надо решать в арбитражных судах, а конкурентов лучше побеждать лучшим чем у них продуктом, иначе можно попрощаться с репутацией.
Ну и продолжение там...
Жесть, конечно... Так можно полстраны пересажать
Ну раз ответ на претензию 'годзилла' получила, значит и претензия получена была))) а потом докажи, что не получал
Для этого я указал в ответе на претензию, что мы не рассматриваем ее как досудебную, потому что она направлена с нарушением требований АПК. Единственный вариант для оппонента был бы в том, чтобы доказать, что мирное урегулирование спора невозможно, потому что они получили от клиента недвусмысленное письмо, и смысла в досудебном урегулировании нет. Но думаю, что в любом случае я бы настаивал на несоблюдении досудебного порядка, и это доставило бы "годзилле" некоторую головную боль.
Это мелочь, но которая зависит от прочих нюансов дела. Если бы позиция была сильна у истца, то ему эта головная боль и не боль особо - вы же уже отреагировали, значит, претензию получили. Ну и далее, как вы по АПК пишите. Конечно, от суда зависит, но это все еще очень мелкий нюанс. Посмотрите с другой стороны, по тактике: стали бы вообще реагировать, получи вы обоснованную претензию претензию, но пускай и в электронном виде? Раскрыли бы сразу свою позицию, если бы были уверены в том, что суд неминуем? Я только о том, что любая реакция на любую претензию - это всегда польза для истца.
С тем же успехом могли бы проигнорировать и все тоже самое вывалить уже в суде, где ваш 'годзилла' уже был бы вынужден идти га мировое, а вы бы согласились только при условии возмещения затрат на вас. Ну или потом бы стрясли с него, если у вас не оверпрайс.
Я предложил клиенту немного другую стратегию с учетом его интересов – он не хотел доводить дело до суда по заведомо необоснованным требованиям и показать, что оппоненты просто так ничего не взыщут. Собственно, это и сработало – никакого продолжения история не получила.
Про претензию по АПК – это правда мелочь, и по существу дело совсем не в этом, но если есть возможность вставить палки в колеса, то почему бы и нет.
В ответе на претензию я, естественно, не излагал всю правовую позицию, хотя иногда и в этом ничего плохого нет – оппонент ее все равно получит рано или поздно, но в этом случае можно было на ранней стадии освободиться от требований, а не втягиваться в суд с непредсказуемым результатом (я сталкивался с ситуациями, когда клиент был явно прав, но судья вставала на сторону оппонентов просто потому, что ей так хотелось).
По судам – я хоть и судебный юрист, но по возможности если дело попадает ко мне на ранней стадии, до суда стараюсь не доводить, потому что это множит судебные расходы и переносит решение проблемы на третье лицо. Плюс практика по взысканию судебных расходов не слишком-то много позволяет взыскать даже с проигравших оппонентов.
В целом сокрытие аргументов больше актуально для наступательных стратегий, когда вы истец и просто хотите соблюсти формальные требования по АПК, чтобы потом удивить оппонента в суде (тут тоже надо быть осторожным с учетом позиций Пленума по досудебному урегулированию в части формулировки требований). Для обороны лучше, наверное, больше раскрывать на досудебной стадии, чтобы это все не перешло в судебную.
Это "годзила" спецом регала товарный знак? 50к и 6-9 месяцев ждала? Терпеливая... ребята на потоке чтоли пытаются бабло рубить с товарных знаков? Так-то вроде наказуемое занятие же?
не наказуемое такое деяние
Да, можно только подавать возражения против регистрации ТЗ, но думаю, что недобросовестную цель регистрации доказать не так уж и просто.
Алексей, нет, вас никто не накажет, если вы будете регистрировать ТЗ раньше, чем тот, кто их придумал. Здесь единственный выход – сразу заботиться о регистрации ТЗ и прочих средств интеллектуальной деятельности, иначе потом в лучшем случае придется платить за использование чужого ТЗ, а в худшем – "правообладатель" накажет вас за использование ТЗ, разработанного вами, и придется платить компенсации / возмещать убытки.
разве не наказуема регистрация торгового знака, которым ты сам не пользуешься и единственная цель - набутылить того кто торгует под ним?
Уголовных наказаний за это не предусмотрено, но можно подавать возражения против предоставления охраны ТЗ, и если суд установит, что ТЗ регистрировали для недобросовестных целей (в принципе ваш пример может быть приведен как пример недобросовестности), то охрана ему не будет предоставляться. Такая позиция есть, например, в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.11.2022 № С01-2118/2022 по делу № СИП-221/2022, где суд указал:
"В соответствии со статьей 10.bis Парижской конвенции для квалификации действий по регистрации товарного знака в качестве акта недобросовестной конкуренции оценке подлежит честность такой регистрации, которая не может быть установлена без учета цели регистрации товарного знака. В связи с этим при рассмотрении судом вопроса о добросовестности регистрации товарного знака исследованию могут подлежать как обстоятельства, связанные с самой регистрацией, так и последующее поведение правообладателя, из которого может быть установлена цель такой регистрации".
К сожалению многие так называемые профессиональные юристы, в том числе и пасущиеся на этом сайте, считают что если неохраняемые словесные символы запихнуть в изобразительный или комбинированный ТЗ то они станут охраняемыми... :-)
Слабый юрист – большое счастье. Вроде бы на юрфаке семинары не проводят на пастбищах (может я чего-то не знаю). По сути – да, регистрировать комбинированный ТЗ с неохраняемыми словесными элементами бесполезно для защиты словесного элемента ТЗ, и подобные претензии рассчитаны на людей, не разбирающихся в праве, хотя они и кажутся жуткими на первый взгляд.
Никита, а у "ведущей юридической фирмы России" имя есть?
Но в целом стараюсь не светить название фирмы, чтобы строить свою репутацию, а не выезжать за счет громкого на рынке имени.
Есть, это не секрет, АЛРУД. Можете посмотреть на моем Линкедине: https://www.linkedin.com/in/nikita-ivkin-96bb6418b/
Вот как раз из-за возможных негативных оценок стараюсь не афишировать, потому что у фирмы большое имя, они помогли очень и очень многим, но не всегда это можно сделать. У меня же должны быть свое имя и репутация, которые никак не пересекаются с именем фирмы, где я работал.
Спасибо за статью! Как я поняла, годзиллы — это что-то типо патентных троллей?)
Не только, "годзилла" — в широком смысле слова недобросовестный человек или компания, которая использует право для своих целей (необязательно незаконных, но всегда некрасивых). Годзилла в этом смысле похож на рептилоида, но рептилоид всегда умен, а годзиллы бывают довольно глупы.
Хорошо, что в вашем случае все еще нормально закончилось. А вообще, как многие знают, сейчас есть целая орава людей, которые называются патентные тролии, и только тем и занимаются, что вот так вот судятся с корпорациями
Это правда, патентный троллинг – для кого-то бизнес. В целом бывает много сложных вопросов в спорах (охраноспособность конструкторской документации, например, и проч.), но лучше сразу заказывать юридическое сопровождение таких бизнесов, все зарегистрируют, а потом защитят. Думаю, в моем кейсе если бы оппоненты обратились в суд, их ничего особо и не ждало бы кроме разочарования (максимум дело дошло бы до кассации в СИПе, думаю, там бы быстро разобрались).
Таким годзилой выступает некий ИП Михайлов
дело № А55-26473/2019
подал кучу исков на туристические компании, что у них на сайтах были размещены фотографии рисунков, похожие на чужой товарный знак
Суд по интеллектуальным правам сказал, что авторские права на рисунок возникают у автора, даже если рисунок похож на чей-то знак
Правообладатель товарного знака затаился.
Вообще интересное дело, я могу в одном из следующих постов его разобрать, но того, что выводы вам понравятся, я гарантировать не могу конечно.
посмотрите )))
№ А45-30998/2019
ИП Михайлов
художник Кошельков заявил, что он нарисовал логотип в 2002 г. (все свидетели умерли и ответчики опровергнуть не смогли его ложь)
Это вообще интересно, иногда бывает сложно доказать авторство, особенно если речь о служебных произведениях (я встречал кейсы, где суды требовали, чтобы имя работника было написано в конструкторской документации, и тогда можно было установить авторство). Здесь я, конечно, опускаю вопрос о том, можно ли в отношении конструкторской документации установить авторство. Но так напишу, конечно, интересный вопрос.