Пришла претензия о нарушении прав на чужой товарный знак. Что делать?

С этой ситуацией предприниматели сталкиваются часто. Последствия достаточно серьезные как для мелкого ИП, так и для крупной компании. Надо знать, как правильно действовать в такой ситуации, чтобы не усугубить проблему, а эффективно ее разрешить. Об этом расскажет управляющий партнер компании «Лирейт» – Горбачев Юрий Александрович.

Товарный знак призван индивидуализировать товары и услуги определенного продавца – это его главная цель. Использовать чужой товарный знак или очень похожее на него обозначение в коммерческой деятельности нельзя. За это предусмотрена ответственность.

Правообладатель может привлечь к ней правонарушителя, но сначала он направляет досудебную претензию. Это утвержденный законом порядок, который нужно строго соблюдать.

Если проигнорировать претензию от правообладателя, можно усугубить свое положение и стать участником судебного разбирательства.

Через суд правообладатель может заставить выплатить компенсацию и штрафы, уничтожить товар и поменять название компании, возместить расходы. Это большие убытки.

Компенсация может достигать 5 000 000 рублей или двукратного размера стоимости контрафактного товара, лицензии (если компания продает лицензию за 6 000 000 рублей, то заплатить придется 12 000 000 рублей), а штраф – 200 000 рублей. В некоторых случаях нарушителя могут привлечь в уголовной ответственности.

Часто нарушитель даже не подозревает, что делает что-то не так, претензии и иски становятся для него сюрпризом. Однако незнание не освобождает от ответственности. Правообладателю сейчас легко найти нарушителя, благодаря возможностям, которые дает Интернет.

Часто претензии получают предприниматели, которые продают продукцию с товарными знаками известных иностранных брендов и персонажами мультфильмов.

Главная рекомендация – проверять товары на предмет наличия в них чужой интеллектуальной собственности, брать у правообладателей разрешение и заключать лицензионные договоры, регистрировать собственные товарные знаки перед началом их использования или хотя бы в процессе. Это поможет избежать претензий от третьих лиц.

Если претензия в ваш адрес уже поступила, рекомендуем на нее ответить, особенно если она направлена почтой с уведомлением о вручении. Если вы проигнорируете претензию, в дальнейшем правообладатель может уже обратиться в суд.

Самое основное, что нужно сделать после получения претензии – изучить ее содержание. Важно четко понимать, какое нарушение, по мнению правообладателя, вы совершили, какие требования он предъявляет. Ваши действия – правонарушение, если:

• Обозначения и виды деятельности схожи или тождественны. В этом случае нужно оценить, насколько велико сходство. Возможно, вы вовсе не нарушаете права владельца обозначения. Оценить сходство поможет специалист – патентный поверенный. Если у вас разные виды деятельности, то использование товарного знака не считается нарушением. Узнать, для каких видов деятельности зарегистрирован товарный знак, можно в реестре Роспатента. Сопоставлять с вашей реальной деятельностью нужно классы МКТУ правообладателя. Товарный знак могут зарегистрировать по тем направлениям, в которых пока предприниматель не работает, обозначение в этом случае тоже под защитой.
• Товарный знак действует. Срок действия оканчивается спустя 10 лет после регистрации, если правообладатель не сделает продление. Если статус товарного знака «Прекратил действие», вы ничего не нарушаете. Бывший правообладатель не имеет права направлять претензию и идти в суд. Сначала ему нужно продлить срок действия товарного знака и потом защищать его.
• Вы получали прибыль от использования чужого товарного знака или ожидали ее получения, размещая товар на онлайн или офлайн витринах. Неважно продали вы товар или нет, размещение его на маркетплейсе – уже повод обратиться с претензией.

Если эти признаки имеют место быть, значит, у правообладателя есть основания для взыскания компенсации. В противном случае нужно собрать доказательства своей добросовестности, например, указать, что товарный знак уже не действует, значит, незащищен.

Обратите внимание на личность правообладателя и проверьте по открытым базам данных Роспатента, принадлежит ли ему товарный знак. Если он действительно владеет указанным обозначением, нужно попытаться урегулировать спор на этой стадии самостоятельно или с помощью юристов.

Иногда правообладатели действуют через доверенных лиц, нужно убедиться, что доверенность подлинная и у представителя есть полномочия представлять интересы владельца обозначения. Проверку можно провести по сервису на сайте Федеральной нотариальной палаты. Если данных там нет, доверенность ненастоящая. Стоит помнить, что иногда ИП и компании выдают доверенности не через нотариуса. Тогда на бланке должна быть подпись генерального директора и печать. Такие доверенности подделывают чаще.

Доверенность обязательно прилагают к претензии. Если ее нет, а пишет вам не правообладатель, нужно уточнить у него, на основании чего он действует.

Без такой проверки можно стать жертвой мошенников, которые уже используют такую схему: направляют претензию от имени правообладателя, получают деньги от напуганного предпринимателя и скрываются. Правообладатель об этой ситуации может не знать.

Если вы имеете дело с настоящим правообладателем, для понимания его позиции можно изучить судебную практику с его участием. Если он часто подает в суд и добивается внушительных компенсаций, то, вероятно, будет идти до конца. Отсутствие судебных исков или проигрыши могут быть сигналом, что есть шанс избежать компенсации, если все сделать правильно. Дать точную оценку ситуации поможет юрист.

Обратите внимание, есть ли в претензии ссылки на доказательства правонарушения. Если их нет, есть шанс избежать ответственности. Надо как можно скорее прекратить правонарушение: удалить товар из интернет-магазина, сменить вывески или снять продукцию с продаж – убрать все следы. Правообладатель не сможет пойти в суд, потому что отсутствуют доказательства.

Часто правообладатели закупают товар с нанесенным товарным знаком, чтобы представить его в качестве доказательства суду. Обычно в этом случае к претензии прилагают кассовый чек.

Если вам сложно понять, как правильно действовать, обратитесь к юристу. Опыт позволяет специалисту быстрее оценить ситуацию, выбрать эффективное решение проблемы и довести ситуацию до положительного исхода.

Когда нарушение действительно было, нужно попытаться сделать последствия минимальными. Выход – снизить размер компенсации. Иногда получается договориться о выплате всего 50% от изначальных требований.

Чаще для этого приходится общаться с правообладателем или его представителем лично. В официальной переписке такие вопросы решаются с трудом. Необходимо предлагать аргументы, почему компенсация должна быть снижена.

Например, можно ссылаться на то, что нарушение было случайным или незначительным, что вы уже приняли меры для исправления ситуации, что вы не можете позволить себе выплатить большую сумму. В каждом случае свои варианты.

Важно проявлять уважение к правообладателю и не настаивать на своих условиях агрессивно. Лучше начать разговор с признания вины и готовности решить проблему.

Если договориться о снижении компенсации не удается, обратитесь за помощью к юристам или патентным поверенным. Они смогут предложить оптимальное решение.

Для этого нужно ответить на претензию. Без диалога мира не добиться. Во время общения обсуждаются условия мирового соглашения. Прекратить спор на этом этапе – лучшее решение для нарушителя.

Мировое соглашение может быть на любых условиях, которые не нарушают закон, права сторон и третьих лиц. Досудебный порядок разрешения спора не ограничивает стороны, в отличие от судебного этапа. В суде также можно заключить мировое соглашение, но в этом случае его должен утвердить суд. Поэтому лучше договориться на досудебном этапе.

Если вы хотите использовать товарный знак в дальнейшем, предложите правообладателю заключить лицензионный договор. Возможно, ему будет интересно ваше предложение.

Если договориться не получилось, правообладатель, вероятно, пойдет в суд.

Отменить регистрацию конкурента можно, если есть достаточные основания. Вам не придется платить компенсацию, а товарный знак перестанет охраняться. Его можно зарегистрировать на себя. Процедура аннулирования непростая, но часто это единственный способ избежать претензий, особенно когда они не обоснованы.

Например, сотрудник решил после увольнения создать вам проблемы, зарегистрировал ваш товарный знак на себя и направил претензию, чтобы получить компенсацию. В этом случае лучше попытаться оспорить регистрацию.

Есть несколько способов, которые позволяют аннулировать товарный знак:

• Подать возражение против правовой охраны товарного знака. Это возможно, если конкурент вводит в заблуждение потребителей, используя обозначение. Понадобятся доказательства этого факта. Возражение подается в Палату по патентным спорам, оспорить решение можно в Суде по интеллектуальным правам.
• Обратиться в ФАС с заявлением о недобросовестной конкуренции. Антимонопольный орган проверит этот факт и вынесет решение. Если оно будет положительным, нарушитель заплатит штраф, а его товарный знак будет легче аннулировать.
• Подать иск в Суд по интеллектуальным правам. Если иск будет удовлетворен, можно с этим решением идти в Роспатент, чтобы аннулировать регистрацию конкурента.

Если правообладатель сам не использует зарегистрированный товарный знак в течение 3 лет, то аннулировать регистрацию будет легко. Это частая причина отмены правовой охраны. Найти другие основания для аннулирования самостоятельно сложнее. Целесообразно обратиться в патентное бюро, чтобы действовать быстрее и эффективнее.

Главное – не паниковать, увидев претензию от правообладателя товарного знака. Всегда есть шанс выйти из ситуации с минимальными потерями. Мы это точно знаем, потому что регулярно помогаем предпринимателям уменьшать последствия ранее сделанных шагов.