Введение потребителя в заблуждение относительно производителя товаров или лица, оказывающего услуги: аспекты применения п.3 статьи 1483 ГК РФ
Эта статья написана по следам комментариев наших читателей в социальных сетях. Мы разберём случаи, когда поданное на регистрацию обозначение либо сходное с ним до степени смешения ранее использовалось и/или используется на дату подачи заявки лицами, отличными от заявителя. Может ли быть предоставлена правовая охрана такому обозначению? С чем столкнётся заявитель?
Случаи, когда на регистрацию подаются обозначения, которые кем-то используются либо использовались ранее, либо обозначения, имитирующие таковые, нередки. Например:
- обозначение используется некоторое время несколькими лицами-конкурентами без приобретения правовой охраны, затем одно из них подает заявку на регистрацию товарного знака на свое имя;
- иностранная компания уходит с рынка, местный бизнес начинает производство однородных товаров и подает заявку на регистрацию сходного обозначения;
- заявка на товарный знак подается со стороны одного из дистрибьютеров/импортеров реализуемой на территории РФ иностранной продукции, маркируемой товарным знаком, не имеющим правовой охраны на данной территории.
Как проходит экспертиза?
После подачи заявки и получения решения о ее принятии к рассмотрению начинается этап экспертизы заявленного обозначения. Из каких источников на данном этапе эксперт может получить информацию об использовании знака до даты приоритета?
Во-первых, в заявку может быть подано неформальное возражение (т.н. протест) против регистрации товарного знака со стороны любого лица. В описанных выше ситуациях таким лицом может выступать, например, иностранный правообладатель, иной дистрибьютер/импортер товаров иностранного производителя либо компания-конкурент, использующая данное обозначение в отношении однородных товаров и/или услуг до даты приоритета.
Информация, изложенная в неформальном возражении, должна быть подтверждена документально. Например, могут быть приложены официальные документы компании, коммерческие и маркетинговые документы, информация из СМИ, касающаяся продвижения товаров и/или услуг, маркированных заявленным обозначением. В этом случае доводы возражения могут быть приняты во внимание при проведении экспертизы и повлиять на ее результат.
Во-вторых, эксперт самостоятельно обращается к информации, содержащейся в открытом доступе, с целью выявления информации о заявленном обозначении и оценки его использования третьими лицами для маркировки товаров и/или услуг, однородных заявленным.
При наличии достаточных оснований эксперт сначала выносит уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства со ссылкой на п. 3 ст. 1483 ГК РФ – введение потребителя в заблуждение относительно производителя товаров/лица, оказывающего услуги, а при непредставлении со стороны заявителя достаточных доказательств, опровергающих довод о введении в заблуждение, - отказ в регистрации товарного знака по данному основанию.
Чем руководствуется экспертиза при признании обозначения вводящим потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара/лица, оказывающего услуги?
Согласно Руководству, утвержденному Приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12, к обозначениям, способным ввести в заблуждение относительно изготовителя товара, относятся обозначения, элементы которых указывают на определенного изготовителя или порождают представление об определенном изготовителе через ассоциации, которые возникают у потребителя. То же справедливо и в отношении лиц, оказывающих услуги.
Таким образом, чтобы сделать вывод о том, что введение потребителя в заблуждение возможно, эксперту требуется найти подтверждение, что потребитель осведомлен о существовавшем до даты приоритета обозначении и ассоциирует его с конкретным лицом, не являющимся заявителем по заявке.
Второй критерий, определяющий возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара/лица, оказывающего услуги, указывает на необходимость введения заявителем товаров со сходным обозначением в гражданский оборот. Несмотря на то, что данный критерий является дискуссионным в научной литературе, в практике Роспатента нередко можно встретить отсылку к нему.
Вместе с тем, сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение. Как отмечает Роспатент, «для возникновения у потребителей неверного представления об источнике происхождения товаров, средний потребитель должен быть с ним, как минимум знаком, то есть слышать о нем из рекламы, видеть в предложениях о продаже, встречать упоминания о нем в средствах массовой информации, сети Интернет и т.п.».
То есть, к обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и/или услуг, с высокой долей вероятности будут отнесены обозначения, тождественные или сходные до степени смешения/имитации таких обозначений, известные для потребителей и используемые для маркировки товаров и/или услуг, а также обозначения и их имитации, не зарегистрированные в качестве товарных знаков, но широко используемые в гражданском обороте лицами, отличными от заявителя.
При этом в отношении регистрации обозначений, тождественных/сходных с обозначениями компаний, которые ушли с рынка Российской Федерации, Роспатент отмечает, что данный факт«не отменяет создание угрозы смешения и введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров».
Итак, в ходе проведения экспертизы оценивается наличие в обозначении элементов, способным привести к введению потребителя в заблуждение, и в случае, если сведения, указывающие на изготовителя/лица, оказывающего услуги, не соответствуют действительности, заявленное обозначение может быть признано способным ввести в заблуждение.
Важно отметить, что наличие либо отсутствие у обозначения способности ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя/лица, оказывающего услуги, всегда рассматриваетсяприменительно к заявленному перечню товаров и/или услуг.
Как преодолеть отказ в регистрации товарного знака со ссылкой на п.3 статьи 1483 ГК РФ?
Предварительный отказ в регистрации товарного знака можно попытаться преодолеть в рамках ответа на уведомление экспертизы. В случае, если этого сделать не удалось, и Роспатентом принято решение об отказе в регистрации товарного знака, данный отказ можно оспорить путем подачи возражения в Палату по патентным спорам.
При этом необходимо документально подтвердить свою позицию, и перечень доказательств будет зависеть от ситуации.
Если заявка на регистрацию товарного знака подана в отношении обозначения, которое использовалось либо используется не только заявителем, то в этом случае ему потребуется представить:
- документы, подтверждающие его фактическую деятельность по реализации заявленных товаров/оказанию заявленных услуг (договоры аренды/купли-продажи помещения, договоры о реализации товаров/оказании услуг с указанием территории и объёмов, договоры о рекламе и т.п.);
- документы, свидетельствующие об узнаваемости заявителя потребителями в России как производителя товаров/лица, оказывающего услуги, маркируемые заявленным обозначением (рекламная информация, публикации СМИ, сведения об участии в выставках и т.п.). Помимо этого, крайне желательно представить информацию из независимых источников, например, данные социологического опроса потребителей.
Если заявка была подана дистрибьютером/импортером товаров, которые производятся иностранной компанией, то потребуется предоставить в качестве доказательств:
- документы, подтверждающие его связь с производителем (контракты/счета-фактуры/акты выполненных работ и т.д.);
- документ, в котором иностранный производитель выражает свое согласие с регистрацией товарного знака в России на имя дистрибьютера/импортера. Важно при этом помнить, что дистрибьютерский или лицензионный договор, включающий полномочия на использование товарного знака производителя, не является согласием на его регистрацию.
Указанный список документов не является исчерпывающем и формируется применительно к каждому конкретному случаю отдельно.