Лого vc.ru

Международный товарный знак: Как зарегистрировать и защитить

Международный товарный знак: Как зарегистрировать и защитить

В связи с разбирательством между King (игра Candy Crush Saga) и авторами The Banner Saga на портале Game Industy вышел материал о том, как правильно провести регистрацию товарного знака, какие есть подводные камни, и в каком случае можно отзывать чужую регистрацию. Редакторы «Рынка игр» попросили юриста Кирилла Палагина, проработавшего в таких крупных компаниях как Mail.ru, CTC Media и Game Insight, адаптировать материал и внести необходимые уточнения для игровой индустрии.

Поделиться

Кирилл Палагин

Регистрация игровыми студиями товарных знаков, состоящих из часто используемых слов, — тема, которую в последнее время бурно обсуждают в профессиональном сообществе. Значительная часть этих обсуждений сфокусирована либо на этической стороне, либо на сомнительной интерпретации законности. Пытаясь разобраться в этом вопросе, авторы Game Industy описывают процедуру регистрации товарных знаков сразу в нескольких странах, а также то, что на самом деле важно учесть при их использовании игровыми студиями. 

Регистрация

Зарегистрированный товарный знак дает владельцу право использовать его самостоятельно, а также запрещать всем третьим лицам использовать его в отношении товаров или услуг, для которых он зарегистрирован. Связь между «товарным знаком» и «товарами или услугами», для которых товарный знак зарегистрирован, очень важна, поскольку именно она определяет объем исключительных прав владельца товарного знака и его охрану.

Как правило, время регистрировать обозначение в качестве товарного знака наступает в тот момент, когда для игровой студии настало время выпускать на рынок свою игру или приложение под определенным обозначением, которое она хочет использовать в рекламе и продвижении. Необходимо определить, преимущественно в каких странах будеть продвигаться игра (приложение), какие страны будут основными рынками и регистрировать товарный знак исходя из этого принципа. Существует два пути регистрации товарного знака в нескольких странах: 

  • Регистрация товарного знака на основании первичной национальной регистрации через обращения в патентные ведомства других стран. Например, на основании регистрации товарного знака в России вы можете получить охрану товарного знака в Великобритании путем обращения в UKIPO – United Kingdom Intellectual Property Office или в США путем обращения в USPTO – United States Patent and Trademark Office.
  • Регистрация товарного знака в нескольких странах одновременно, на основе одной заявки, поданной по процедуре, предусмотренной Мадридским соглашением и Протоколом к нему. Регистрация товарного знака по Мадридской системе позволяет владельцу товарного знака, который был зарегистрирован в любой из стран-участниц Мадридской системы, подать международную заявку и получить охрану сразу в 92 странах (если это необходимо), которые в настоящее время являются ее участниками. Заявитель лишь должен выполнить определенные требования и соблюсти формальные процедуры подачи заявки в каждой выбранной стране. Если регистрация пройдет успешно, заявителю будет предоставлена национальная охрана его товарного знака в каждой стране. 

Зарегистрировать товарный знак в нескольких странах одновременно можно по процедуре, предусмотренной Мадридским соглашением и Протоколом к нему.

В Европе существует альтернативная Мадридской системе процедура CTM (Community Trade Mark). Заявки по этой системе могут быть поданы через национальные ведомства по интеллектуальной собственности любой из стран-членов ЕС или в центральное отделение управления по гармонизации на внутреннем рынке (OHIM). В отличие от заявок по Мадридской системе, CTM требует заполнения всего лишь одной заявки. После регистрации CTM охватывает все 28 стран-членов Европейского союза.

Поданная по системе CTM заявка направляется на проверку, в процессе которой OHIM может вынести решение о регистрации товарного знака либо отказать в регистрации по «абсолютным основаниям» или при несоблюдении формальных требований. 

«Абсолютные основания» для отказа в регистрации

Статья 7 закона о товарных знаках Евросоюза устанавливает список из одиннадцати «абсолютных оснований» для отказа в регистрации товарного знака. Следует обратить внимание лишь на три из них: 

  • не подлежат регистрации товарные знаки, которые не имеют различительной способности; 
  • товарные знаки, состоящие исключительно из изображений или слов, которые описывают вид, качество, количество, назначение, ценность, географическое происхождение, время производства или другие характеристики товара или услуги; 
  • товарные знаки, которые состоят исключительно из изображений или слов, вошедших во всеобщее употребление в обиходном языке или в добросовестно сложившейся практике торговли (другими словами, общепринятые товарные знаки).

Эти основания как раз и определяют основную сущность товарного знака — он служит для индивидуализации и отличия товаров или услуг одного лица от другого. Товарные знаки, которые лишены различительной способности, будут не в состоянии исполнять такую функцию (например, слова «Супер» или «Ценность» сами по себе не имеют отличительного характера). То же самое можно сказать и о товарных знаках, которые носят описательный характер в отношении товаров или услуг, для которых они зарегистрированы (например, Video Game или «Видеоигра» для видеоигр) и товарных знаках, которые стали общеизвестными терминами (например, Escalator («Эскалатор»), Aspirin («Аспирин»), Hoover («Пылесос»)).

Важно отметить, что не существует никаких правил предотвращения регистрации общеупотребимых слов в качестве товарных знаков, если они не подпадают под вышеуказанные основания (и отвечает другим требованиям регистрации, которые здесь не обсуждались). Таким образом, заявку на регистрацию товарного знака Pages для печатной продукции, скорее всего, посчитают описательной и не примут, а вот заявку на регистрацию товарного знака Pages для компьютерных программ могут таковой не посчитать и принять (кстати, товарный знак Европейского сообщества Pages принадлежит Apple Inc.). Точно так же заявка на регистрацию товарного знака Candy для конфет, очевидно, будет описательной, а заявка на регистрацию товарного знака Candy для игрового программного обеспечения видео и видеоигр таковой не будет. 

Заявку на регистрацию товарного знака Pages для печатной продукции, скорее всего, не примут, а вот заявку на регистрацию товарного знака Pages для компьютерных программ могут принять.

Следует обратить внимание, что товарный знак, который подпадает под основания, перечисленные выше, тем не менее, можно зарегистрировать, если заявитель сможет доказать, что его знак уже приобрел отличительную способность в процессе использования. Это довольно трудная задача, однако этого можно добиться путем, например, последовательного использования знака в течение длительного периода времени. 

Заявитель лишь будет обязан предоставить необходимые доказательства того, что его знак не конкурирует с уже зарегистрированными товарными знаками других лиц. Это делается путем проведения так называемого «поиска свободного пространства» на соответствующих территориях до подачи заявки, которая, как минимум, должна включать в себя материалы поиска по реестрам товарных знаков национальных ведомств. 

Подача возражений и отзывы

После того, как заявка CTM будет рассмотрена, она публикуется в реестре OHIM и вступает в период, в течение которого может быть подано возражение против регистрации товарного знака CTM. Период подачи возражений длится три месяца с даты публикации. В течение этого периода, любая третья сторона или заинтересованное лицо могут предъявить возражение против заявки на регистрацию товарного знака CTM на том основании, что: 

  • она идентична ранее зарегистрированному товарному знаку, а товары или услуги, для которых запрошена регистрация товарного знака CTM, идентичны товарам, которые уже защищены соответствующим товарным знаком; 
  • она является сходной до степени смешения с более ранним товарным знаком, а товары или услуги, для которых запрошена регистрация, сходны с товарами или услугами, которые ранее уже были защищены соответствующим товарным знаком.

  • она является либо тождественной, либо сходной до степени смешения с более ранним товарным знаком (но в отношении другого товара или услуги), более ранний товарный знак используется и имеет сложившуюся репутацию у потребителей на соответствующей территории, а использование нового товарного знака без уважительных причин может привести к одному из трех типов ущерба, неофициально известных как «размывание различимости товарного знака», «использование репутации раннее зарегистрированного товарного знака» и «ущерб, порочащий репутацию раннее зарегистрированного товарного знака».

Возражение — это не только механизм для обеспечения отсутствия пересекающихся регистраций, но и важный инструмент для правообладателей существующих товарных знаков, чтобы защитить ценность их исключительных прав, предоставленных им в отношении уже существующих товарных знаков.

После регистрации товарного знака Европейского сообщества его владелец должен использовать данный товарный знак в том виде, в котором он был зарегистрирован и в отношении тех товаров или услуг, для которых он был зарегистрирован, в течение пяти лет с момента регистрации. Невыполнение этого требования (или любое последующее использование товарного знака по истечении пяти лет) влечет за собой отзыв его использования, который может быть подан любым третьим лицом.

Владельцы товарных знаков Европейского сообщества должны также гарантировать, что их товарные знаки не подпадают ни под одно из «абсолютных оснований» для отказа в регистрации, упомянутых выше в течение всего срока действия их товарных знаков. 

Возражение — это не только механизм для обеспечения отсутствия пересекающихся регистраций, но и важный инструмент для правообладателей существующих товарных знаков.

Чтобы товарные знаки не стали общеизвестными (общеупотребимыми), их владельцы довольно часто принимают определенные меры в отношении лиц, которые использует данные товарные знаки в качестве общих терминов, или пытаются просвещать потребителей, как должны быть использованы эти знаки, с помощью маркетинговых компаний. Можно, например, вспомнить кампанию по борьбе с общим употреблением товарного знака XEROX в начале нулевых, которая заявляла потребителям: «Если Вы будете употреблять слово XEROX так же часто как слово «аспирин», у нас заболит голова».

В целях поддержания отличительной способности товарного знака Европейского сообщества его владелец должен также следить за другими заявками, подаваемыми для аналогичных товарных знаков в отношении похожих товаров или услуг, и быть готовым противостоять этому в случае необходимости. Невыполнение этого требования может привести к размыванию различительной способности товарного знака (то есть действовать в качестве идентификатора происхождения товаров или услуг). Таким образом, предоставление возражения является рутинной частью процесса управления портфелем любых сложных прав правообладателя. 

Владелец товарного знака должен следить за другими заявками, подаваемыми для аналогичных товарных знаков.

Еще одна из причин для подачи возражений против регистрации заключается в том, что если владелец товарного знака позволит использовать обозначение, подобное уже имеющемуся товарному знаку в течение пяти лет подряд, он уже не сможет заявить, что товарный знак, зарегистрированный позже, является недействительным или возразить против использования этого товарного знака, кроме случаев, если этот товарный знак был использован недобросовестно (что бывает очень трудно доказать). 

Использование

Проверка нарушения исключительных прав владельца товарного знака Европейского сообщества является, по существу, такой же, как и проверка на возражения, о которой говорилось выше, за исключением того, что вместо сравнения ранее зарегистрированного товарного знака с заявкой о регистрации более позднего знака, проводится сравнение между зарегистрированным товарным знаком и использованием товарного знака третьей стороной в процессе торговли. 

Чтобы предотвратить нарушение своих исключительных прав и потенциальные убытки, владелец зарегистрированного товарного знака Европейского сообщества может предъявить нарушителям судебные иски и рассчитывать на определенные средства защиты, такие как судебный запрет. В условиях глобальной экономики довольно часто бывает, что нарушитель находится в другой юрисдикции — это вызывает дополнительную сложность применения ответственности и увеличивает стоимость исполнения принудительных действий. 

Владение CTM в некоторой степени упрощает принятие принудительных мер в отношении нарушителя. Например, Суд Европейского союза постановил, что национальный суд имеет право выдавать общеевропейский запрет, чтобы предотвратить нарушение при определенных обстоятельствах. Это не позволяет избежать проблем вне территории Европы, поэтому участие в сложных трансграничных разбирательствах во многих случаях остается привилегией состоятельных правообладателей. 

Мнение сообщества

Регистрация и использование игровыми студиями товарных знаков, состоящих из часто используемых слов, — не новое явление и это не является незаконным. Одна из причин, почему студии прибегают к регистрации подобных знаков, заключается в поиске защиты от сохраняющейся проблемы игрового клонирования. В некоторой степени это связано и с определенными сложностями, с которыми студии сталкиваются при защите функциональности игры и игрового процесса (в отличие от его визуальных элементов или исходного кода). 

Такая стратегия — это не то, для чего первоначально предназначался закон о товарных знаках Евросоюза, но во многих случаях альтернативы пока не существует. До тех пор, пока вопрос о клонировании игр не будет должным образом рассмотрен на законодательном уровне, вполне вероятно, что правообладатели будут еще очень долго полагаться на регистрацию часто используемых слов в качестве товарных знаков. 

Как показали недавние громкие споры в отношении товарных знаков, игровое сообщество было и остается крупной силой, с которой приходится считаться. Владельцам товарных знаков необходимо учитывать коммерческие риски, вытекающие из регистрации знака и из его использования, которое может быть чрезмерно агрессивным или недобросовестным. 

Простой гарантии, что товарный знак зарегистрирован для товаров или услуг, уже недостаточно. Данный факт ставит студии в сложное положение в стратегическом плане. Однако никто не хочет, чтобы на его репутацию повлияла негативная информация — это может повлечь изоляцию от игрового сообщества, на которое он опирается в плане талантов, опыта и действующего бизнеса. Необходимо принимать во внимание мнение этого сообщества и искать баланс при принятии решений о регистрации товарных знаков и выборе стратегий их использования.

Статьи по теме
Игорь Мацанюк, Game Insight: «Готова ли ваша компания к переменам»15 сентября 2014, 15:29
Популярные статьи
Показать еще
Комментарии отсортированы
как обычно по времени по популярности

Регистрация товарного знака самам по себе не защищает от судебного иска от владельца схожего товарного знака.

Знаю прекрасный случай, когда иск от более сильной (в финансовом и пр. смысле) компании привел к добровольному соглашению о смене имени и куче расходов икгровой компании, владельца товарного знака в США. Смена имени тем временем убила франшизу.

Недавно узнал, что американская компания Com2us зарегала товарный знак "Tower Defence" (именно с заглавных букв) аж в 2008 году.
Интересно сейчас бы это ей удалось ?

0

думаю, сейчас бы так просто не получилось...

0

Возможность комментирования статьи доступна только в первые две недели после публикации.

Сейчас обсуждают
Дмитрий Кубитский
kotobotov.ru

аукцион нужно проводит, кто меньше всего затребует за свою "любовь" тот и получит бабки, остальные не получат ничего.

Бывший глава Google затруднился ответить на один из традиционных вопросов компании на собеседованиях
0
Ilyes Garif

кому нужно? и для чего?

«Добро пожаловать в 2030 год»: член датского парламента о счастливой жизни без приватности и личных вещей
0
Artem Agafonov

Аудитория у поисковиков разная. Это примерно как аудитория Одноклассников и Фейсбука.

«Клиенты хотят, чтобы агентство отвечало за прибыль»: что такое performance-маркетинг и как с ним работать
0
Yury Molodtsov

То есть вы еще и с Analytics и Метрикой все успели перепутать?)

«Яндекс» создал платный поисковик информации для бизнеса
0
Антон Лапшин
МИЛИ

а я давно уже говорю, что киберпанк наступил, только не все это ещё приняли

«Добро пожаловать в 2030 год»: член датского парламента о счастливой жизни без приватности и личных вещей
0
Показать еще