Лого vc.ru

Как зарегистрировать товарный знак и не потерять свой бренд — советы юристов

Как зарегистрировать товарный знак и не потерять свой бренд — советы юристов

Команда российско-канадской юридической фирмы IPS написала для vc.ru колонку о вопросах регистрации товарного знака и использования чужого бренда.

Немного теории

В начале жизни каждая компания получает имя — фирменное наименование, а при необходимости — и коммерческое обозначение. При успешном развитии событий продукты или услуги компании становятся известны широкому кругу потребителей, и бренд приобретает цену.

Регистрация товарного знака позволяет законодательно защитить достигнутый успех от недобросовестных конкурентов. Согласно статье 1484 ГК РФ, исключительное право на использование товарного знака получает тот, кто раньше его зарегистрирует. Наличие этого права на законных основаниях запрещает конкурентам предоставлять услуги или продавать продукцию под защищенным брендом.

Сам факт регистрации создаёт нематериальный актив, которым можно распоряжаться «любым не противоречащим закону способом» (п. 1 ст. 1229 ГК РФ), включая лицензирование, продажу или закладывание под залог для получения займа, например, в российских филиалах западных банков.

Товарный знак может быть не только словесным, но и изобразительным (логотип), а также комбинированным (ст. 1482 ГК РФ). Регистрация графических элементов в разном сочетании на разном цветовом фоне позволяет защитить узнаваемый дизайн компании.

Бывают и другие виды товарных знаков. Например, компаниям Vanish, МТС, «Сбербанк» удалось зарегистрировать цвет в качестве товарного знака (смотри товарные знаки № 310 048, № 560 598, № 556 088).

Поскольку разработка логотипа — это творческая работа, с момента создания он защищается еще и авторским правом. Автор (дизайнер) должен формально передать компании права на использование логотипа (по ст. 1285 или 1286 ГК РФ), чтобы с ним не возникло разногласий, особенно если в будущем бренд станет дорогим.

Примеры потери бренда

Предположим, что вы несколько лет подряд продаёте окна под названием «Весна за окном». Вы сделали этот бренд узнаваемым благодаря значимым вложениям в рекламу, качеству вашего продукта и персональному подходу к клиентам, но по каким-то причинам не стали регистрировать.

Конкуренты могут вас опередить, оформив на себя товарный знак на ваш бренд (ст. 1484 ГК РФ). На основании приобретенного исключительного права они смогут продавать окна своего производства с названием «Весна за окном», а вам запретить его использование.

Вынужденная отсрочка в регистрации товарного знака может быть связана с его недостаточной различительной способностью. По этой причине, например, словесный товарный знак «1С» (№ 340 505) изначально не мог быть зарегистрирован.

Но после регистрации и использования в течение некоторого времени комбинированного обозначения (№ 134 503) наименование «1С» получило известность, поэтому словесный товарный знак обрел различительную способность. О том, как доказать различительную способность товарного знака смотрите п. 35 правил по подаче и экспертизе товарных знаков, далее — правила; п. 1.1 ст. 1483 ГК РФ.

Другой пример потери бренда связан с иностранными производителями, в частности из Китая, которые ввозят продукт в РФ и не заботятся о защите. Как только какой-нибудь бренд становится узнаваемым на рынке, конкурент спешит зарегистрировать его и внести товарный знак в таможенный реестр, тем самым накладывая запрет на ввоз в РФ продукции оригинального производителя.

На практике подобные ситуации встречаются достаточно часто, и способов защиты у пострадавшего создателя бренда, к сожалению, мало и они дороже, чем первоначальная регистрация товарного знака.

В частности, чтобы бороться с агрессивным ведением бизнеса, как описано в этих двух примерах, необходимо оперативно оспаривать опасные товарные знаки в Палате по патентным спорам, а в суде доказывать право преждепользования или недобросовестную конкуренцию.

Следует отметить, что регистрация товарного знака позволяет не только защитить ваш бренд, но и снизить риск нарушения исключительных прав на товарные знаки третьих лиц. Если обозначение прошло экспертизу и зарегистрировано, то, следовательно, нарушения чужих знаков не были выявлены. Поэтому регистрация товарного знака должна предшествовать серьезным вложениям в бренд.

А, поскольку фирменное наименование часто удобно использовать в товарном знаке, то еще до регистрации компании следует понимать формальные требования к товарному знаку, провести предварительный поиск товарных знаков и наименований, которые в будущем могут вам мешать.

Подводные камни регистрации

Казалось бы, все ясно — придумали яркое неповторимое название, нарисовали свой логотип, провели поиск в базе товарных знаков и подали заявку на регистрацию. Но есть ст. 1483 ГК РФ, где прописаны основания для отказа в регистрации товарного знака.

Государственная экспертиза проверяет совпадение вашего товарного знака с существующими, используя такие понятия, как «сходство до степени смешения», фактор «введения потребителя в заблуждение» или «отсутствие различительной способности». И опасность отказа в регистрации зачастую кроется в недооценке заявителями как раз этих обобщенных формулировок, узкое их понимание.

Согласно вышеописанным правилам, утвержденным приказом № 482 Министерства экономического развития РФ: тождество товарных знаков — это совпадение обозначений во всех элементах, точное копирование средства индивидуализации (смотри п. 41 правил).

Сходство до степени смешения — это ассоциация товарных знаков между собой, несмотря на отдельные отличия (смотри п. 42−44 правил). Однородность товарных знаков показывает, насколько велика возможность для потребителя отнести товары к одному изготовителю (смотри п. 45 правил).

К вводящим в заблуждение относятся такие обозначения, которые порождают в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности (смотри п. 37 правил).

Отсутствием четких количественных критериев сходства товарных знаков могут воспользоваться и конкуренты. Иногда даже вполне открыто:

Источник изображения: ФАС

Источник изображения: предоставлено пресс-службой «Традиция» для статьи «Фонтанки», по-немецки: «Отвоевываем полки»

Но даже в таком очевидном, казалось бы, случае с маслом «Баба Валя» в опросе, проведенном ФАС, только 58% голосующих определило похожесть упаковок. А патентный поверенный со стороны ответчика даже смогла на основе сравнительного анализа доказать отсутствие сходства упаковок до степени смешения (смотрите решение ФАС по делу Valio (товарные знаки № 383 792, 445 374; 975 439, 991 381) и «Баба Валя»).

А в следующих примерах товарные знаки уже были зарегистрированы, но затем регистрация была оспорена правообладателями сходных товарных знаков в Палате по патентным спорам (ППС):

Неоднократны случаи, когда, наоборот, в Палате по патентным спорам удавалось оспорить отказ зарегистрировать отвергнутый экспертом ФИПС товарный знак. Например, в Палате по патентным спорам удалось отстоять товарные знаки Philosophy (заключение), «Кулибин» (заключение), «Авто-японец» (заключение).

Повышает шансы заполучить надежный бренд знание правоприменительной практики. Попадая в «белые пятна», не охваченные нашим законодательством, вы отдаетесь на волю волн и юристов, способных трактовать закон как в вашу, так и не вашу пользу.

Например, остается актуальным вопрос использования чужих товарных знаков в доменных именах и контекстной рекламе. Об этом писалось на «Хабрахабр»: «Чужой товарный знак в контекстной рекламе: законно или нет?», «Подборки судебных решений. Ключевые слова и товарные знаки», «Всегда ли прав владелец товарного знака?». Опыт показывает: суд не признает, что использование товарных знаков в качестве ключевых слов в контекстной рекламе приводит к смешению товаров или услуг у потребителей.

Один из примеров. ООО «Бызово.ру» обратилось с требованием к ООО «Амаяма Авто» и ИП Николаев Е. А. прекратить использование зарегистрированного товарного знака «bizovo» и слов «bizovo», «bizovа», «bizov», «бизово», «бызова» в интернете. Вот выдержка из дела № А51−11 605/2013:

По мнению общества «Бызово.ру», судами сделаны необоснованные выводы о том, что ключевое слово для поиска информации в Интернете не обладает индивидуализирующей способностью, указание соответствующего обозначения в качестве ключевого слова осуществляется в технических целях и не может привести к смешению товаров (услуг) и признаваться использованием товарного знака по смыслу ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Истец полагает, что из публичной оферты следует, что индивидуализация сайтов происходит именно по ключевым словам, используемым рекламодателями в контекстной рекламе. В связи с этим использование чужого товарного знака произошло в момент указания обществом «Амаяма Авто» в приложениях к договору с третьим лицом спорного товарного знака в качестве ключевого слова для индивидуализации в сети Интернет и продвижения своего сайта, что привело к увеличению посещаемости сайта ответчиков.

Точку в деле ставит комментарий третьей стороны, «Яндекса».

Ключевое слово не обладает индивидуализирующей способностью даже в отношении конкретного рекламного объявления, так как на основании ключевого слова невозможно выделить конкретное объявление, поскольку одно ключевое слово может использоваться для неограниченного количества объявлений как одного и того же, так и разных рекламодателей. Ключевые слова не являются частью самого рекламного объявления, не входят в его содержание и не демонстрируются пользователям.

Ну а, поскольку ключевые слова не способствуют индивидуализации товаров, то и исключительное право на товарный знак при его использовании в качестве ключевого слова не нарушается (п. 2. 5) ст. 1484 ГК РФ).

Можно резюмировать, что использование чужих товарных знаков в качестве ключевых слов все еще воспринимается объектами правоотношений неоднозначно. Но суды чаще всего не удовлетворяют подобные иски.

А вот за использование чужого товарного знака в качестве доменного имени часто приходится расплачиваться. В простых случаях такие дела удается свести к п. 2. 5) статьи 1484 ГК РФ. Так произошло, например, в деле № А40−179 336/2016, где истцом выступала компания ZF Friedrichshafen.

Суд удовлетворил заявленные претензии на домен SACHS.RU, содержащий товарный знак № 791 003 «SACHS», на основании того, что у ответчика «отсутствуют законные права и интересы на домен», он не является владельцем указанного товарного знака, а также «домен не содержит в себе наименования или фирменного наименования ответчика». Поэтому если хотите избежать лишнего риска — проверяйте ваши доменные имена в базе товарных знаков.

Но даже если вы поторопились подать заявку на регистрацию, и не обнаружили сразу опасное сходство вашего товарного знака с другими объектами правовой охраны, вы еще можете рассчитывать получить разрешение самого правообладателя на регистрацию (по п. 4, 6, 9, 10 ст. 1483 ГК РФ).

Обратите внимание, что эксперт и в этом случае имеет право отказать в регистрации, если сочтет, что наличие двух сходных товарных знаков может ввести потребителя в заблуждение. Государственная пошлина в случае отказа в регистрации не возвращается.

Поэтому перед подачей заявки еще на этапе разработки и утверждения обозначения необходимо проводить полную проверку по всем возможным основаниям для отказа и на соответствие требованиям законодательства. Сама процедура регистрации товарного знака подробно изложена в ГК РФ (статьи 1492−1507) и правилах.

Присылайте колонки, соответствующие требованиям редакции, на secret@vc.ru.

0

Если бренд написан латиницей - рекомендую зарегистрировать его в США. Это довольно просто, стоит 200-300 долларов и происходит в течении года. Потом будет приоритет в регистрации по всему миру!

Нужна подробная интструкция)

0

Находиться при этом необходимо непосредственно в штатах?
Поддерживаю вопрос, есть информация как это осуществляется?

Зарегистрировать товарный знак можно практически в любой стране мира. При этом, наличие представительства в каждой из стран необязательно.
Существует система международной регистрации товарных знаков, в рамках которой можно подать единую заявку, которую будут рассматривать в каждом выбранном государстве. Подробнее можно посмотреть здесь: www.wipo.int/madrid/en/

Касательно регистрации в США не совсем так. Государственная пошлина за подачу заявки по одному классу товаров и услуг составит 275USD, за каждый дополнительный класс еще столько же. Кроме того, потребуется привлечение американского патентного поверенного и оплата его услуг.
Регистрировать в США имеет смысл в случае использования данного товарного знака на территории США. Приоритета по всему миру это не даст.

Как быть с приложениями? Если оно выпущено, но при первых признаках успеха ТЗ регистрируется иным лицом?
По каким категориям регистрировать ТЗ, касающиеся информационных сайтов в интернете?

Приложения можно регистрировать как ПО по классу 9. А также, в зависимости от функции, которое выполняет ПО, например: 35 ¬– офисные, 36 – финансовые, 38 – передача сообщений, 41 – обучающие, 42 – научные и т.д.

Есть несколько способов предотвратить использование вашего бренда, если у вас не зарегистрирован товарный знак. Во-первых, вы можете доказать случай недобросовестной конкуренции. Он должен быть признан ФАС (как в случае с маслом «Баба Валя») или судом.
Во-вторых, можно доказать право преждепользования обозначения.
В-третьих, если у вас украли обозначение с графическим элементом, то можно использовать авторские права дизайнера. Возможны и другие варианты в зависимости от конкретного случая.
Оспаривание регистрации требует немалых средств и времени. И после аннулирования чужого знака в любом случае придется подавать новую заявку на свое имя.
Поэтому лучше заранее позаботиться о регистрации товарного знака.

0

Спасибо, видимо, стоит рассчитывать главным образом на ППреждепользования и Авторские права на элементы

0

Регистрация в США полностью через интернет! Никто в самой стране НЕ нужен!! Я все сделал сам по статье на хабре!!!

0

Киньте ссылкой?

0

В США можно самому заявителю (будущему владельцу торгового знака) подавать заявку и расписываться в документах во время общения с USPTO. Для снижения рисков отказа в регистрации обычно привлекают специалиста (поверенного), владеющего национальным законодательством и правоприменительной практикой.
Согласно статистике в год в США подается около 500 000 заявок, а регистрацию получают всего около 300 000. www.uspto.gov/dashboards/trademarks/main.dashxml

Многие из зарегистрированных знаков оспариваются позже.

Само ведомство пишет, что поверенный необязателен, но очень может оказаться кстати вот тут: www.uspto.gov/trademarks-getting-started/trademark-basics/how-do-i-file-trademark-application

Но если вы решили всё делать своими руками, то вот полезная ссылка на документ USPTO, который может помочь вам подать заявку самостоятельно: www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/basics/BasicFacts.pdf

Так же на сайте USPTO часто выкладываются обучающие видео по регистрации товарных знаков.

0

(Сайты в ссылках только на английском, поэтому если возникнут вопросы, пожалуйста, обращайтесь лично и мы ответим)

Если можно, 2 вопроса: я купил домен в нескольких зонах (com, tv, online)
1) Как лучше регистрировать товарный знак, на домен без верхнего уровня или на каждый верхний уровень?
2) один из них раньше принадлежал кому-то, но не был продлен. Какая вероятность, что после запуска продукта на этих доменах кто-то захочет один отнять и сможет это сделать?

0

1) Зависит от того как обозначение будет использоваться. Например, для интернет магазина логично регистрировать c верхним уровнем домена, чтобы по названию пользователь сразу приходил на ваш сайт. (знак OZON.ru) Или, например, если это придает дополнительное смысловое значение обозначению (знак Probok.net). Возможны и многие другие варианты. Напишите нам, и мы проанализируем ваш конкретный случай.
2) Если у бывшего владельца данного домена имеется соответствующий зарегистрированный товарный знак, то у него есть неплохие шансы отнять данный домен. Но важно оценивать и другие условия, в частности, сравнить классы товаров и услуг по которым зарегистрирован знак, с услугами и товарами, которые предлагаете вы на своем сайте.

0

Большое спасибо! Буду держать в уме.

0

Право преждепользования доказывается путем предъявления каких-то старых например договоров, содержащих наименование? Печатной продукции, выпущенной определенное время назад?

0

В статье говориться про ГК глава 76 "Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий". А что из этого (средств индивидуализации) может зарегистрировать физ. лицо (например, фрилансер) ?

0

Согласно ст. 1478 ГК РФ: "Обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель." Аналогично для коммерческого обозначения (ст. 1538 ГК РФ). То есть фрилансеру необходимо сначала зарегистрироваться в качестве ИП.

0

А средства индивидуализации могут быть зарегистрированы как авторские права физического лица (например, в соответствии с ГК гл. 69-71)?

0

Или по другому. Какие средства индивидуализации могут быть зарегистрированы как авторские права физического лица (например, в соответствии с ГК гл. 69-71)?

0

Авторские права и права на средства индивидуализации- это разные вещи! Авторские права возникают без регистрации у автора в момент создания произведения, далее он может распорядиться своими правами. Так, например, логотипы и слоганы изначально создаются авторами (физическими лицами), а затем передаются по договору юридическим лицам, которые уже регистрируют товарный знак.

Прямой эфир
Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления