Лого vc.ru

«Если на вас подадут в суд, спрашивать с дизайнера логотипа будет нечего»

«Если на вас подадут в суд, спрашивать с дизайнера логотипа будет нечего»

Что важно знать о товарных знаках и особенностях работы с ними.

Специалисты по интеллектуальной собственности компаний IT Patent и TM Legal Олег Абраменко и Евгения Рыбалко об основных предпринимательских ошибках при регистрации товарного знака.

Олег Абраменко

По долгу службы мы занимаемся интеллектуальной собственностью, в том числе готовим заявки на регистрацию товарных знаков для предпринимателей из различных сфер деятельности. Ежедневно поступает большое количество заявок на проверку уникальности обозначения или подготовку необходимых документов.

В среднем за год регистрируется около 400 тысяч компаний, тогда как заявок на регистрацию товарных знаков подается всего 60 тысяч. Невидимая юридическая пустота подготавливает почву для многочисленных прецедентов, когда предприниматели теряют деньги, клиентов или компанию.

Для того, чтобы восполнить эту пустоту, мы подготовили описание проблемных ситуаций, а также возможные пути их решения. Так, каждый предприниматель сможет снизить риски и не беспокоиться за свой бизнес в части охраны прав на товарные знаки.

Небольшой ликбез. Товарный знак — это обозначение (словесное, изобразительное, комбинированное или иное), служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. В СМИ также можно встретить синонимы товарного знака — бренд, логотип, название.

Если программный продукт, компания, название товара обладает уникальностью и так называемой различительной способностью — оно может быть зарегистрировано как товарный знак. Оценку уникальности и различительной способности обозначения может провести только юрист.

Разберемся, какие существуют наиболее опасные заблуждения, ставящие под угрозу всю предпринимательскую деятельность.

Первая проблема: нейминг

Редко предприниматели проверяют юридическую возможность использования обозначения. «Отличная идея названия для бренда» превращается в его первую яму, которая будет только углубляться в процессе деятельности.

Как результат, можно потратить несколько лет на раскручивание ювелирного магазина, а после обнаружить, что месяц назад на добросовестно используемое название было выдано свидетельство на товарный знак. Доказывать, кто был первым — дело трудное. Так, один из наших клиентов сейчас вынужден работать над новым названием и заказывать полный ребрендинг, чтобы не получить иск.

Как правило, судебные издержки и представитель обходятся в несколько раз дороже, чем смена названия, поэтому многие предприниматели идут по этому пути. Рекламу, информационное распространение приходится перезапускать, а рынок завоевывать с нуля.

Такой опыт меняет отношение к вопросу регистрации. Никто не хочет наступать на те же грабли дважды, а потому предприниматели уже сразу проверяют свои идеи и оперативно подают документы на регистрацию товарного знака.

Как я уже упоминал, в России ежегодно регистрируют около 60 тысяч товарных знаков. Даже такое небольшое число сильно сужает возможность использования любого пришедшего в голову названия. Чтобы не нарваться на зарегистрированный товарный знак, можно и нужно проводить проверки. Тем более, её можно провести самостоятельно.

Некоторые юридические фирмы делают базовые проверки за пару часов и совершенно бесплатно. А отказ от проверки может только привести к большим проблемам на разных стадиях развития продукта и штрафам.

Пример — проект NumBuster. У компании True Software Scandinavia AB имеется зарегистрированный товарный знак TrueCaller в ряде стран, в том числе в России, Китае, Мексике, Сингапуре, Европе, США, что и стало причиной удаления приложения NumBuster из Google Play.

Какие есть информационные базы для проверки

  • ​Бесплатный поисковик по товарным знакам РФ. Он, конечно, не показывает заявки на товарные знаки и средненько ищет, но если он показал идентичный товарный знак, зарегистрированный для таких же классов товаров и услуг, то можно смело подбирать новое название.
  • Для проверки по базе Европейских товарных знаков, поданных через OHIM, можно воспользоваться поиском на сайте.
  • Проверка по базе международных заявок (Мадрид) на товарные знаки доступна по ссылке.

Вторая проблема: дизайн логотипа

Мы провели небольшое исследование дизайн-студий. Представившись клиентами, мы расспросили их о том, проверяют ли они возможность нарушения чужих прав на товарный знак при разработке дизайна и возможность его дальнейшей регистрации в качестве товарного знака.

Как оказалось, в 7 из 10 студий никаких проверок не делают, так как «они рисуют уникальные логотипы и придумывают оригинальные названия — проверки им не нужны и сотрудничать с юристами по этим вопросам они не собираются».

Бесспорно, дизайнер и не должен разбираться в юридических свойствах нарисованного им логотипа. Но он и не должен распространять ложные сведения и вводить своего клиента в заблуждение, что тот в абсолютной безопасности. Ведь если на клиента подадут иск, спрашивать с дизайнера будет бессмысленно.

Обсудите идею будущего логотипа с юристом, который сможет сразу обозначить те элементы, которые смогут и не смогут стать его охраноспособной частью. Юрист сориентирует дизайнера, как избежать ошибок, но реализовать замысел.

Всегда нужно иметь в виду, что нарисовав логотип с нуля, всё равно можно нарушить чужой товарный знак, так как они могут оказаться схожими до степени смешения. А ведь иногда дизайн-студии вольно или не вольно могут заниматься плагиатом, что тоже приведет к печальным последствиям.

Особняком стоит тенденция к упрощению дизайна и переход к минимализму. Один из наших клиентов потратил более 200 тысяч рублей на разработку логотипа, брендбука с подробным подбором цветов, шрифтов, способов использования логотипа в своих официальных документах.

Но когда он захотел зарегистрировать товарный знак, оказалось, что в названии присутствовал чужой зарегистрированный товарный знак, а графические элементы, состоящие из трёх простых геометрических фигур и двух линий, обрамлявших название, тоже являются охраняемыми элементами. Дизайн пришлось полностью переделывать за дополнительные деньги.

Третья проблема: нежелание регистрировать товарный знак сразу

Откладывание на потом юридических вопросов — одна из основных проблем большинства компаний. Особенно это касается товарных знаков и интеллектуальной собственности в целом. В сознании предпринимателей существует предубеждение, что всё это — головная боль, трата денег и их всё равно не коснется.

Сначала бывает «жалко денег», потом «некогда», затем «работаем, никто не пристает и ладно». Подобная вереница отговорок и самоутешений продолжается до момента, когда всё-таки проблема становится личной. Первоначальные траты, кажущиеся неоправданно большими, становится истощающими или катастрофическими. В таком случае суд не панацея, потому что стабильной и ясной практики не существует.

Вторая распространённая боль — это партнёры-основатели или рейдеры. Неудивительно, что для мести или рейдерства первые часто используют методы вторых.

Компания растёт и развивается, но в определённый момент партнеры ссорятся, и более ушлые сразу бегут регистрировать товарные знаки. Суд, пытаясь разобраться, кому принадлежит наименование, чаще всего выносит решение в пользу правообладателя, потому что доказать злой умысел при подаче заявки на схожее или такое же наименование практически невозможно.

Четвёртая проблема: регистрация товарного знака только в одной стране

Компания регистрирует товарный знак в РФ. Особенно упорные регистрируют, наоборот, только в США и на латинице, считая, что теперь они защищены везде. Это не так. Товарный знак действует на территории той страны, где он был зарегистрирован. Если вас интересует рынок Китая, США, Японии, то нужно регистрировать товарный знак во всех этих странах.

Пятая проблема: незнание о нарушении чужих прав на товарные знаки

Настоящим откровением для нас стало осознание, что благодаря интернету искать нарушителей стало до смешного просто. Для этого достаточно зайти в любую социальную сеть — например, Instagram. В графе поиска набрать популярный хэштег — «Лунтик», «Крош» или «Смешарики». На ваш выбор. Через несколько секунд вы увидите тысячи фотографий тортов домашних пекарен и предложений о продаже.

Марципановый «Лунтик» задорно улыбается с трёхъярусного цветного бисквитного торта. А пекарь не подозревает, что этот весёлый «Лунтик» — потенциальная повестка в суд по иску о нарушении исключительных прав на персонажа мультфильма, если он зарегистрирован как товарный знак. Компенсацию за один торт можно требовать минимальную — 10 тысяч рублей. Однако если умножить её на количество нарушителей, получится внушительное число.

Такие иски не редкость: компания Smeshariki Gmbh обратилась с иском к универсаму «Пулковский» за изготовление торта со «Смешариками», а студия анимационного кино «Мельница» требовала взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ивита» 600 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки «Лунтик», «Кузя» и другие.

Другой сценарий. Вы предприниматель, закупивший партию детских игрушек-персонажей мультфильмов. У вас есть всё, чтобы доказать законность сделок: договоры, накладные, акты. Но вот вы уже стали одним из десятков ответчиков, которым были разосланы «исковые письма счастья» от правообладателя.

Это уже не единичная реализация контрафактного товара, поэтому сумма компенсации существенно возрастает. Так, например, всё те же «Смешарики» взыскали 315 тысяч рублей с компании «Капель».

А может быть, вы открыли свой магазин автозапчастей и разместили логотип автомобилей ВАЗ у себя на вывеске? Получите иск и распишитесь. Как было установлено в рамках другого дела, когда ответчик без разрешения правообладателя разместил данное изображение на вывеске магазина, за что был привлечён к ответственности.

Включайте в договор условие, что вы получаете продукт, на который у продавца имеются исключительные права, подтверждённые документально (например, с правообладателем заключен лицензионный договор или договор о передаче исключительных прав), а также осмотрительно относитесь к продуктам, вывескам или рекламным материалам собственного производства, если вы используете известных персонажей или логотипы других компаний.

Присылайте колонки, соответствующие требованиям редакции, на secret@vc.ru.

0

У меня есть вопрос. Когда специалисты говорят о необходимости правовой охраны интеллектуальной собственности на территории Российской Федерации, то они всегда подразумевают лишь внутринациональные институты и механизмы, имея в виду все, что проходит через Роспатент? Или всегда есть уловки, которые позволяют обеспечивать правовую охрану и через наднациональное право (допустим, через какие-то двухсторонние межгосударственные, межправительственные и межведомственные соглашения или через Конвенции и многосторонние договоры)? То есть может ли какая-нибудь Евразийская патентная конвенция и регистрация того же товарного знака или коммерческого обозначения в иностранной юрисдикции быть более простым и дешевым решением, но столь же эффективным?

0

Это в развитие 4 пункта. Мысль — такой механизм может быть более эффективным в экономическом смысле, более дешевым?

Тут все зависит от объекта интеллектуальной собственности. Если мы говорим про товарные знаки, полезные модели, промышленные образцы, то регистрация производится только Роспатентом (на данный момент). Даже когда подается международная заявка на товарный знак (Мадрид) с испрашиванием охраны в России, такая заявка все равно рассматривается Роспатентом.
Единый Евразийский товарный знак находится еще на стадии согласования (eurasiancenter.ru/news/20170209/1004438250.html)
Что же касается изобретений, то здесь регистрацию осуществляют как Роспатент, так и Евразийское патентное ведомство (ЕПВ).
У региональных механизмов есть свои плюсы и минусы.
Плюсы: одно делопроизводство для тех стран, что входят в этот региональный союз, что уменьшает затраты.
Минусы: если такой патент действительно единый (а не разбивается на несколько отдельных патентов для каждой страны как сейчас в ЕПВ), то если его аннулируют - он перестанет действовать во всех странах. При обычной регистрации в каждой стране нужно будет аннулировать каждый патент отдельно.

Как вывод: с товарными знаками альтернатив по возможности регистрации не через Роспатент на данный момент нету.

0

Хорошо, все понял! Спасибо большое за такой развернутый ответ.

0

Либо я неправильно понял, либо Вы ошиблись.

Берем подпункт 14 пункта 2 правила 8 Инструкции к Мадридской конвенции, там указывается, что заявка должна содержать:
"(xiv) страны, в которых испрашивается охрана в соответствии со статьей Соглашения;"

Смотрим данную статью 3ter (1):
"(1) Заявление о распространении охраны, возникающей в результате международной регистрации, на страну, воспользовавшуюся возможностью, предоставляемой статьей 3bis, должно быть специально сделано в заявке, предусмотренной в пункте (1) статьи 3" .

Смотрим статью 3bis:
"Каждая Договаривающаяся страна может в любое время письменно уведомить Генерального директора Организации (далее именуемого "Генеральный директор") о том, что охрана, возникающая в результате международной регистрации, будет распространяться на данную страну только по специальному заявлению владельца знака".

Мадридская конвенция была ратифицирована еще 1 июля 1976 в СССР, я не нашел документа, которым этот акт был ратифицирован, но из практики знаю, что многие товарные знаки - не прошли регистрацию в российском Роспатенте, но при этом вполне себе охраняются в соответствии с именно Мадридской конвенцией. Из чего я делаю вывод, что ни СССР, ни Российская Федерация не делали специальной оговорки в соответствии со статьей 3bis Конвенции. Плюс, есть понятие общеизвестного товарного знака, следуя Вашей логике - он также должен регистрироваться через локальное патентное ведомство.

0

Немного упрощу:
www.rupto.ru/activities/inter/coop/wipo/madrid_system/questions_and_answers
п.3 - Как работает Мадридская система:
Каждое ведомство может вынести решение об отказе в предоставлении охраны в предусмотренные сроки. Отказ может быть как полный (в отношении всех заявленных товаров и услуг), так и частичным (в отношении части заявленных товаров и услуг). О таком отказе Ведомство информирует Международное бюро, которое, в свою очередь, уведомляет об этом Ведомство страны происхождения, а также владельца международной регистрации.

Процедура, действующая после уведомления о предварительном отказе в охране, определяется ведомством соответствующей указанной Договаривающейся стороны и касается непосредственно владельца и ведомства. Она не затрагивает ни ВОИС, ни ведомство происхождения.

Вся информация, требующаяся для дальнейших обсуждений с ведомством, содержится в направленном ведомством уведомлении о предварительном отказе. Это включает основания для отказа, сроки, установленные для подачи ходатайства о пересмотре или апелляции, орган, в который такое ходатайство о пересмотре или апелляции должно быть подано, и является ли обязательной или нет помощь местного представителя.

Пример отказа в РФ, товарный знак Materasso
www.wipo.int/romarin//searchAccess.xhtml?act=on&del=no&pen=no&searchString=+%28%2FMARKGR%2FINTREGN+contains+++1290399%29+

0

ГК РФ Статья 1508. Общеизвестный товарный знак
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/a7ea41ca53219ff2bd5b12ff9d499f43b8546876/
Он регистрируется через локальное ведомство

0

Не слышали, Роспатенту не планируют расширить полномочия на Евразийский союз в целом?

0

Скоро будет Евразийский товарный знак, но там немного другая процедура. Заявитель подает заявку в «ведомство подачи» — национальный патентный орган любой страны по выбору заявителя, который будет проводить проверку и регистрацию.
www.alta.ru/articles/51999/

0

Кроме ссылки в статье по поиску патентов онлайн нашел такой ресурс, находит многое:
onlinepatent.ru/trademarks/

Всё так, но в случае с NumBuster! - мы не только отбились и вернулись в Google Play, мы вернулись в него не потеряв своих позиций и с признанием ошибки со стороны конкурента.

Статья дельная и нужная, я бы только уточнил, что в маркетинге своего бренда, как оказалось, надо предупредительнее относиться ДАЖЕ к описанию своих услуг или продукта. Обязательно выяснится, что на рынке есть какие-то "запретные слова", как это выяснилось в нашем случае.

Я заранее извиняюсь, но ваш логотип вашей компании IT Patent "схож до степени смешения" с каждым вторым логотипом ЧОП, плохого антивируса или 100% moneyback ¯ \ _ (ツ) _ / ¯

0

Вот. На личном опыте всё проверили.

0

Верно сказали выше, интересует больше конкретики. Подскажите, если в Роспатенте нашли схожесть логотипа, они возвращают на доработку или отказывают через 12 месяцев?

0

В таком случае, эксперт принимает решение об отказе в регистрации. В решении он обязан написать, какие объекты интеллектуальной собственности являются схожими до степени смешения с заявленным обозначением. При определении схожести берется такой критерий оценки как "общее впечатление". Если Ваше обозначение создает угрозу смешения (использованы те же/ похожие/ созвучные слова, символы, похожие графические элементы), то это является достаточным основанием по п. 6, 7 , 8 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ отказать в регистрации. При этом тождество или сходство определяется с учетом однородности товаров. То есть если Вы заявили обозначение в классе "программное обеспечение", Вам не откажут, если найдут схожее обозначение в классе "мебель". Главное, чтобы Ваш логотип не посчитали схожим до степени смешения с общеизвестным товарным знаком. Однако мы довольно часто говорим, что экспертиза достаточно субъективна и в случае немотивированного отказа можно обжаловать решение.

А в какие сроки они это сделают? Потому что есть процедуры, описанные у роспатента, а вот срок только итоговый. И реально ли ускорить рассмотрение заявки?

0

Первый этап - формальная экспертиза. На данном этапе проверяется комплектность заявки + оплата пошлин. Длительность - 1-2 месяца. После начинается экспертиза обозначения. Точные цифры экспертизы называть трудно, потому что все зависит от каждого конкретного обозначения. При возникновении сомнений эксперт направляет письменное уведомление с предоставлением 6-месячного срока для ответа. Подобная переписка продолжается до тех пор, пока экспертом не выносится окончательное решение - о регистрации, либо об отказе в регистрации заявленного обозначения. Если запросов нет, то длительность экспертизы варьируется, но это все равно укладывается в пределы 10-12 месяцев. Может быть дольше.
Официальной процедуры ускорения в законодательстве нет. Можно ускорить через Мадридскую систему, но это очень дорого по пошлинам и стоимости услуг.

0

Небольшое уточнение - срок ответа на запрос - 3 месяца. А срок ответа на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства - 6 месяцев.

Краткое изложение статьи:

Заплатите юристам сейчас, чтобы не платить юристам потом. Юрист сам себюе не заплатит. Заплати юристу. Семь раз заплати юристу, один раз отмерь.

0

Насчёт примера с вазом в конце статьи: когда можно, а когда нельзя использовать марки авто в своём проекте? Например, в интернете куча проектов, использующих название авто: это не только интернет магазины, но и,скажем, огромное количество каталогов, использующих выбору марки (. Авто ру и прочие автодоски) - это тоже наказуемо? Если да, то как тогда использовать названия марок без последствий?

0

А Если есть идея хорошего названия, но пока нет хорошего логотипа именно в графической части, можно ли как-то его зарегистрировать, чтобы хотя бы название застолбить?

0

Можно проверить обозначение и оформить заявку на словесный товарный знак.
После этого - доработать логотип и регистрировать его как комбинированный или графический товарный знак.
Как показывает практика, многие идут по такому пути.
Здесь все упирается в необходимость оплаты пошлин по каждой заявке отдельно. Если финансовая возможность позволяет, то закрепить за собой несколько товарных знаков - надежный вариант.

0

Спасибо, К слову для статьи полезны были бы некоторые цифры, которые разнятся в услугах по регистрации: проверка, услуги юриста, другие услуги, ну и каков размер пошлин на класс

0

При переходе по ссылке "дизайнеры веб студий могут вольно или невольно заниматься плагиатом" ожидал увидеть лебедевский случай с воркплейсом

0

Основная канва статьи выглядит как "заплатите нашим юристам, дабы они потратив время на поиск совпадений не стали юристами ваших конкурентов"

Сколько стоит зарегистрировать название? И отдельно логотип?

0

Сложно называть приближенные цены на стоимость услуг, потому что каждая фирма выставляет свой прейскурант.
В среднем, если фирма ориентирована на малый и средний бизнес, цена заявки варьируется от 12 до 20 тысяч.

Основные затраты представляют пошлины, которые оплачиваются по каждой заявке отдельно.

1) пошлина за подачу заявки - 2700 рублей;
2) пошлина за экспертизу обозначения - 11 500 рублей за 1 класс МКТУ + 2050 за каждый последующий класс.
Количество классов подбирается индивидуально.
В среднем, обе пошлины обходятся в 20-25 тысяч.

Если эксперт принимает решение о регистрации, то Вам дается время (4 месяца) для оплаты последней пошлины - за выдачу оригинала свидетельства - 16 200 рублей. Это приблизительно через год.

Итоговая сумма складывается в 50-60 тысяч, из которых большую сумму забирают пошлины.

0

А почему только предприниматели виноваты? Сами пользователи грубо нарушают авторские права на товарные знаки, используя их в аккаунтах, аватарах и т.д.
Активно и нагло торгуют игровыми аккаунтами - в нарушение авторских и смежных прав.

Прямой эфир
Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления