Общеизвестность товарных знаков

Наша предыдущая статья, посвященная товарным знакам, имела оглушительный успех и понравилась многим читателям. Именно поэтому возникла потребность поддержать общий интерес и нетривиально осветить еще одну актуальную тему, касающуюся средств индивидуализации. Сегодня поговорим об общеизвестности товарных знаков и о проблемах, с которыми сталкиваются лица, пытающиеся регистрировать такие объекты.

Общеизвестный товарный знак (далее также — ОТЗ) — это широко известное в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении определенного класса товаров (услуг) средство индивидуализации, обладающее расширенной правовой охраной по сравнению с товарными знаками, регистрируемыми в общем порядке.

Следует уточнить, что в качестве общеизвестного товарного знака могут быть зарегистрированы как обозначение, используемое субъектом в предпринимательской деятельности, так и уже зарегистрированный в общем порядке товарный знак.

Законодательные критерии общеизвестности:

• товарный знак или обозначение должны интенсивно использоваться лицом на протяжении продолжительного промежутка времени в какой-либо сфере предпринимательства;
• товарный знак или обозначение должны стать широко известными в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров (услуг) определенных классов МКТУ на указанную в заявлении на регистрацию дату;
• признание товарного знака или обозначения общеизвестным невозможно, если широкая известность заявляемых на регистрацию в качестве ОТЗ товарного знака или обозначения доказана на дату, следующую за датой приоритета тождественного или сходного с ними до степени смешения товарного знака другого лица, который предназначен для использования в отношении однородных товаров.

Все законодательные критерии детально раскрываются в подзаконном акте Федеральной службы по интеллектуальной собственности, обзор которого будет представлен ниже.

Выделим основные преимущества общеизвестного товарного знака:

1) Предметное расширение правовой охраны. Правообладатель может осуществлять преследование за нарушение исключительного права на ОТЗ в отношении любых товаров и услуг классов МКТУ независимо от товаров и услуг, в отношении которых товарный знак или обозначение признавались общеизвестными. Правовое регулирование, связанное с ОТЗ, по сути расширяет действие п. 3 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), допускающего преследование за неправомерное использование товарного знака только в отношении тех же товаров/услуг, в отношении которых регистрировалось средство индивидуализации, или в отношении однородных товаров/услуг.

2) Расширение правовой охраны по срокам. В отличие от обычных товарных знаков, правовая охрана которым предоставляется в соответствии с п. 1 ст. 1491 ГК РФ на 10 лет с даты подачи заявки на регистрацию с возможностью продления, правовая охрана ОТЗ действует бессрочно.

3) Ретроспективность правовой охраны. Признание общеизвестным возможно до даты подачи заявления на признание знака или обозначения ОТЗ. Следовательно, возможно и ретроспективное преследование за нарушение исключительных прав на ОТЗ с поправками на сроки исковой давности. Такая позиция была отражена в том числе в Определении Конституционного Суда РФ от 19.09.2019 № 2145-О [1]. Высший судебный орган указал:

«Следовательно, при признании Роспатентом ранее зарегистрированного в установленном порядке товарного знака общеизвестным дата его приоритета может быть установлена ранее даты такого признания, а также и ранее даты подачи правообладателем заявления о признании товарного знака общеизвестным. Более того, при наличии соответствующих условий она может быть установлена и ранее даты первичной регистрации названного товарного знака.

Подобное правовое регулирование исходит из того, что общеизвестность товарного знака (используемого в качестве товарного знака обозначения) является фактом объективной действительности и процедура признания такого товарного знака (обозначения) общеизвестным товарным знаком имеет целью подтверждение или опровержение данного факта, а не его возникновение».

В тексте Приказа Минэкономразвития России от 27.08.2015 № 602 [2]уточняется, что общеизвестность товарного знака или обозначения способны подтвердить следующие материалы (сведения):

• об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации (дата начала использования товарного знака, перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения);
• о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;
• о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты);
• о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;
• о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента.

Итак, из вышеприведенной информации следует очевидный вывод: регистрация товарного знака или обозначения в качестве ОТЗ подразумевает под собой не просто возможность практически неограниченного преследования нарушителей, действия которых посягают на исключительное право правообладателя такого средства индивидуализации, — она предоставляет крупным производителям продукции, маркирующим свои товары товарными знаками и широко представленным на соответствующих рынках, максимально эффективный инструмент для защиты своих прав, законных интересов и репутации от недобросовестных конкурентов, предпринимающих попытки реализовывать схожую некачественную продукцию контрафактного характера.

Проанализируем имеющиеся казусы, связанные с регистрацией и использованием ОТЗ.

Споры, касающиеся регистрации ОТЗ. В данном контексте предлагается рассмотреть правовые конфликты, в рамках которых заявителям при обжаловании удавалось убедить суд в неправомерности принятого Роспатентом Решения об отказе в регистрации ОТЗ.

I) Компания «Соремартек С.А.» (заявитель) подала в Роспатент заявление о признании стилизованного обозначения «Raffaello» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 22.08.2017 в отношении товаров 30 класса МКТУ – «кондитерские изделия, а именно конфеты».

В подтверждение общеизвестности обозначения заявитель представил ряд доказательств: в частности, рекламные видеоматериалы на флеш-накопителе; ряд фотографий упаковок продукции, маркированной рассматриваемым обозначением; декларации, договоры поставки, товарные накладные, счета, акты, подтверждающие внушительные объемы реализуемых товаров; распечатки интернет-страниц и страниц популярных журналов; лицензионные договоры; финансовые отчеты; заключение Лаборатории социологической экспертизы ФНИСЦ РАН, составленное по результатам проведенного социологического опроса потребителей кондитерских изделий.

Отказывая в удовлетворении заявления, коллегия Роспатента так мотивировала свою позицию:

• характер применения обозначения «Raffaello» менялся — заявитель использовал его в разные периоды времени в разных цветовых сочетаниях и в разных шрифтах, в связи с чем экспертам было затруднительно оценить продолжительность использования обозначения «Raffaello» в том виде, как оно указано в заявлении;
• указанная в заявлении дата (22.08.2017) обоснована лишь датой, указанной в заключении по результатам проведенного социологического опроса потребителей, при этом не было представлено документальных подтверждений достаточных объемов продаж конфет «Raffaello» за период до 2014 года, поэтому сделать объективный вывод о росте производства и продаж товаров на российском рынке представляется затруднительным;
• заявитель не смог подтвердить наличие ассоциаций у потребителей продукции под обозначением «Raffaello» с компанией «Соремартек С.А.», у большинства рассматриваемые конфеты ассоциируются с компанией «Ферреро»;
• подвергался изменению внешний вид упаковки, в том числе, характер выполнения словесного элемента «Raffaello», наличие и размер на упаковках товарных знаков группы компаний «Ферреро».

Не согласившись с позицией Роспатента, компания «Соремартек С.А.» обжаловала решение патентного ведомства в Суд по интеллектуальным правам (далее — СИП), который опроверг несколько доводов административного органа. Так, относительно характера применения спорного обозначения в разных цветовых и композиционных сочетаниях суд отметил, что, указывая на данное обстоятельство, Роспатент не установил, повлияли ли отличия по графическому признаку исследуемых обозначений от заявленного в качестве общеизвестного товарного знака словесного обозначения «Raffaello» на существо заявленного обозначения с точки зрения восприятия потребителем. Комментируя довод патентного ведомства о декларативности указанной в заявлении даты и неподтвержденности достаточных объемов продаж, СИП подчеркнул, что рост объемов продаж не находится в прямой зависимости от признания обозначения общеизвестным товарным знаком. Относительно отсутствия ассоциаций у потребителей продукции под обозначением «Raffaello» с компанией «Соремартек С.А.» суд констатировал, что общеизвестность товарного знака должна определяться не в отношении конкретного производителя, а в отношении компании, воспринимаемой в качестве источника происхождения товаров под заявляемым на регистрацию обозначением. Таким образом, СИП удовлетворил требование «Соремартек С.А.», признал Решение об отказе в признании в качестве ОТЗ обозначения «Raffaello» недействительным и обязал административный орган повторно рассмотреть заявление. Законность принятого СИП в первой инстанции Решения была подтверждена в кассации. [Судебное дело № СИП-196/2019]

II) С заявлением о признании словесного обозначения «Avito» общеизвестным товарным знаком в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц», 38 класса МКТУ «доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]» обратилась в Роспатент компания «Авито Холдинг АБ» (заявитель).

Для подтверждения общеизвестности указанного обозначения Заявителем были представлены следующие материалы: выписки из ЕГРЮЛ; лицензионные договоры; распечатки с веб-сайтов и из приложений-магазинов AppStore и Google Play; справки о количественных показателях посещения ресурса avito.ru; статьи ряда СМИ; договор на оказание маркетинговых и рекламных услуг; справки о проведенных рекламных кампаниях; отчеты о проведении маркетинговых исследований; фотографии наград компании; заключение Лаборатории социологической экспертизы ФНИСЦ РАН, составленное по результатам проведенного социологического опроса; пользовательское соглашение.

Отказывая в признании обозначения «Avito» общеизвестным товарным знаком, коллегия Роспатента мотивировала свою позицию несколькими аргументами:

1.опрашиваемым респондентам демонстрировалось обозначение «AVITO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита, отличающееся от заявленного обозначения «Avito», выполненного заглавными и строчными буквами латинского алфавита, тогда как фактически оказание заявленных услуг 35, 38 классов МКТУ осуществляется посредствам комбинированного обозначения, а не заявленного словесного – «Avito»;

2.половина опрошенных респондентов (50%) соотносят словесное обозначение «AVITO» с компанией «КЕХ еКоммерц», при этом подавляющее большинство потребителей (92%) среди предложенных вариантов ответа в качестве правообладателя товарного знака «AVITO» указали компанию «Авито Холдинг АБ», в анкетах на вопросы «какая компания предоставляет услуги под обозначением «AVITO» и «какой компании принадлежат права на обозначение «AVITO» в качестве вариантов ответов компании «КЕХ еКоммерц» и «Авито Холдинг АБ» одновременно не указывались, что снижает достоверность полученных результатов;

3.фактическое осуществление деятельности под обозначением «Avito» ООО «КЕХ еКоммерц», формирующее представление о взаимосвязи этого обозначения с российской компанией, и имеющееся упоминание в средствах массовой информации шведской компании «Авито Холдинг АБ» в контексте владельца Интернет-портала «Avito», не позволяет сделать однозначный вывод о том, с каким лицом ассоциируется обозначение «Avito».

Решение Роспатента об отказе в признании обозначения «Avito» общеизвестным товарным знаком было обжаловано в СИП. Признавая Решение административного органа недействительным и обязывая последнего предоставить правовую охрану обозначению «Avito» в качестве ОТЗ, суд парировал аргументы патентного ведомства. В частности, судебная инстанция подтвердила, что представленными в дело доказательствами в совокупности подтверждается, что использование слова «Avito» без графического элемента столь же известно потребителю, как комбинированное обозначение; использование комбинированного обозначения не влияет негативно на узнаваемость словесного обозначения, входящего в его состав. [Судебное дело № СИП-186/2019]

III) Компания «Red Bull GmbH» (заявитель) подала в Роспатент заявление о признании товарного знака по международной регистрации № 789927 общеизвестным в Российской Федерации в отношении товаров 32 класса МКТУ – энергетические напитки.

В подтверждение общеизвестности средства индивидуализации заявитель представил такие доказательства: сведения из реестров; лицензионный договор; отчеты аудиторских организаций; сертификат о регистрации авторского права; заявка на регистрацию этикетки; перечень товарных знаков правообладателя; письмо ФТС России; письма Red Bull GmbH; договоры поставки, счета, планы, объемы производства; ТВ-отчеты о рекламных мероприятиях; данные о продажах; рейтинги; социологические исследования ВЦИОМ и Аналитического Центра Юрия Левады.

Отказывая в удовлетворении заявления, патентное ведомство подчеркнуло:

• представленные в заявлении материалы не содержат сведений об интенсивном использовании на территории Российской Федерации именно этого обозначения при маркировке товаров, бóльшая часть документов, в том числе рекламные материалы, рейтинги содержат обозначение Red Bull с изображением двух быков красного цвета на фоне золотого круга, а не знак по международной регистрации №789927;
• представленные материалы не содержат в себе каких-либо сведений, позволяющих установить на указанную дату (01.01.2015) или в период, непосредственно предшествовавший этой дате, наличие на российском рынке энергетических напитков какой-либо существенной доли, приходящейся исключительно на соответствующую продукцию заявителя, индивидуализируемую рассматриваемым знаком, наличие выраженной динамики роста объемов производства, продаж и затрат на рекламу;
• согласно результатам опроса к рассматриваемой дате наблюдается очевидное снижение интереса потребителей к соответствующей продукции заявителя, выражающееся в отсутствии необходимой динамики активного расширения круга ее потребителей.

При дальнейшем обжаловании Решения Роспатента, признавая соответствующий акт административного органа недействительным и обязывая Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть упомянутое заявление, СИП заострил внимание на следующих ключевых аспектах: при уже имеющемся высоком уровне известности потребителям какого-либо продукта, динамика расширения этого круга может замедляться; факт самого высокого уровня известности потребителям в такой ситуации никуда не исчезает. Судебная коллегия также отклонила доводы Роспатента о несоответствии объемов производства и продаж напитка «Ред Булл Энерджи Дринк» за 2014 год и о том, что цикличное снижение объема производства и затрат на рекламу товара, маркированного товарным знаком по международной регистрации № 789927, препятствует признанию товарного знака общеизвестным. Суд признал количество проводимых заявителем спортивных, культурных мероприятий, на которых продвигался товар, маркированный товарным знаком по международной регистрации № 789927, необходимым и достаточным. [Судебное дело № СИП-25/2019]

Споры, касающиеся использования ОТЗ. Теперь проиллюстрируем вышеприведенные преимущества общеизвестных товарных знаков конкретными практическими примерами дел, в которых ставился вопрос о предположительно неправомерном использовании таких средств индивидуализации.

IV) В деле № А26-133/2015 с иском к ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «ЛОКОМОТИВ» о защите исключительного права на ОТЗ № 79, о запрете использования в фирменном наименовании обозначения «Локомотив» и о взыскании компенсации обратилась Общественная организация «РОССИЙСКОЕ ФИЗКУЛЬТУРНО- СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО ЛОКОМОТИВ».

Удовлетворяя иск в части, Арбитражный суд Республики Карелия (далее — АСРК) сослался на следующие аргументы. Опираясь на действовавшие на тот момент Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 №197, АСРК указал:

Сопоставление общеизвестного товарного знака «Локомотив» и элемента «Локомотив» в фирменном наименовании ответчика позволяет суду прийти к выводу об их фонетической, визуальной и семантической тождественности. …

Учитывая общеизвестный характер товарного знака «Локомотив», включение охраняемого элемента «Локомотив» в обозначение ООО "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ЛОКОМОТИВ", широкую известность общеизвестного товарного знака «Локомотив» среди потребителей, более раннюю дату приоритета общеизвестного товарного знака «Локомотив», суд считает доказанным факт нарушения Обществом исключительных прав Организации на общеизвестный товарный знак «Локомотив».

Решение АСРК было оставлено в силе судом апелляционной инстанции.

V) Заняться преследованием нарушителей исключительных прав на ОТЗ в деле № А24-774/2016 решило ПАО «Детский мир» (истец), предъявившее требование о защите исключительных прав на ОТЗ и фирменное наименование к АО «Торговая фирма «Детский мир» (ответчик). Истец является правообладателем ОТЗ № 66 и товарного знака № 359487.

Ответчик занимался реализацией детской продукции под фирменным наименованием АО «Торговая фирма «Детский мир», чем, по мнению истца, нарушил исключительные права последнего. Сопоставив товарный знак истца и фирменное наименование ответчика, Арбитражный суд Камчатского края (далее — АСКК) пришел к выводу о полном их совпадении. Суд также уточнил, что ответчик не подтвердил преимущество своего фирменного наименования перед товарным знаком истца, а довод ответчика о разных сферах деятельности истца и ответчика является несостоятельным по причине распространения правовой охраны ОТЗ, которым обладает истец, на однородные и неоднородные товары. Иск был удовлетворен частично. Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили Решение АСКК в силе.

VI) В Арбитражный суд города Москва (далее — АСГМ) с требованием о защите исключительных прав на общеизвестный товарный знак, взыскании компенсации к ООО «Многопрофильная производственно-торговая компания «БАЛТИКА» (ответчик) обратилось ООО «Пивоваренная компания «БАЛТИКА» (истец) [дело № А40-137803/2017]. Истец является правообладателем ОТЗ № 57.

Ответчик осуществлял на протяжении длительного периода времени использование обозначения «БАЛТИКА» для маркировки своей продукции, а именно, снеков (фисташек, арахиса, сухариков), в защиту своей позиции уточнил, что использовал на упаковках своих товаров не ОТЗ истца, а собственное фирменное наименование — ООО МПТК «БАЛТИКА».

Между тем, как было установлено в ходе рассмотрения дела правоприменителем после изучения вещественных доказательств, ответчик использовал не словесное обозначение для маркировки своей продукции, а комбинированное.

Обозначение, которое использовал ответчик для маркировки своей продукции

АСГМ посчитал используемое ответчиком обозначение БАЛТИКА безусловно сходным до степени смешения с ОТЗ № 57 истца по звуковому, визуальному и смысловому признакам; подчеркнул, что более ранним приоритетом в рассматриваемом случае обладает товарный знак истца.

Примечательным данное дело является и из-за оценки однородности товаров, которую представил суд:

При исследовании однородности товара - пива (класс 32), и товаров, входящих в 29 класс МКТУ (орехи обработанные, орехи земляные обработанные) и 30 класс МКТУ (сухари), следует учитывать традиционность применения в качестве пивных закусок этих пищевых продуктов, условия их сбыта (совместная продажа пива и пивных закусок), общий для них круг потребителей, что свидетельствует об однородности сравниваемых товаров.

Сложившееся представление о взаимодополняемости таких товаров, как пиво и пивные закуски (в данном случае – орехи и сухарики), при их употреблении свидетельствует об их общем (целостном) восприятии значительным кругом потребителей.

Исковые требования были удовлетворены АСГМ частично. Решение суда было поддержано Девятым арбитражным апелляционным судом, СИП и Верховным Судом РФ.

Резюмируя вышесказанное, можно констатировать, что практика по оспариванию Решений Роспатента в сфере признания товарных знаков или обозначений общеизвестными в РФ, а также практика по использованию ОТЗ является сегодня достаточно обширной и позволяет делать некоторые выводы о перспективах регистрации и преследования за нарушение исключительных прав.

Мы решили креативно подойти к раскрытию темы и сделать настоящую статью более интересной и наглядной. Ниже представлены зарегистрированные в России общеизвестные товарные знаки.

Информация получена на условиях использования открытых данных Роспатента (Открытой лицензии Роспатента), размещенных по адресу: https://rupto.ru/opendata, из общедоступного официального источника — реестра Роспатента (ФИПС) [ссылка на источник: https://www1.fips.ru/registers-web/].

Для просмотра таблиц листать "вправо" и "влево"

Предоставление всех вышеобозначенных преимуществ ОТЗ — дело ответственное. Именно поэтому в России до сих пор количество таких средств индивидуализации не превысило трёхсот. Роспатент отдает себе отчет в том, что чрезмерная перенасыщенность общеизвестными товарными знаками может в определенных случаях привести к неоправданной монополизации некоторых рынков и, как следствие, к существенному ограничению конкуренции, что, безусловно, негативным образом отразится на экономическом развитии государства.

Мы уже проводили дискуссию относительно возможной регистрации в качестве товарных знаков цветов или цветовых сочетаний. Общая благоприятная регистрационная практика в этой части в недалеком будущем может породить желание у ряда крупных организаций предпринять попытки по признанию «цветовых» товарных знаков или обозначений общеизвестными. Формально для этого нет никаких преград. С нашей точки зрения, такие тенденции нельзя считать благоприятными, ведь они могут вызвать волну злоупотреблений со стороны недобросовестных правообладателей, целенаправленно регистрирующих средства индивидуализации для дальнейшего преследования за нарушение исключительных прав мелких субъектов рынка.

Даже сейчас запрет на использование в любых сферах таких слов, как «известия», «локомотив», «отборный», «гарант», «бизнес-ланч», «эталон», «пчёлка» из вышепредставленных в таблице, видится многим не совсем мотивированным и целесообразным.

Список использованных источников:

[1] Определение Конституционного Суда РФ от 19.09.2019 № 2145-О «По запросу Суда по интеллектуальным правам о проверке конституционности подпункта 3 пункта 6 статьи 1483 и статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации»;

[2] Приказ Минэкономразвития России от 27.08.2015 № 602 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком»