Регистрация товарного знака самостоятельно

Эта статья своего рода практическое руководство по регистрации товарного знака самостоятельно. Главная цель которого дать понимание, что из себя представляет процедура регистрации товарного знака. А уже понимание процедуры позволит принять необходимое решение: регистрировать знак самостоятельно, выбрать компанию, оказывающую услугу по регистрации, осуществить грамотный контроль за работой юриста, подобрать наиболее оптимальный тариф и пр.

Процесс регистрации условно раздел мною на 7 этапов. Я в подробностях расскажу о каждом из них, за некоторым исключением: для изучения этапа номер 1 вынужден поставить ссылку на другую статью размещенную в этом блоге, т.к. этап весьма объемен по содержанию и важности.

Приступим.

Это первый и самый важный этап регистрации товарного знака.

Вообще, освещению этого важного аспекта регистрации посвящено множество различных научных работ. Мы также отнесемся к изучению этого вопроса с максимальной серьезностью, но все же попробуем избежать излишнего теоретического бреда.

Как уже упоминал ранее, добро пожаловать на эту страницу блога, после, жду Вас назад.

Согласно букве закона, изложенной в ст. 1492 ГК РФ, заявка на регистрацию товарного знака включает четыре раздела:

- непосредственно заявление

- заявляемое на регистрацию обозначение

- перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация

- описание заявляемого обозначения

По своей сути, заявка на регистрацию товарного знака представляет собой заявление на трех листах с приложениями. Заполнение интуитивно понятно, многие графы содержат пояснения, либо требуют проставления галочки.

Графа 1-3

Не заполняются, оставляем их пустыми.

Графа 4

Содержит непосредственно текст заявления, здесь также ничего не меняем.

Графа 5

В этой графе укажите почтовый адрес для переписки с Роспатентом.

Адрес может быть указан абсолютно любой: Ваш, Вашей бабушки, тети и т.д. Самое главное, чтобы адрес был «надежным», и Вы точно получили корреспонденцию от ФИПС (конечно с поправкой на качество работы Почты России).

Ниже, под адресом, укажите контактный номер телефона и e-mail.

Графа 6

При заполнении этой графы быть предельно внимательным. В ней необходимо указать полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также юридический адрес или адрес места жительства для ИП. Сотрудник ФИПС будет сверять эти данные с ЕГРЮЛ. При выявлении малейшей ошибки, даже носящей чисто технический характер, Вы неминуемо получите запрос от ФИПС, что, как минимум, повлечет увеличение сроков регистрации на несколько месяцев.

Графа 7

Если знак регистрируем на юр. лицо заполняем ОГРН, ИНН, КПП, если на ИП, то заполняем ОГРНИП и ИНН. Код страны ставим RU.

Графа 8-11

Эти графы заполняются лишь в том случае, если заявление будет подписано не заявителем (лицом которое указано в графе 6), а его представителем. Если Вы не патентный поверенный, то не рекомендую Вам заполнять эти графы, лучше их оставить пустыми, а заявку подписать непосредственно заявителем. В противном случае, Вам будет необходимо приложить к заявке нотариально удостоверенную доверенность.

Графа 12

К заявке нужно приложить два экземпляра регистрируемого обозначения. Одно из двух воспроизвести в этой графе, а второе, точно такое, приложить к заявке. Воспроизвести – это значит вставить изображение нужного размера в эту графу и распечатать, либо просто вклеить после того, как распечатаете заявление без него. Размер изображения 8 х 8 см, качественное, читаемое. Если испрашивается регистрация цветного изображения, то и вклеить/распечатать нужно цветное. Иногда не возможно воспроизвести заявляемое к регистрации обозначение в размерности 8 х 8 см., напр., по причине того, что регистрируется внешний вид упаковки товара, то в этом случае допустимо графу 12 оставить пустой, а к заявке приложить два экземпляра изображения и не обязательно распечатанные на бумаге, это может быть и карта памяти, например.

Графа 13

По заполнению этой графы всегда возникает много вопросов. Здесь необходимо описать заявляемое к регистрации обозначение – Ваш будущий товарный знак.

Без паники, все просто, вот примеры описания некоторых обозначений:

1. Если регистрируем слово на русском языке, напр., слово «Стич», описание может быть таким:

На регистрации заявлено словесное обозначение «Стич», написанное буквами русского алфавита, смыслового значения не имеет, имеет благозвучное звучание, может ассоциироваться с кличкой животного.

2. Если регистрируем слово на иностранном языке, например, слово «snail», описание может быть таким:

На регистрацию заявлено словесное обозначение «snail», написанное буквами латинского алфавита, транслитерация «снэил», в переводе с английского означает «улитка».

3. Если регистрируем изображение, напр., вот это:

описание может быть таким:

На регистрацию заявлено изобразительное обозначение. Представляет собой стилизованное изображение автомобиля, выполненное красным цветом.

4. Если регистрируем комбинированное обозначение, напр., вот это:

описание может быть таким:

На регистрацию заявлено комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения автомобиля выполненного красным цветом, в передней части которого расположено слово «СТИЧ», написанное заглавными буквами русского алфавита, выполненными в черном цвете.

Обязательное в описание:

• указать вид заявляемого к регистрации обозначения:

- Словесное – если заявляем просто слова или их сочетания

- Изобразительное – если заявляем только изображение без каких-либо слов или просто букв

- Комбинированное – если заявляем слова и изображения вместе.

• Правильно перечислить цвета
• привести перевод слов транслитерацию, если слово иностранное
• объяснить происхождение слова, если оно вымышленное и не имеет словарного значение (напр., состоит из начальных букв имен, либо просто имеет приятное звучание и т.д.).

Графа 14

Тот случай, который описывался в графе 12. Галочка проставляется, если обозначение не помещается в формат 8 х 8 см. и прикладывается на отдельном материальном носителе. После двоеточия указать какой конкретно вид носителя прикладывается: бумага, карта памяти, диск.

Графа 15

Проставляется галочка и заполняется лишь в том случае, если регистрируется цветное обозначение. После двоеточия нужно перечислить все используемые цвета. Будьте внимательны, ошибка в указании цветов являться одной из основных ошибок при заполнении заявки на регистрацию.

Графа 16

В этой графе необходимо указать вид заявленного на регистрацию обозначения. Если Вы читаете эту статью, то с вероятностью 99% Вам необходимо отметить один из трех – словесный, изобразительный, либо комбинированный (включает в себя словесные элементы и изображения).

Графа 17

Эту графу необходимо отметить в том случае, если заявляемое к регистрации обозначение содержит элементы, которые не будут охраняться. Новичку довольно сложно определить неохраняемые элементы, поэтому, если Вы точно не знаете, что они у Вас есть, оставьте графу пустой. Это не будет являться грубой ошибкой, а на этапе экспертизы, специалист сам укажет Вам на необходимость дискламации.

Графа 18

Этап классификации товаров и услуг является одним из самых сложных и ключевых. Ввиду особой важности, данному вопросу посвящена отдельная статья. Неверное отнесение товара к классу может явиться фатальной ошибкой, последствия которой следующие:

• отказ в регистрации товарного знака;
• обладание товарным знаком, который фактически не охраняет производимый Вами товар;
• дополнительные затраты на регистрацию «лишних» классов.

Непосредственно порядок заполнения графы простой. В строке «Класс» указывается номер класса МКТУ, в строке «Наименование товаров и услуг вписываются необходимые товары. В том случае, если необходимый перечень товаров не помещается в отведенные строки, необходимо приложить его к заявке на отдельном листе.

Графа 19

Вы знаете, что такое выставочный и конвенционный приоритет? Если нет, оставьте этот раздел не заполненным. При этом помните, приоритет, т.е. дата, с которой товарный знак охраняется, очень важен. Умные идеи приходят одновременно не в одну голову! А закон, в некоторых случаях, позволяет применить дату приоритета более раннюю, чем фактически подана заявка.

Графа 20

Просто поставьте три галочки: перед словом «Уплачена» и перед цифрами 2.1 и 2.4. В строке «Сведения о плательщике» впишите полное наименование плательщика.

Графа 21

В этом разделе указываются идентифицирующие сведения лица оплатившего пошлины, того, которого Вы указали в графе 20.

Подробнее о порядке уплаты пошлин будет сказано в следующем этапе.

Графа 22

Если что-то прикладываете к заявке, укажите об этом в этой графе.

Графа 23

Информационный раздел, можно не читать, но и менять ничего не нужно.

Графа 24

Заявитель ставит подпись, а далее расшифровка: фамилия имя отчество полностью.

Графа 25

Ставим галочку, т.к. приложения есть в любом случае, напр., второй экземпляр, заявляемого к регистрации, обозначения.

Приступим к рассмотрению наименее приятной составляющей регистрации товарного знака.

Размер и порядок уплаты патентных пошлин регламентирован положением о патентных и иных пошлинах, утвержденным постановлением Правительства № 941 от 10.12.2008 г. Изучать этот талмуд не требуется. На сайте ФИПС размещен калькулятор пошлин, вот им и воспользуемся.

Открываем в новом окне ссылку на калькулятор пошлин.

На этапе подачи заявки необходимо оплатить две пошлины:

Шаг 1. Выбираем «Товарный знак»:

Шаг 2. Выбираем «Действия, связанные с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания»:

Шаг 3. Выбираем «Регистрация заявки на регистрацию товарного знака …»:

Шаг 4. Вводим количество регистрируемых классов МКТУ:

Шаг 5. Кликаем на кнопку «Рассчитать»:

Шаги 1-3 по работе с калькулятором пошлин аналогичны, за исключением шага 3. На этом этапе необходимо выбрать пункт «Проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятия решения по ее результатам»:

В результате мы видим сумму пошлины, которую необходимо оплатить по реквизитам Роспатента.

Обратите внимание, в этой статье речь идет о заполнении заявки на бумажном носителе и, по общему правилу, пошлина платиться в обычном размере. В случае подачи электронной заявки, пошлина уменьшается на 30%, в калькуляторе эта скидка также отражена.

Оплату необходимо произвести двумя платежами. Не одним, сложив две суммы вместе, а именно двумя. Оплата одним платежом критичной не будет, но с большой вероятностью потребует написания заявления с уточнениями платежа и просьбой его зачета.

Реквизиты для уплаты пошлин также можно найти на странице калькулятора, внизу странице, под заголовком «Полезные ссылки».

Самый лучший и правильный вариант – это оплатить требуемые пошлины в момент подготовки документов на регистрацию и приложить, подтверждающие оплату, платежные поручения/квитанции к заявке.

Но, бывают случаи, когда заявку нужно подать срочно, чтобы зафиксировать приоритет, а денег на пошлины нет. В этом случае можно подать заявку без оплаты пошлин, но в результате Вы получите уведомление формальной экспертизы о необходимости ее оплаты в течение двух месяцев, и только после этого заявка будет принята окончательно, и начнется основной этап регистрации товарного знака – экспертиза по существу. Результат – увеличение сроков регистрации товарного знака на тот период времени пока Вы будете платить пошлины + неминуемое увеличение процедурных сроков со стороны ФИПС, связанные с необходимостью подготовки запроса, его направления в Ваш адрес и т.д.

Один из самых популярных вопросов при оплате пошлин:

Что писать в назначении платежа при оплате пошлин, во время подачи заявки на регистрацию товарного знака?

При уплате пошлины за регистрацию заявки, пишите:

2.1, «слово, которое регистрируете», зТЗ, либо

2.1, номер заявки, зТЗ. (если платите пошлину после подачи заявки)

При уплате пошлины за проведение экспертизы, пишите:

2.4, «слово, которое регистрируете», зТЗ, либо

2.4, номер заявки, зТЗ. (если платите пошлину после подачи заявки)

Заявка на бумажном носителе может быть подана в ФИПС тремя способами:

• подана лично
• направлена почтой
• направлена факсом

Адрес и режим работы ФИПС указан на его официальном сайте:

Бережковская набережная, дом 30, корпус 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993, Россия.

Факс: 8 (495) 531-63-18

Режим работы окон приема документов:

С Понедельника по Четверг: 9:00 – 17:45

В Пятницу: 9:00 – 16:30

Без перерыва на обед

При направлении документов по факсу, необходимо в течение месяца представить в ФИПС оригиналы, лишь при соблюдении этого условия приоритет будет установлен по дате получения документов по факсу.

При подаче от Вас документов заявки, первое, что проверяет ФИПС, это оплату пошлин. Если оплата произведена верно, ФИПС приступает к формальной экспертизе, суть которой сводится к правильности заполнения заявки на регистрацию товарного знака по утвержденной форме.

В случае каких-либо проблем с заявкой, Вы получите запрос формальной экспертизы с указанием недостатков заявки.

При успешном прохождении экспертизы, Вы получите решение о принятии заявки к рассмотрению, в котором Вас проинформируют о начале следующего этапа регистрации – экспертизы по существу.

В случае игнорирования запроса формальной экспертизы, будет вынесено решение о признании заявки отозванной.

Топ 3 самых популярных запросов формальной экспертизы:

1. Проблемы с уплатой пошлин: ошибки с суммой, с формулировкой наименования платежа, поступление платежа не от заявителя, неуплата пошлины.

2.Ошибки в адресе заявителя: указанный адрес не сходится с адресом в содержащимся в ЕГРЮЛ, нет адреса вообще, адрес дублируется и пр.

3. Ошибки с обозначением, поданным на регистрацию: плохое качество изображение, несоответствие установленному формату, неверно приведена цветовая гамма.

Экспертиза по существу - это основной и второй по важности этап регистрации товарного знака.

Почему второй?

Потому что первый и самый важный этап – это проверка обозначения, которая проводится еще до подготовки заявки на регистрацию, а экспертиза по существу является своего рода оценкой качества ее проведения.

Согласно ст. 1499 ГК РФ, в ходе экспертизы по существу проверяется соответствие заявленного к регистрации обозначения требованиям ст. 1477 и п. 1-7, пп. 3 п. 9, п. 10 ст. 1483 ГК РФ, т.е. все то, что необходимо самостоятельно проверить еще до подачи заявки (подробнее см. Этап 1).

Если в ходе проведения экспертизы будут выявлены основания, препятствующие регистрации, в Ваш адрес будет направлено уведомление о результатах проверки заявленного обозначения требованиям законодательства.

Уведомление о результатах проверки, некоторые его называют «предварительный отказ», должно содержать аргументированные доводы эксперта о причинах, по которым заявленное к регистрации обозначения не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, а также содержать предложение представить свои доводы по изложенным мотивам. Свои доводы необходимо направить в течение шести месяцев с момента направления уведомления в Ваш адрес.

Административный регламент обязывает сотрудников ФИПС направлять уведомление о результатах проверки единожды, соответственно оно должно содержать в себе полный перечень оснований, препятствующих регистрации. В действительности это случается не всегда и не редки ситуации, когда ФИПС направляет дополнительные основания для отказа в регистрации, но уже облекая их в форму запроса и сопровождая его следующей формулировкой: «при повторном обращении к материалам заявки…». И, к сожалению, подобная практика укладывается в нормы закона.

По результатам экспертизы могут быть вынесены следующие решения:

- о регистрации товарного знака

- об отказе в регистрации товарного знака

Если решение положительное, то наступает следующий условный этап регистрации.

Но прежде чем перейдем к рассмотрению следующего этапа, необходимо сделать дополнение. Роспатент, руководствуясь… неким «разумным» расширительным толкованием норм права, включил в проверку соответствия заявленного обозначения требованиям закона России дополнительную процедуру:

Дискуссию о том, к какому этапу регистрации было бы правильно отнести указанную процедуру оставим теоретикам и рассуждения прибережем для них, на практике все достаточно просто.

Если был правильно проклассифицирован товар/услуга, то после решения о принятии заявки к рассмотрению, но до получения уведомления о результатах проверки, Вы получите письмо без заголовка, которое содержит перечень заявленных к регистрации товаров/услуг, а последний абзац информирует о его соответствии МКТУ.

Решение о регистрации товарного знака еще не означает, что товарный знак будет зарегистрирован.

Для получения свидетельства о государственной регистрации товарного знака необходимо оплатить пошлину, точнее две:

- за государственную регистрацию товарного знака;

- за выдачу свидетельства товарный знак.

Здесь калькулятор пошлин не понадобится. Информирование о размере пошлин, сроках уплаты, реквизитах, по которым необходимо ее оплатить, будет содержаться в решение о регистрации товарного знака.

Если пошлины уплачены в установленном порядке, то в течение одного месяца производится действия по публикации товарного знака в официальном бюллетене, также в этот срок оформляется и выдается свидетельство о государственной регистрации товарного знака/знака обслуживания.

По умолчанию, начиная с 17 января 2021 г., свидетельство о государственной регистрации выдается в электронном виде и лишь по Вашей просьбе может быть выдано на бумажном носителе и направлено в Ваш адрес Почтой России по указанному в заявке адресу для переписки.

А нужно ли Вам это (самостоятельно регистрировать товарный знак)?

На мой взгляд, приведенная выше инструкция по регистрации ТЗ, с большой вероятностью позволит получить заветное свидетельство о регистрации товарного знака. С небольшой оговоркой... точнее несколькими …

Оговорка 1.

Этап 1 «Проверка принципиальной возможности регистрации обозначения в качестве товарного знака» тяжело дается даже опытному специалисту, учесть все нюансы порой невозможно, а зачастую возможность регистрации носит дискуссионный характер и окончательный результата в большой степени зависит от грамотного взаимодействия с ФИПС.

Оговорка 2.

Работа почтовой службы НЕ ПРЕДСКАЗУЕМА!!! Потеря документов - это не просто частое явление, это реалии которые вгрызлись в обыденность сегодняшнего дня. Разбираться кто прав, а кто виноват в потере письма порой не имеет никакого смысла. Даже Законодатель не смог решить эту проблему и просто четко прописал все регламентируемые сроки с привязкой не ко времени получения адресатом корреспонденции (напр. уведомления о результатах проверки), а ко времени отправления этого документа Роспатентом. Не ответил вовремя на уведомление/запрос? Лови результат - заявка считается отозванной, пошлины не возвращаются.

Оговорка 3.

Государство, всем желающим зарегистрировать свою интеллектуальную собственность, предоставило весомый бонус: скидка 30% на уплату пошлин при подачи заявки в электронном виде. Базовый минимальный размер пошлин довольно высок: 33 000 руб. без скидки, а со скидкой 23 100 руб. Ощутимо. Не правда ли? Соответственно возникает резонный вопрос: Зачем подавать заявку на бумажном носителе? Ответ напрашивается сам собой: Я подам электронную заявку. Но это уже тема другой статьи, там тоже есть свои подводные камни.

Подробнее об электронной заявке читайте здесь.

Вывод

Если Вы не юрист, а регистрация знака для Вас однократное занятие, то стоит серьезно подумать над тем, нужно ли Вам самостоятельно регистрировать товарный знак. Сможете ли Вы в итоге на чем-то сэкономить? Размер патентных пошлин довольно высок, а риски отказа в регистрации значительны. Если все же нужно... Я готов Вам помочь и делится знаниями. Если после изучения руководства по самостоятельной регистрации у Вас остались вопросы, задавайте из в комментариях, с удовольствием отвечу.