Санкционная реальность накладывает дополнительные сложности на деятельность российских стартапов за рубежом. С опорой на анализ свежих трендов и разъяснения наших зарубежных партнеров команда tx.legal представляет вашему вниманию наглядное пособие по тому, как зарегистрировать товарный знак за границей, минимизировав санкционные риски и ненужные расходы.
Как происходит регистрация ТЗ за рубежом?
Необходимо помнить, что регистрация ТЗ в конкретной стране предоставляет защиту исключительно на территории этой страны. Следовательно, при ведении деятельности в разных юрисдикциях ТЗ должен быть зарегистрирован в каждой из них.
Если кратко, существуют три вида регистрации:
● Международная универсальная;
● Международная региональная;
● Национальная.
Международная универсальная
Для того, чтобы упростить порядок регистрации ТЗ в разных странах, Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) была разработана Мадридская система. Ее суть в следующем: подается единая заявка для выбранных заявителем стран-подписантов Мадридского соглашения и Мадридского протокола (130 государств), которую ВОИС рассылает по патентным органам этих стран, оформляющим защиту ТЗ на своей территории. В результате подачи единой заявки свидетельство о регистрации ТЗ выдается во всех выбранных юрисдикциях.
Основные преимущества:
● Единая заявка на несколько выбранных стран;
● Оптимизация расходов на патентных поверенных разных стран, юристов, переводчиков;
● Огромный охват системы.
В каком случае используется: как правило, когда требуется защита ТЗ на территории множества стран в разных регионах.
Что изменилось в результате санкций.
Роспатент (через него подается заявка в ВОИС) утверждает, что регистрация ТЗ по Мадридской системе проходит в штатном режиме, без изменений.[1] В свою очередь в разъяснениях самого ВОИС также не отмечается нововведений.[2]
Однако, с учетом того, что ВОИС направляет уведомление о международной регистрации по патентным ведомствам выбранных стран, могут возникнуть проблемы с предвзятым отношением к российскому проекту со стороны отдельных государств. Это может проявляться, в частности, в затягивании сроков регистрации, запросе дополнительных документов или вовсе в отказе от предоставления охраны.
При этом нужно учитывать, что процедура после уведомления о предварительном отказе определяется национальным ведомством и проходит уже без посредничества Роспатента и ВОИС. Следовательно, по “отказной” юрисдикции процесс регистрации перетекает из международной в национальную плоскость со всеми ее особенностями (например, может возникнуть необходимость в услугах местных юристов, что влечет дополнительные расходы).
Международная региональная
По концептуальной аналогии с Мадридской системой предусмотрены региональные механизмы, предоставляющие защиту ТЗ на территории определенной группы государств. Таковых на данный момент всего пять:
● EUIPO (ЕC);
● BVIE (Бельгия, Нидерланды, Люксембург);
● ЕАПО (ЕАЭС);
● ARIPO (Африка);
● OAPI (Африка).
Основные преимущества:
● Более низкие затраты (по сравнению с Мадридской системой);
● Более короткие сроки регистрации (по сравнению с Мадридской системой);
● Оптимизация расходов на патентных поверенных разных стран, юристов, переводчиков (как в случае с Мадридской системой).
В каком случае используется: как правило, когда требуется защита ТЗ на территории нескольких стран одного региона.
Что изменилось в результате санкций.
Рассмотрим на примере наиболее популярной EUIPO. На данный момент сотрудничество EUIPO с российскими ведомствами приостановлено,[3] однако это не имеет практического значения в нашем контексте, так как подача заявки, в отличие от Мадридской системы, происходит напрямую без каких-либо посредников.
Особенность EUIPO, заключающаяся в необходимости полного одобрения заявки всеми странами ЕС, в условиях санкционной реальности влечет за собой риски. Например, если хотя бы одно из государств откажет в предоставлении охраны ТЗ, единая заявка не будет одобрена и защита на уровне ЕС не будет получена. В данном случае уже произведенные расходы заявителя окажутся потраченными впустую. С точки зрения права никаких изменений по этому правилу не произошло, но современный геополитический фон существенно увеличил вероятность возникновения подобного рода проблем.
В данный момент мы рекомендуем особенно осторожно рассматривать возможность регистрации ТЗ по процедурам EUIPO и BVIE. Во многих случаях это будет выгоднее и быстрее по сравнению с Мадридской системой и национальными процедурами, однако решение необходимо принимать комплексно, с учетом баланса рисков, приемлемости затрат и сроков.
Национальная
Основные преимущества:
● В случае регистрации ТЗ в малом количестве стран могут быть более низкие затраты (по сравнению с международными системами).
● Более короткие сроки регистрации (по сравнению с международными системами).
● Коммуникация напрямую с патентным ведомством страны.
В каком случае используется: как правило, когда требуется защита ТЗ на территории малого количества стран или в тех странах, где не применяются международные процедуры.
Что изменилось в результате санкций.
Отношение к антироссийским санкциям в мире неоднородное, а потому их влияние на регистрацию ТЗ в разных странах неравномерное. По существу, потенциальные проблемы могут возникать с двумя группами участников: патентные ведомства и местные подрядчики.
Патентные ведомства осуществляют непосредственную экспертизу ТЗ не только в национальных процедурах, но и в конечном счете в рамках указанных выше международных систем. Следовательно, с ними связаны одни и те же потенциальные сложности (затягивание сроков, запрос дополнительных документов, отказы в регистрации), независимо от вида процедуры.
Местные подрядчики (патентные поверенные, юристы, консультанты) могут отказаться от сотрудничества с российскими стартапами. Помимо этого, нам известны случаи, когда подрядчики запрашивали большее вознаграждение за юридическую поддержку компаний по причине их российского происхождения.
Пример ориентировочного расчета для выбора вида регистрации
Принятие решения о целесообразности использования или комбинирования видов регистрации осуществляется на основе анализа каждого конкретного случая. Это позволяет не только оптимизировать затраты, но и провести регистрацию в максимально приемлемые сроки.
Чтобы в общем виде визуализировать механизм такого анализа, рассмотрим его на конкретном примере. Предположим, что необходима регистрация ТЗ по одному классу МКТУ (этот класс указывает на область деятельности, в которой будет предоставлена защита) в США, ОАЭ и Турции. Все три страны являются участниками Мадридской системы. В случае, если какое-либо государство не является членом Мадридской системы (таких мало), то вопрос о выборе процедуры не встает — регистрация возможна только путем обращения в национальное патентное ведомство.
Предварительные затраты по Мадридской системе:
● Пошлина Роспатента (не зависит от количества стран, но зависит от количества классов) — 4900 RUB.[4]
● Пошлина ВОИС (не зависит от количества стран и классов) — 653 CHF ~ 56000 RUB.[5]
● Индивидуальная пошлина США по Мадридской системе (зависит от количества классов) — 460 CHF ~ 39000 RUB.
● Индивидуальная пошлина ОАЭ по Мадридской системе (зависит от количества классов) — 1630 CHF ~ 140000 RUB.
● Индивидуальная пошлина Турции по Мадридской системе (зависит от количества классов) — 37 CHF ~ 3000 RUB.[6]
Итого: ~ 243000 RUB (не считая расходов, которые могут возникнуть при взаимодействии с национальными патентными органами в случае предварительного отказа одной или нескольких стран).
Сроки по Мадридской системе: как правило, от 12 до 18 месяцев. В случае принятия национальным патентным органом решения о предварительном отказе, по общему правилу такое уведомление должно быть направлено в течение 12 месяцев с даты подачи заявки (есть исключения, продлевающие этот срок до 18 месяцев). Если по истечении указанных сроков от патентного ведомства не получено ни свидетельства о регистрации, ни уведомления об отказе, защита ТЗ на подведомственной территории предоставляется автоматически.
Предварительные затраты по национальной регистрации:
● Пошлина США по национальной процедуре (зависит от количества классов) — 250 USD (выбрано для конвертации и расчета ниже) или 350 USD (в зависимости от выбранной формы) ~ 19000 RUB.[7]
● Пошлина ОАЭ по национальной процедуре (зависит от количества классов) — 6500 AED (в совокупности за требуемые законом заявку, публикации в официальной и местных газетах, выдачу свидетельства) ~ 134000 RUB.[8]
● Пошлина Турции по национальной процедуре (зависит от количества классов) — 2720 TL (плата за класс и регистрационный сбор в совокупности) ~ 10500 RUB.[9]
Итого: ~ 163500 RUB (не считая расходов на патентных поверенных, юристов, переводчиков).
Сроки по национальной регистрации: как правило, национальная процедура ускоряет процесс в два раза по сравнению с Мадридской системой. Ориентировочные сроки, вытекающие из практики, без учета индивидуальных факторов: США — 9-12 месяцев, ОАЭ — 6-8 месяцев, Турция — 12 месяцев.
Примечание: размер пошлин и конвертация в рубли указаны на момент подготовки материала. При самостоятельном расчете, пожалуйста, используйте актуальные данные.
В результате имеем 243000 RUB ориентировочных затрат на пошлины по Мадридской системе и 163500 RUB по национальным процедурам без учета затрат на подрядчиков. В данном случае очевидно, что расходы на подрядчиков перекроют всю выгоду менее обременительных национальных пошлин. Следовательно, при отсутствии необходимости ускорения регистрации наиболее целесообразным представляется процедура по Мадридской системе.
Ожидать ли негативное влияние санкций в ближайшем будущем?
Касательно правового аспекта санкционного влияния на регистрацию ТЗ в зарубежных странах, нет предпосылок ожидать дальнейшей эскалации и усиления непосредственно юридических сложностей. Наиболее ярко этот тезис иллюстрирует подход властей США, которые концептуально вывели защиту интеллектуальной собственности из под влияния санкций.[10]
Все дело в том, что создание правовых препятствий для защиты интеллектуальной собственности российских компаний за рубежом влечет за собой негативные последствия для самих же инициирующих стран. Например, в случае принятия решения об исключении России из Мадридской системы будет подорвана защита ТЗ иностранных компаний на территории России. Запрет на регистрацию ТЗ россиянами в определенной юрисдикции повлечет зеркальную ответную меру, в результате которой пострадают представители данной страны, ведущие деятельность в России. Наличие таких сдержек позволяет прогнозировать относительно стабильную обстановку в вопросе защиты интеллектуальной собственности россиян за рубежом.
Алгоритм действий
Пошаговый алгоритм по регистрации ТЗ за рубежом:
- Составить точный список стран, где необходима регистрация.
- Проверить наличие идентичных или сходных знаков в выбранных странах, а также соответствие знака требованиям национального законодательства.
- Исходя из списка стран определить применимые международные процедуры (если стран несколько).
- Просчитать расходы (например, по Мадридской системе можно воспользоваться специальным калькулятором)[11] и уяснить сроки по различным вариантам регистрации, учесть риски вне правового поля. Определиться с процедурой или их комбинацией.
- Подать заявку/заявки с необходимыми документами (напомним, что по Мадридской системе заявка подается через Роспатент, а не напрямую).
- Регулярно мониторить электронную почту с целью своевременного реагирования на запросы дополнительной информации и документов.
Что имеем в итоге
- Существует три вида регистрации ТЗ за рубежом: международная универсальная (Мадридская система), международная региональная (по аналогии с Мадридской системой, но в рамках региональной группы стран) и национальная (в каждой стране отдельно).
- Независимо от выбранной процедуры, экспертиза ТЗ по существу происходит в патентных органах государств.
- Исходя из предыдущего пункта, международные процедуры не могут обезопасить от потенциальных проблем с патентными ведомствами отдельных стран.
- Выбор процедуры регистрации или их комбинации целесообразно делать не только на основе сухого финансового расчета, но и с учетом актуальных в данный момент обстоятельств.
- В мире не имеется непосредственного интереса создать российским компаниям юридические сложности в защите интеллектуальной собственности, потенциальные проблемы лежат, как правило, за пределами правового поля.
Некоторые рекомендации
- Взаимодействуйте с национальными патентными органами с соблюдением сроков. Степень негативных последствий от несвоевременного предоставления дополнительной информации или документов разнится от юрисдикции к юрисдикции: в одних на это закроют глаза, в других — откажут в регистрации.
- Выбирайте и комбинируйте виды регистрации не только на основании сухого расчета на калькуляторе, но и учитывая актуальные в конкретный момент риски (вышеупомянутая особенность группового согласования EUIPO как пример).
- При возможности старайтесь скрыть российское происхождение проекта. В большинстве случаев это сделать сложно, однако это упростит процесс (например, если при поиске местных патентных поверенных вы связываетесь через мессенджер, используйте иностранный номер, это увеличит количество откликов).
- Внимательно проверяйте условия сотрудничества с местными патентными поверенными и юристами. Особое внимание уделите содержанию предоставляемых услуг, срокам их выполнения и порядку оплаты. В некоторых фирмах юристы работают с почасовой оплатой, в этом случае “эффективность” и трудоемкость их рабочих часов будет сложно оценить объективно. Платите за результат, а не за работу.
- Не стесняйтесь связываться с местными юристами для первичной консультации. Так вы сможете получить представление об актуальных на данный момент особенностях регистрации в конкретной юрисдикции, которые не вытекают из закона и разъяснений патентных органов. Больше информации — больше возможностей минимизировать риски.
Материал подготовлен командой юридической фирмы tx.legal. Мы будем рады помочь вам с регистрацией товарного знака с минимальными затратами и максимальной защитой от правовых и неправовых рисков.
Если у вас есть вопросы, пишите Telegram @usmanovruslan или [email protected]
[1] https://rospatent.gov.ru/ru/news/rospatent-obyasnyaet-17052022
[3] https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/guest/-/news/eu-response-to-russia-s-invasion-of-ukraine-in-the-field-of-ip
[5] https://www.wipo.int/madrid/en/fees/sched.html
[6] https://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html
[7] https://www.uspto.gov/trademarks/trademark-fee-information
[8] https://www.moec.gov.ae/en/w/register-trademark%C2%A0
[9] https://www.turkpatent.gov.tr/en/marka-islem-ucretleri
[10] https://ofac.treasury.gov/media/922851/download?inline
[11] https://madrid.wipo.int/feecalcapp/