Ваш велосипед уже кто-то придумал: зачем нужны патентные исследования
Как патентному поверенному и сотруднику агентства интеллектуальной собственности, уже 22 года помогающего бизнесу и корпорациям получать патенты, регистрировать товарные знаки в России и за рубежом и отстаивать авторские права, мне зачастую доводилось сталкиваться с полным непониманием вопросов, касающихся IP. В этой статье я хочу рассказать и показать на примере наших кейсов, о таком понятии как патентные исследования, заблаговременное проведение которых может помочь компаниям избежать больших проблем.
Определение патентных исследований мы найдем в ГОСТе Р 15.011-96, который регламентирует, как такие исследования должны проводиться:
Патентные исследования — это исследования технического уровня и тенденций развития объектов хозяйственной деятельности, их патентоспособности, патентной чистоты, конкурентоспособности на основе патентной и другой информации.
Говоря простыми словами, патентные исследования — это поиск и анализ информации. Анализируя патентные, научно-технические, экономические или даже рекламные источники информации, мы делаем какие-то выводы, составляем заключение. Опираясь на него, компания может, например, строить свою стратегию внедрения нового продукта на рынок или быть уверенной в том, что не нарушит чьи-то исключительные права.
Зачем проводят патентные исследования
У любого патентного исследования есть цель или, говоря языком ГОСТа, назначение. В зависимости от этой цели и содержания исследования, ГОСТ подразделяет их на виды.
Вот самые распространенные:
- исследование на установление уровня техники (или исследование технического уровня)
Зачем нужно: «Определить уровень техники» с языка ГОСТ — узнать, существует ли где-то в мире в общедоступных источниках описание подобного продукта. Т.е. это исследование проводится, чтобы понять, существуют ли похожие решения и в каком направлении наиболее перспективно развивать свой продукт.
Когда проводить: на ранней стадии разработки нового продукта.
- исследование на патентную чистоту — не путать с патентоспособностью, речь о которой ниже.
Зачем нужно: Патентная чистота означает, что ваш продукт действительно уникален и его использование не нарушает исключительных прав другой компании. Пожалуй, это самое важное из исследований. Патентная чистота всегда определяется на конкретную дату для конкретного списка стран.
Когда проводить: когда решение уже разработано и планируется запуск в производство или вывод на рынок.
- исследование на патентоспособность.
Зачем нужно: в начале разработки исследование помогает понять, стоит ли тратить время и деньги на разработку продукта, насколько он новый и полезный, т.е. определяется патентоспособность изобретения, полезной модели или промышленного образца. Когда продукт практически готов, патентоспособность проверяют, чтобы получить на него патент и правовую охрану, т.е. возможность защищать свои права на это изобретение.
Когда проводить: можно и на начальной стадии разработки, и на этапе, когда продукт практически готов.
- исследование на новизну — скорее, не отдельный вид, а облегченная версия исследования патентоспособности.
Зачем нужно: менее затратная альтернатива исследованию на патентоспособность. Исследование на новизну покажет соответствие разработанного продукта условию патентоспособности "новизна" и укажет на ближайший аналог, который нужно прописать в заявке на патент.
Когда проводить: идеально — перед принятием решения о подаче заявки на получение патента.
В целом, конечная цель любого патентного исследования — помочь компании увеличить прибыли и избежать неприятностей.
Что будет, если не проводить патентное исследование
Закон РФ не обязывает никого проводить патентные исследования. Поэтому некоторые компании не проводят патентный поиск или относятся к нему очень формально. Но это чревато неприятными последствиями.
История из нашей практики: одна инновационная компания из Сколково, которую мы не можем назвать, разработала продукт, связанный с технологией виртуальной реальности. Они обратились к нам, чтобы подготовить и подать заявку на получение патента на территории РФ. В дальнейшем они предполагали получит патент и в других странах.
От проведения полноценного исследования патентоспособности компания отказалась, уверенная, что их техническое решение уникально и аналогов не имеет. Более того, они не проводили никаких исследований и на ранних стадиях разработки.
Когда Роспатент проводил экспертизу по заявке, оказалось, что патент на практически полностью идентичное изобретение уже существует в США. Новизна — это одно из условий патентоспособности любого изобретения. Экспертиза Роспатента новизны не обнаружила и поставила патентоспособность технологии под сомнение.
Что компания имеет в итоге: весьма туманные перспективы вывода продукта на зарубежные рынки и дополнительные расходы по заявке на патент.
Что можно сделать в такой ситуации: сейчас мы помогаем компании отстоять заявку и получить патент в РФ. К сожалению, получение патента в США на изобретение очень сомнительно.
Как этого можно было избежать: просто провести патентное исследование или на ранней стадии разработки, или на стадии получения патента. Тогда похожее изобретение было бы выявлено, и разработчик скорректировал бы свое техническое решение заранее, обеспечив его патентоспособность.
К кому обратиться за патентным исследованием?
Из примера выше понятно, что при выпуске любого изобретения или продукта нужно провести хотя бы исследование патентной чистоты. Или в крайнем случае просто проконсультироваться с патентным поверенным.
Как выбрать специалиста для проведения патентного исследования или для консультации:
1. Желательно обращайться именно к патентным поверенным, а не к патентоведам или юристам по интеллектуальной собственности.
Патентовед может быть высококлассным специалистом в своей области, но зачастую его практика ограничена оформлением и подачей заявок в Роспатент и административными вопросами выявления объектов интеллектуальной собственности на предприятии.
Юрист, специализирующийся в области интеллектуальной собственности может прекрасно разбираться в юридических вопросах, но для проведения грамотного патентного исследования по изобретениям этого просто недостаточно - необходим еще и приличный уровень технических знаний.
К слову, в Германии для получения статуса патентного поверенного по изобретениям и полезным моделям, помимо опыта работы, необходимо наличие высшего технического образования у кандидата
У патентного поверенного есть регистрация в Роспатенте, он прошел аттестацию по своему направлению и проведет патентное исследование качественно, а не поверхностно. Проверить специалиста можно в Реестре патентных поверенных РФ.
2. Выбирайте поверенного с нужной вам специализацией.
Всего 5 специализаций:
товарные знаки и знаки обслуживания;
наименования мест происхождения товара;
изобретения и полезные модели;
промышленные образцы;
программах для ЭВМ, базах данных, топологии интегральных схем.
Узнать специализацию конкретного патентного поверенного также можно на сайте Роспатента в реестре на его странице. Патентный поверенный может иметь одну или несколько специализаций.
3. Обращайте внимание на опыт патентного поверенного. Попросите рассказать, сколько исследований уже было им проведено и сходны ли они с вашей тематикой.
Если специалист обещает золотые горы: проведение исследований в кратчайший срок «за недорого», и при этом, например, не оформляет отчеты по ГОСТу, стоит насторожиться. Патентный поиск — это долгая и кропотливая работа, которая в принципе не может быть выполнена одновременно быстро, дешево и качественно. Помимо сбора и анализа информации почти всегда требуется отчет по патентному исследованию, правильно оформленный по ГОСТ. Быстро нарисовать такой отчет не получится.
Если специалист утверждает, что может провести проведение исследование самостоятельно и ему не понадобятся консультации разработчиков — это тоже тревожный звонок. Ни один поверенный не может знать всех нюансов технологии, пояснения разработчиков необходимы. Без консультацией с ними риск того, что выводы исследования будут неверными, велик.
Для проведения исследования, касающегося именно технических решений выбирайте патентного поверенного со специализацией «изобретения и полезные модели» и, очень желательно, с высшим техническим образованием. Такой специалист проведет исследование, учитывая и технические нюансы, и юридические тонкости.
Как проводится патентное исследование
Обычно мы следуем такому алгоритму:
Для начала выясняем, что заказчик хочет от исследования. Важные пункты технического задания: патентная чистота, уровень техники и т.д., мы оформляем по форме Приложение А ГОСТа. Уже на этом этапе идет совместная работа с заказчиком.
Согласовываем с заказчиком области и географию поиска (т.е. базы, по которым будет проводиться исследование), а также ключевые слова, по которым будем искать информацию. Это называется регламентом поиска, он также оформляется по форме ГОСТа, Приложение В.Затем проводим собственно патентный поиск — это самый длительный и сложный этап. Мы изучаем результаты выдачи в базах данных изобретений стран, выбранных на втором этапе.
После того, как поиск проведен и получены предварительные результаты, мы анализируем их и отбираем наиболее релевантные цели исследования. К анализу мы обычно привлекаем разработчиков для консультации.
По итогу заказчик получает от нас оформленный по всем требованиям ГОСТа отчет о патентных исследованиях с выводами и заключением о результатах поиска. Кроме того, могут появиться какие-то идеи, не вошедшие в отчет. В этом случае мы отдельно даем рекомендации, например, о возможной доработке изобретения, предлагаем стратегию патентования и т.п.
С какими трудностями при проведении патентного исследования можно столкнуться
Выше мы расписали основные этапы проведения патентного исследования. Конечно, на деле все немного сложнее, чем на словах. Вот трудности, с которыми мы иногда сталкиваемся.
- Подбирать ключевые слова для поиска нужно вдумчиво и тщательно. От того, насколько удачно они подобраны, напрямую зависит релевантность результатов выдачи.
Как решаем: составляя календарный план проведения исследования, обычно планируем 2-3 дня только на подбор и согласование ключевых слов. И непременно обращаемся за консультациями к специалистам, если возникают сомнения.
- Бывает, что находится огромное количество информации по интересующей теме — более 1 000 документов на разных языках не редкость.
Как решаем: тщательно очерчиваем области поиска согласно иерархии Международной патентной классификации (МПК). Плюс к этому мы уточняем у специалиста или заказчика специфические, оригинальные черты изобретения.
- Патентные исследования проводятся как с отчетом по ГОСТ, так и в свободной форме . Если заказчику требуется заключение для внутреннего пользования, можно подготовить его в свободной форме. Другое дело, когда соблюдение ГОСТа принципиально: например, это одно из условий сделки, в которой участвует продукт. Также отчет по ГОСТу часто нужен в рамках разработки по госзаказу.
Как решаем: очень внимательно подходим как к содержанию, так и к оформлению отчета, с учетом целей и потребностей заказчика
Иногда заказчик сам не понимает, для чего ему патентное исследование. Он в принципе может не знать, зачем они вообще нужны.
По опыту знаем, как важно выяснить у заказчика, почему вообще возникла необходимость провести исследования. Свежий пример: к нам обратилась компания-производитель систем оповещения и громкой связи. На вопрос, зачем им патентное исследование, они ответили: «Чтобы просто было. Главное — сделайте по ГОСТ».
После предварительной беседы выяснилось, что они собираются участвовать в конкурсе на поставку оборудования. Одно из обязательных условий — наличие отчета о патентных исследованиях. Опираясь на это, мы определили задачи патентного поиска:
- выявляем технический уровень и тенденции развития рынка подобной продукции;
- анализируем, соответствует ли технология компании современным тенденциям.
Проще говоря, надо было понять, насколько конкурентоспособен продукт компании.
Во время работы мы обращались к заказчику, чтобы уточнить кое-какие технические детали. Специалисты компании не были от этого в восторге. Пришлось объяснять, что это не наша прихоть, а исключительно в их интересах.
В итоге мы выяснили, что техническое решение заказчика не только соответствовало современному уровню развития систем оповещения и громкой связи, но и превосходило его: технических решений такого уровня на мировом рынке не было. Более того, оно вполне патентоспособно. А ведь до проведения исследования заказчик вообще не рассматривал получение патента. Сейчас подаем от имени этой компании две заявки на патент.
Нужно ли вам патентное исследование ?
Возможно, вы слышали, что патентные исследования нужны только, чтобы получить патент. Это не так. Они могут быть полезны и для молодых стартаперов, и для небольших инновационных компаний. С помощью патентного поиска можно:
- исследовать рынок, находить перспективные рынки сбыта;
- узнавать о конкурентах или партнерах и анализировать их успехи;
- оценивать патентоспособность изобретения;
- определять уровень техники, соответствует ли изобретение современным тенденциям развития.
Если не проводить патентный поиск, то возможные риски: претензии в нарушении исключительных прав, затраты на разработку неконкурентоспособного продукта и на заявку, которую в итоге отклонит Роспатент — приводят к гораздо большим потерям, чем расходы на исследования.
Иногда компания не осознает, насколько уникально и ценно ее техническое решение, и либо вообще не патентует свои инновации, либо делает это неумело, теряя прибыли и долю на рынке. Может быть и обратная ситуация: убедитесь, что ваш велосипед не изобретен кем-то другим, и продукт стоит того, чтобы производить и выводить его на рынок.
Разумеется, решение о проведении патентного исследования всегда остается за компанией, но опыт показывает, что затраты на грамотно проведенное исследование окупаются всегда