Ваш велосипед уже кто-то придумал: зачем нужны патентные исследования

Как патентному поверенному и сотруднику агентства интеллектуальной собственности, уже 22 года помогающего бизнесу и корпорациям получать патенты, регистрировать товарные знаки в России и за рубежом и отстаивать авторские права, мне зачастую доводилось сталкиваться с полным непониманием вопросов, касающихся IP. В этой статье я хочу рассказать и показать на примере наших кейсов, о таком понятии как патентные исследования, заблаговременное проведение которых может помочь компаниям избежать больших проблем.

Определение патентных исследований мы найдем в ГОСТе Р 15.011-96, который регламентирует, как такие исследования должны проводиться:

Говоря простыми словами, патентные исследования — это поиск и анализ информации. Анализируя патентные, научно-технические, экономические или даже рекламные источники информации, мы делаем какие-то выводы, составляем заключение. Опираясь на него, компания может, например, строить свою стратегию внедрения нового продукта на рынок или быть уверенной в том, что не нарушит чьи-то исключительные права.

У любого патентного исследования есть цель или, говоря языком ГОСТа, назначение. В зависимости от этой цели и содержания исследования, ГОСТ подразделяет их на виды.

Вот самые распространенные:

Зачем нужно: «Определить уровень техники» с языка ГОСТ — узнать, существует ли где-то в мире в общедоступных источниках описание подобного продукта. Т.е. это исследование проводится, чтобы понять, существуют ли похожие решения и в каком направлении наиболее перспективно развивать свой продукт.

Когда проводить: на ранней стадии разработки нового продукта.

Зачем нужно: Патентная чистота означает, что ваш продукт действительно уникален и его использование не нарушает исключительных прав другой компании. Пожалуй, это самое важное из исследований. Патентная чистота всегда определяется на конкретную дату для конкретного списка стран.

Когда проводить: когда решение уже разработано и планируется запуск в производство или вывод на рынок.

Зачем нужно: в начале разработки исследование помогает понять, стоит ли тратить время и деньги на разработку продукта, насколько он новый и полезный, т.е. определяется патентоспособность изобретения, полезной модели или промышленного образца. Когда продукт практически готов, патентоспособность проверяют, чтобы получить на него патент и правовую охрану, т.е. возможность защищать свои права на это изобретение.

Когда проводить: можно и на начальной стадии разработки, и на этапе, когда продукт практически готов.

Зачем нужно: менее затратная альтернатива исследованию на патентоспособность. Исследование на новизну покажет соответствие разработанного продукта условию патентоспособности "новизна" и укажет на ближайший аналог, который нужно прописать в заявке на патент.

Когда проводить: идеально — перед принятием решения о подаче заявки на получение патента.

В целом, конечная цель любого патентного исследования — помочь компании увеличить прибыли и избежать неприятностей.

Закон РФ не обязывает никого проводить патентные исследования. Поэтому некоторые компании не проводят патентный поиск или относятся к нему очень формально. Но это чревато неприятными последствиями.

История из нашей практики: одна инновационная компания из Сколково, которую мы не можем назвать, разработала продукт, связанный с технологией виртуальной реальности. Они обратились к нам, чтобы подготовить и подать заявку на получение патента на территории РФ. В дальнейшем они предполагали получит патент и в других странах.

От проведения полноценного исследования патентоспособности компания отказалась, уверенная, что их техническое решение уникально и аналогов не имеет. Более того, они не проводили никаких исследований и на ранних стадиях разработки.

Когда Роспатент проводил экспертизу по заявке, оказалось, что патент на практически полностью идентичное изобретение уже существует в США. Новизна — это одно из условий патентоспособности любого изобретения. Экспертиза Роспатента новизны не обнаружила и поставила патентоспособность технологии под сомнение.

Что компания имеет в итоге: весьма туманные перспективы вывода продукта на зарубежные рынки и дополнительные расходы по заявке на патент.

Что можно сделать в такой ситуации: сейчас мы помогаем компании отстоять заявку и получить патент в РФ. К сожалению, получение патента в США на изобретение очень сомнительно.

Как этого можно было избежать: просто провести патентное исследование или на ранней стадии разработки, или на стадии получения патента. Тогда похожее изобретение было бы выявлено, и разработчик скорректировал бы свое техническое решение заранее, обеспечив его патентоспособность.

Из примера выше понятно, что при выпуске любого изобретения или продукта нужно провести хотя бы исследование патентной чистоты. Или в крайнем случае просто проконсультироваться с патентным поверенным.

Как выбрать специалиста для проведения патентного исследования или для консультации:

1. Желательно обращайться именно к патентным поверенным, а не к патентоведам или юристам по интеллектуальной собственности.

Патентовед может быть высококлассным специалистом в своей области, но зачастую его практика ограничена оформлением и подачей заявок в Роспатент и административными вопросами выявления объектов интеллектуальной собственности на предприятии.

Юрист, специализирующийся в области интеллектуальной собственности может прекрасно разбираться в юридических вопросах, но для проведения грамотного патентного исследования по изобретениям этого просто недостаточно - необходим еще и приличный уровень технических знаний.

У патентного поверенного есть регистрация в Роспатенте, он прошел аттестацию по своему направлению и проведет патентное исследование качественно, а не поверхностно. Проверить специалиста можно в Реестре патентных поверенных РФ.

2. Выбирайте поверенного с нужной вам специализацией.

Узнать специализацию конкретного патентного поверенного также можно на сайте Роспатента в реестре на его странице. Патентный поверенный может иметь одну или несколько специализаций.

3. Обращайте внимание на опыт патентного поверенного. Попросите рассказать, сколько исследований уже было им проведено и сходны ли они с вашей тематикой.

Если специалист обещает золотые горы: проведение исследований в кратчайший срок «за недорого», и при этом, например, не оформляет отчеты по ГОСТу, стоит насторожиться. Патентный поиск — это долгая и кропотливая работа, которая в принципе не может быть выполнена одновременно быстро, дешево и качественно. Помимо сбора и анализа информации почти всегда требуется отчет по патентному исследованию, правильно оформленный по ГОСТ. Быстро нарисовать такой отчет не получится.

Если специалист утверждает, что может провести проведение исследование самостоятельно и ему не понадобятся консультации разработчиков — это тоже тревожный звонок. Ни один поверенный не может знать всех нюансов технологии, пояснения разработчиков необходимы. Без консультацией с ними риск того, что выводы исследования будут неверными, велик.

Для проведения исследования, касающегося именно технических решений выбирайте патентного поверенного со специализацией «изобретения и полезные модели» и, очень желательно, с высшим техническим образованием. Такой специалист проведет исследование, учитывая и технические нюансы, и юридические тонкости.

Обычно мы следуем такому алгоритму:

По итогу заказчик получает от нас оформленный по всем требованиям ГОСТа отчет о патентных исследованиях с выводами и заключением о результатах поиска. Кроме того, могут появиться какие-то идеи, не вошедшие в отчет. В этом случае мы отдельно даем рекомендации, например, о возможной доработке изобретения, предлагаем стратегию патентования и т.п.

Выше мы расписали основные этапы проведения патентного исследования. Конечно, на деле все немного сложнее, чем на словах. Вот трудности, с которыми мы иногда сталкиваемся.

• Подбирать ключевые слова для поиска нужно вдумчиво и тщательно. От того, насколько удачно они подобраны, напрямую зависит релевантность результатов выдачи.

Как решаем: составляя календарный план проведения исследования, обычно планируем 2-3 дня только на подбор и согласование ключевых слов. И непременно обращаемся за консультациями к специалистам, если возникают сомнения.

• Бывает, что находится огромное количество информации по интересующей теме — более 1 000 документов на разных языках не редкость.

Как решаем: тщательно очерчиваем области поиска согласно иерархии Международной патентной классификации (МПК). Плюс к этому мы уточняем у специалиста или заказчика специфические, оригинальные черты изобретения.

• Патентные исследования проводятся как с отчетом по ГОСТ, так и в свободной форме . Если заказчику требуется заключение для внутреннего пользования, можно подготовить его в свободной форме. Другое дело, когда соблюдение ГОСТа принципиально: например, это одно из условий сделки, в которой участвует продукт. Также отчет по ГОСТу часто нужен в рамках разработки по госзаказу.

Как решаем: очень внимательно подходим как к содержанию, так и к оформлению отчета, с учетом целей и потребностей заказчика

Иногда заказчик сам не понимает, для чего ему патентное исследование. Он в принципе может не знать, зачем они вообще нужны.

По опыту знаем, как важно выяснить у заказчика, почему вообще возникла необходимость провести исследования. Свежий пример: к нам обратилась компания-производитель систем оповещения и громкой связи. На вопрос, зачем им патентное исследование, они ответили: «Чтобы просто было. Главное — сделайте по ГОСТ».

После предварительной беседы выяснилось, что они собираются участвовать в конкурсе на поставку оборудования. Одно из обязательных условий — наличие отчета о патентных исследованиях. Опираясь на это, мы определили задачи патентного поиска:

- выявляем технический уровень и тенденции развития рынка подобной продукции;

- анализируем, соответствует ли технология компании современным тенденциям.

Проще говоря, надо было понять, насколько конкурентоспособен продукт компании.

Во время работы мы обращались к заказчику, чтобы уточнить кое-какие технические детали. Специалисты компании не были от этого в восторге. Пришлось объяснять, что это не наша прихоть, а исключительно в их интересах.

В итоге мы выяснили, что техническое решение заказчика не только соответствовало современному уровню развития систем оповещения и громкой связи, но и превосходило его: технических решений такого уровня на мировом рынке не было. Более того, оно вполне патентоспособно. А ведь до проведения исследования заказчик вообще не рассматривал получение патента. Сейчас подаем от имени этой компании две заявки на патент.

Возможно, вы слышали, что патентные исследования нужны только, чтобы получить патент. Это не так. Они могут быть полезны и для молодых стартаперов, и для небольших инновационных компаний. С помощью патентного поиска можно:

- исследовать рынок, находить перспективные рынки сбыта;

- узнавать о конкурентах или партнерах и анализировать их успехи;

- оценивать патентоспособность изобретения;

- определять уровень техники, соответствует ли изобретение современным тенденциям развития.

Если не проводить патентный поиск, то возможные риски: претензии в нарушении исключительных прав, затраты на разработку неконкурентоспособного продукта и на заявку, которую в итоге отклонит Роспатент — приводят к гораздо большим потерям, чем расходы на исследования.

Иногда компания не осознает, насколько уникально и ценно ее техническое решение, и либо вообще не патентует свои инновации, либо делает это неумело, теряя прибыли и долю на рынке. Может быть и обратная ситуация: убедитесь, что ваш велосипед не изобретен кем-то другим, и продукт стоит того, чтобы производить и выводить его на рынок.

Разумеется, решение о проведении патентного исследования всегда остается за компанией, но опыт показывает, что затраты на грамотно проведенное исследование окупаются всегда