Изменения в регистрации товарных знаков в США

С 15 февраля 2020 года вступили в силу изменения в правила регистрации товарных знаков в США. Эти новые меры усиливают принятое полгода назад решение американских властей обязать нерезидентов проводить любые действия по регистрации товарных знаков только с привлечение американских поверенных.

Таким образом Америка намеревается снизить уровень мошенничества в сфере интеллектуальной собственности.

За редким исключением, теперь все заявки на регистрацию товарных знаков должны подаваться в электронном виде. Ранее у заявителей была возможность подать заявки и в электронном и бумажном виде. Переход на электронную форму однозначно лучше, потому что заявитель сможет сам оперативно получить подтверждение о том, что его заявка принята Ведомством по патентам и товарным знакам США (USPTO).

Вступило в силу требование о включении в заявку адреса электронной почты (e-mail) заявителя, к которому заявитель имеет прямой доступ и может проверять указанный почтовый ящик. Если такой e-mail не будет включен в заявку, то без него нельзя будет получить дату подачи заявки в USPTO. Есть и требования к адресу электронной почты – это не должен быть адрес юриста или какого-либо посредника, нанятого заявителем для представления его интересов по регистрации товарного знака.

USPTO ввела более строгие правила к образцу использования знака. На практике многие иностранные заявители, в том числе и российские, регистрируют товарные знаки в США «на всякий случай», в расчете, если они вдруг начнут использовать этот знак в США. Но с февраля 2020 года время «заготовок» закончилось – теперь знак нужно действительно начинать использовать. Это правило немедленно коснётся заявителей, подающих заявки на регистрацию товарных знаков в США и владельцев товарных знаков, зарегистрированных 5 или 10 лет назад. Если российский заявитель регистрирует знак через Мадридскую систему, то ему не нужно будет предоставлять образец использования знака в течение 5 лет после регистрации знака. Но в конечном итоге это правило коснется всех, кто регистрирует товарные знаки и работает на территории США.

Все эти февральские изменения – это продолжение борьбы с фальсификаторами на рынке регистрации товарных знаков в США. Напомню, с августа 2019 года в США действует правило, по которому иностранные заявители, подающие заявки на регистрацию товарного знака в Соединенных Штатах, и иностранные владельцы зарегистрированных знаков обязаны это делать только через лицензированных американских адвокатов. Это правило относится как к регистрации товарных знаков в Ведомстве по патентам и товарным знакам США (USPTO), так и к представлению интересов заявителей в Судебно-апелляционной палате по товарным знакам (TTAB). Ни одно юридическое действие, связанное с регистрацией товарного знака и поддержанием регистрации знака в силе, принадлежащего иностранцу на территории США, теперь не должно проходить без американского поверенного.

Три категории заявителей, кому не обойтись без американского поверенного:

• нерезиденты США, подающие заявки напрямую,
• нерезиденты США, подавшие заявки через Мадридский протокол, в регистрации которых было отказано экзаменаторами (экзаменаторы - это люди, принимающие решение о том, зарегистрировать ТЗ или нет на территории США)
• нерезиденты США, владеющие товарными знаками, зарегистрированными в США, которым необходимо подать документы в USPTO для поддержания в силе регистрации знака (продлить регистрацию).
  

Необходимость в новом правиле возникла из-за недавнего всплеска заявок на регистрацию товарных знаков иностранными заявителями, многие из которых не соответствовали требованиям законодательства США и/или содержали явно ложные сведения. Особенно часто такие заявки подавали предприниматели из Китая.

Перед вступлением в силу нового правила, к американским поверенным пошел шквал запросов из Китая от местных фирм с предложением сотрудничества. Целью таких предложений было обойти требования новых правил. Китайские фирмы планировали самостоятельно предоставлять интересы своих клиентов, используя информацию о лицензиях американских адвокатов, но USPTO известило всех американских адвокатов о строгих санкциях, которые последуют за нарушение правил.

Как многим известно, в США в отличии от России права на товарный знак возникают в силу его использования. Кроме того, есть необходимость подавать в USPTO доказательства использования товарного знака для поддержания регистрации в силе. В связи с этим USPTO проводило аудиты регистраций, поданных заявителями, и выяснило, что более половины таких регистраций в США не используется совсем или используется не со всеми товарами, включенными в регистрацию. Большое количество владельцев таких регистраций оказались как раз нерезидентами США.

Поток мошеннической информации от иностранных заявителей – это в США реальная проблема. По большому количеству заявок, поданных иностранцами, и регистраций, поданных иностранцами, USPTO также обнаружило фальсифицированные образцы использования знаков. Некоторые заявители с мошенническими наклонностями не утруждались и просто привязывали свои этикетки с регистрируемым знаком к товару иного производителя, выдавая товар за свой. Другие изготавливали фальшивки на более качественном уровне - с помощью компьютерной программы, когда товарный знак заявителя накладывался на изображение товара другого производителя. Отличить такую подделку удается, но уже с применением специальных технологий.

По мнению USPTO проблема предоставления недостоверных документов иностранными заявителями возникла, и это правда, еще и из-за неверных советов лиц, представляющих интересы иностранных заявителей в США. Чаще всего, такие лица не являются специалистами в праве США и не могут знать все нюансы требований, предъявляемых USPTO.

Конкретная стоимость услуг американских поверенных зависит от опыта поверенного и его подхода к регистрационным расходам. В частности, стоимость работы по регистрации знака зависит от того, как оплачиваются услуги юриста: по системе «все включено», куда входит подготовка заявки, любые ответы на замечания экзаменатора, подготовку подачи доказательств использования знака или по системе оплаты расходов, сопряженных с регистрацией по мере их возникновения.

Например, стоимость услуг поверенного может быть 325 долларов США по подготовке простой заявки в одном классе, которая основана на использовании знака в торговле или основанная на иностранной регистрации знака, по которой ни у экзаменатора, ни у третьих сторон не возникнет вопросов и возражений. Или стоимость услуг поверенного может быть 3000 долларов США по подготовке заявки в нескольких классах и ответы на все замечания экзаменаторов и/или третьих сторон.

Срок регистрации может занять от 5-6 месяцев до 3-4 лет. Следует иметь в виду, что такой разбег по времени зависит от возникающей необходимости представить доказательства использования знака, наличие отказов в регистрации экзаменатором и от возражений третьих лиц.

Как только в августе 2019 года появилось правило об обязательном привлечении американских поверенных для регистрации товарных знаков, у нерезидентов США появился насущный вопрос: существуют ли официальные способы зарегистрировать знак без привлечения американского лицензированного адвоката?

Существует несколько способов: подавать заявку от американской компании или от американского резидента. Для этого можно открыть дочернюю компанию в США и подать заявку от ее имени. Либо можно зарегистрировать знак на местного резидента, а потом его передать российской стороне. Также остается вариант подачи заявки на регистрацию товарного знака через Мадридскую систему. Но на практике мадридский способ больше оценивается как теоретически возможный. Минус подачи заявки через Мадридский протокол в США в том, что в регистрации таких заявок практически всегда отказывают по причине неправильного оформления списка товаров и услуг, так как требования к перечню товаров и услуг в США сильно отличаются от европейских.

Ведомство по патентам и товарным знакам США полагает, что требование о необходимости подачи документов через американского адвоката способно остановить волну мошеннических заявок на регистрацию товарных знаков, поскольку лицензированные юристы в Соединенных Штатах несут личную ответственность за подачу заведомо недостоверной информации в USPTO, по этой причине вероятность подписания ими недостоверных документов крайне мала.

Кроме того, у этого правила есть и своя долгосрочная цель - оно поможет уменьшить расходы будущих заявителей на расследование, оспаривание и, в конечном счете, на отмену недействительных регистраций товарных знаков на территории США.

Автор статьи - Ольга Заломий, президент Law Offices of Olga Zalomiy (Los Angeles, USA). Более 12 лет занимается регистрацией товарных знаков и авторских прав в США. Представляет интересы заявителей в судах по спорам о защите интеллектуальной собственности. Арбитр Центра по арбитражу и медиации Всемирной организации по интеллектуальной собственности (ВОИС).