Кому принадлежат исключительные права на приложение

Рассмотрим один из важных вопросов создания IT-продукта – кому принадлежат права на IT-продукты и когда они переходят от разработчика к заказчику. Мы в SimbirSoft сейчас разрабатываем более 100 проектов, и при заключении каждого договора наша обычная практика – наиболее точно отразить потребности клиента и наши обязательства. В этой статье мы предлагаем проанализировать кейсы из практики и определить, какие условия следует включить в договор – с точки зрения как разработчика, так и заказчика.

Заказывая разработку или модернизацию своего IT-продукта, бизнес получает от подрядчика результат его интеллектуальной деятельности (далее – РИД), в соответствии с пунктом 1 статьи 1225 и пунктом 4 статьи 1260 ГК РФ.

Результаты IT-разработки (программы для ЭВМ) – это объекты авторских прав (статья 1261 ГК РФ). Правообладатель приложения вправе использовать их для собственных нужд, продавать, передавать в залог, вносить в уставный капитал, разрешать использовать другим лицам или найти иное применение по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом (статья 1229 ГК РФ).

На основании положений пункта 1 статьи 1296 ГК РФ исключительное право на результат IT-разработки, созданный по договору, принадлежит заказчику, если договором между разработчиком и заказчиком не предусмотрено иное.

В то же время законодатель в пункте 2 статьи 1296 ГК РФ диспозитивно закрепляет за разработчиком право использовать созданное им программное обеспечение на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права.

Вывод: если договором на разработку приложения не предусмотрено иное, исключительное право на него по умолчанию принадлежит заказчику. IT-разработчик вправе только использовать приложение для своих нужд, исключая распространение, заключение лицензионных договоров и прочее.

Пункт 1 статьи 1296 ГК РФ предлагает урегулировать вопрос о переходе исключительного права непосредственно в договоре, определив, например, что исключительное право на приложение принадлежит только разработчику, или, например, заказчику и разработчику совместно.

Также законодатель сохраняет право сторонам договора самостоятельно определить, с какого момента исключительное право на разработку переходит к заказчику. На практике чаще всего встречаются случаи, когда:

• Моментом перехода исключительного права к заказчику считается момент сдачи-приемки результата разработки по акту приема-передачи. И тогда заказчик не будет считаться обладателем исключительного права до тех пор, пока стороны не составят и не подпишут такой акт.
• Исключительное право возникает у заказчика не только с момента сдачи-приемки, но и с момента полной оплаты работ (услуг). В этом случае исключительное право перейдёт к заказчику только тогда, когда он исполнит обязательства по оплате и приемке в полном объеме.
  

В этих случаях составление акта приема-передачи исключительного права отдельно от акта приема-передачи результата разработки с целью дополнительной фиксации момента перехода исключительного права не требуется (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.05.2011 г. по делу №А40-85179/2010 https://kad.arbitr.ru/Card/e9fb8320-9122-4569-a161-a2b6fce1719c).

Суд по интеллектуальным правам в своем Постановлении от 25.02.2019 г. №А72-7169/2017 (https://kad.arbitr.ru/Card/b4005043-2271-4998-bbc8-6d8708ef3d89) постановил, что если стороны договора согласовали момент перехода исключительных прав на программное обеспечение к заказчику после оплаты и подписания им акта приема-передачи, не смотря на обременение исключительного права залогом третьего лица или регистрацию исполнителем (разработчиком) права на программу в Роспатенте, исключительное право принадлежит заказчику, исполнившему обязательства надлежащим образом.

Однако, сторонам договора на разработку программного обеспечения следует учесть, что положения статьи 1296 ГК РФ применяются только к случаям, когда исполнителем выступает лицо, которое автором приложения не является (п. 107 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). Если на стороне исполнителя выступает автор, то отношения сторон будут регулироваться статьей 1288 ГК РФ (договор авторского заказа).

Рассмотрим условия договора, которые помогут защитить интересы заказчика, желающего стать обладателем исключительных прав на Приложение.

• Во-первых, рекомендуем прямо предусмотреть в договоре с разработчиком, что исключительные права на все созданные в ходе выполнения работ результаты интеллектуальной деятельности в полном объеме принадлежат Заказчику с момента создания.

Моментом создания, как правило, будет считаться дата подписания акта приема-передачи результатов работ, включающих РИД.

При этом можно особо оговорить, что права на промежуточные результаты работ, черновики также принадлежат Заказчику.

Если Заказчик не хочет, чтобы разработчик мог использовать Приложение в своих интересах, он может включить в договор данный запрет. Например: «Исполнителю запрещено использование без письменного согласия Заказчика полученных результатов работ в собственных целях или в интересах третьих лиц».

В противном случае, компания-разработчик вправе будет использовать Приложение для собственных нужд на условиях простой неисключительной лицензии.

• Во-вторых, желательно при заключении договора с компанией-разработчиком позаботиться о «чистоте» прав на разрабатываемое Приложение.

Для этого можно воспользоваться механизмом заверения об обстоятельствах, заложенном в ст. 431.2 ГК РФ, и закрепить в договоре следующие гарантии разработчика:

• разработчик гарантирует, что при выполнении работ не были нарушены исключительные права третьих лиц и дальнейшее использование Заказчиком результата работ не будет нарушать прав третьих лиц;

• разработчик гарантирует, что надлежащим образом обеспечил переход исключительных прав от авторов, принимавших участие в разработке.

Первое условие означает, что при использовании стороннего ПО, разработчик должен обладать всеми правами на такое использование на основании лицензии или по иным основаниям.

При этом условия лицензии также не должны налагать на заказчика какие-то ограничения по использованию Приложения. Например, в случае включения в Приложение участков кода «свободного» ПО, распространяемого по публичной лицензии GNU GPLv2, при распространении своего Приложения заказчик должен будет полностью раскрыть исходный код, а также предлагать любому третьему лицу передать копию исходного кода на условиях лицензии GPLv2.

Второе условие подразумевает, что разработчик программного обеспечения на заказ в соответствии с требованиями законодательства заключил необходимые договоры с авторами и выплатил им вознаграждение.

В случае нарушения данных гарантий разработчик согласно действующему законодательству обязан будет компенсировать убытки заказчика. Помимо этого, в договоре стороны вправе предусмотреть выплату неустойки в качестве меры ответственности.

Выше были приведены условия, защищающие Заказчика. А на что нужно обратить внимание разработчику при заключении договора?

Как правило, компании, разрабатывающие Приложения на заказ, не заинтересованы в дальнейшем использовании результатов разработки.

Поэтому в договоре можно определить принадлежность исключительных прав заказчику с момента их создания.

В некоторых случаях разработчику может быть интересно сохранение за собой возможности использования Приложения для собственных нужд на условиях безвозмездной неисключительной лицензии, например, для обучения своих сотрудников.

Какую еще выгоду можно извлечь разработчику при формулировании условий об исключительных правах?

Если в договоре на разработку предусмотрена частичная или полная постоплата, то снизить риск возникновения дебиторской задолженности поможет привязка перехода исключительных прав к факту оплаты работ.

Рассмотрим ситуацию, когда разработчик уже передал разработанное Приложение заказчику, но не получил оплату, при этом заказчик уже начал использовать продукт.

Если договор содержит условие, что исключительные права переходят к заказчику с момента полной оплаты результата работ, то, при наличии дебиторской задолженности, будет иметь место незаконное использование Заказчиком результата работ, и у разработчика появляется дополнительный инструмент, позволяющий добиться от заказчика оплаты.

Разработчик может обратиться к заказчику с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав, если заказчик не произвел оплату, и исключительные права в силу договора остались у разработчика. А следовательно, используя Приложение, заказчик нарушает исключительные права разработчика.

При заказной разработке IT-продукта важно тщательно подойти к составлению договора и определить как сроки разработки, технические требования к ПО и условия оплаты, так и условия об исключительных правах на приложение. Такой подход позволит разработчику и заказчику минимизировать риски в случае урегулирования споров об исключительных правах на ПО и претензий третьих лиц.

Надеемся, что этот материал был для вас полезен. Статья подготовлена юридической службой SimbirSoft.