Некоторое время назад интернет-пространство сотрясала новость о том, что трём крупнейшим российским организациям — Сбербанку, МТС и Газпрому — удалось зарегистрировать в качестве товарных знаков оттенки цветов. После прогремевшего инфоповода Федеральная служба по интеллектуальной собственности даже закрепила в Руководстве по регистрации товарных знаков (утвержденном Приказом Роспатента от 24.07.2018 № 128) критерии, предъявляемые к обозначениям в форме цвета, тем самым официально признав возможность превращения цветов в средства индивидуализации. Несмотря на достаточно внушительное количество различных обсуждений данной темы в сети Интернет и в юридическом сообществе, Сообщество IP view желает представить свои размышления относительно недавно сложившейся регистрационной практики.
Допускает ли закон регистрацию цвета в качестве товарного знака? В соответствии с п. 1 и 2 ст. 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации; товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.
Из представленных норм видно: перечень вариантов обозначений, которые могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, является открытым и неисчерпывающим; при регистрации товарных знаков может быть использована вся цветовая палитра.
В качестве «других обозначений», заявляемых на регистрацию, могут служить звуковые сочетания: например, некогда Роспатент по заявке компании Microsoft предоставил правовую охрану мелодии-вступлению, которая проигрывается при запуске операционной системы Windows 7 (свидетельство № 372556). Имеются примеры предоставления правовой охраны световым обозначениям, вкусовым и запаховым (обонятельным) комбинациям.
Более подробные критерии предоставления правовой охраны цветам содержит ранее упоминаемое Руководство по регистрации товарных знаков Роспатента:
Цветовые товарные знаки представляют собой один цвет как таковой или комбинацию цветов. При испрашивании правовой охраны должно быть ясно, что заявляемое обозначение является именно цветом или комбинацией цветов, а не изобразительным обозначением, например, изображением квадрата определенного цвета. При этом приводится образец цвета, который должен сопровождаться указанием соответствующего кода международной признанной системы идентификации цветов, выбранной заявителем (справочники и каталоги образцов цвета специализированных организаций или каталоги образцов цвета графических редакторов программных средств).
Цветовым обозначениям правовая охрана предоставляется, как правило, в том случае, если они приобрели различительную способность в результате их использования. Установлен открытый перечень документов, которые могут служить доказательством приобретения обозначением различительной способности, включающий, например контракты и договоры, доказывающие значительные объемы производства и продажи товаров/услуг, территориальный охват реализации товаров/услуг; материалы рекламных кампаний (публикации в СМИ, реклама на телевидении, а также упоминание в литературе, кино и т.д.); социологические опросы, в которых делается акцент на приобретении различительной способности заявленного обозначения (цвета) в отношении конкретного перечня товаров/услуг, производимых заявителем, т.е. вопрос формулируется таким образом, чтобы доказать стойкую ассоциативную связь цветового знака с конкретным перечнем товаров/услуг определенного производителя.
При этом решение о государственной регистрации товарного знака может быть принято в том случае, если представленные доказательства подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.
В качестве примеров подобных цветовых товарных знаков приводится обозначение в форме красного цвета, зарегистрированное сотовым оператором «МТС», а также обозначение в форме синего цвета, зарегистрированное ПАО «Газпром» (подробнее — далее).
Вероятно, стоит сослаться и на ч. 1 ст. 15 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности TRIPS (принятого 15 апреля 1994 года), допускающую предоставление правовой охраны в качестве средств индивидуализации словам, именам лиц, буквам, цифрам, изобразительным элементам и сочетаниям цветов.
Несмотря на официальное признание возможности регистрации в качестве товарных знаков цветов, существует и противоположная точка зрения, не допускающая предоставление правовой охраны цветам/оттенкам. Сообщество IP view также поддерживает последнюю позицию из приведённых, основываясь на следующих доводах.
1) Терминологический (лингвистический) аргумент. Согласно легальной дефиниции, закреплённой в п. 1 ст. 1477 ГК РФ, товарный знак представляет собой обозначение. На странице 433 Толкового словаря русского языка Ожегова С. И. и Шведовой Н. Ю.: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. - 4-е изд., дополненное. - М.: ООО «А ТЕМП», 2006 (далее — Толковый словарь Ожегова С. И. и Шведовой Н. Ю.) обозначение определяется как «знак, которым что-нибудь обозначено». В этом же Толковом словаре Ожегова С. И. и Шведовой Н. Ю. (стр. 231) знак в прямом значении — это «пометка, изображение, предмет, которыми отмечается, обозначается что-нибудь. Условный знак. Дорожные знаки (на автомобильных дорогах, на улицах: информирующие об особенностях дороги, о правилах движения). Товарный знак (на товаре, изделии, отличающий изделия данного предприятия). Денежные знаки (то же, что деньги в 1 знач.). Знак почтовой оплаты (марка)». Пометка в Толковом словаре Ожегова С. И. и Шведовой Н. (стр. 559) раскрывается как «надпись, запись, знак, отмечающий что-нибудь»; глагол «обозначить» (стр. 433) — как «отметить что-нибудь, сделать хорошо заметным, видным»; «отметить» (стр. 474) — как «обозначить какой-нибудь меткой»; «метка» (стр. 353) — как «отличительный знак на какой-нибудь вещи, предмете». Во всех перечисленных определениях, связанных между собой, подчеркивается, во-первых, уникальность знака как идентификатора, предполагающая приложение минимальных (творческих, инвестиционных и других) усилий для его создания, а во-вторых, способность знака заставлять видящих его людей отличать товар или иной предмет, маркируемый таким знаком, от других аналогичных товаров/предметов.
При этом цвет в том же Толковом словаре Ожегова С. И. и Шведовой Н. (стр. 871) определяется как «один из видов красочного радужного свечения — от красного до фиолетового, а также их сочетаний или оттенков». Считаем целесообразным также обратиться к авторитетному профильному Физическому энциклопедическому словарю (Гл. ред.: Б. А. Введенский, Б. М. Вул, М., «Советская Энциклопедия», 1966 (Энциклопедии. Словари. Справочники). Т. 5. Спектр — Яркость. 1966), в котором дается такой научный комментарий применительно к категории «цвет» (стр. 385):
«Под «цветом предметов» (хотя это не всегда осознается) подразумеваются те или иные объективные свойства предметов, существенные для их узнавания. Для узнавания предметов равного рода существенны разные свойства. Поэтому, например, при описаниях предметов несветящихся (отражающих свет) и при описаниях источников света и даваемого ими освещения одни и те же названия цвета имеют разный смысл. Большинство окружающих нас предметов — несветящиеся. Для их узнавания существенны объемная форма и окраска, характеризуемая спектральной кривой отражения. Визуальная оценка окраски и называется цветом предмета».
Учитывая изложенное, вряд ли возможно говорить о том, что цвет, являющийся свойством (признаком) объекта, выступает самим объектом и удовлетворяет двум вышеназванным критериям, выявленным из лингвистического толкования понятий «товарный знак» и «обозначение» (уникальность знака и способность знака заставлять видящих его людей отличать товар или иной предмет, маркируемый таким знаком, от других аналогичных товаров/предметов). Придерживаясь такой точки зрения, однако, следует также признавать неправомерными экзотические регистрации в качестве товарных знаков иных признаков объектов, таких как звук, свет, вкус, запах, и их сочетаний.
2) Аргумент, касающийся различительной способности. Во всех позициях Роспатента и судов по данной тематике, имеющихся в наличии на настоящий момент, утверждается, что цвет как таковой НЕ может обладать различительной способностью, поскольку он представляет собой характеристику определенного объекта, а не сам объект (подробнее — далее по тексту). Однако далее правоприменительные органы уточняют, что цвет, тем не менее, может различительную способность приобрести благодаря длительному использованию его в предпринимательской деятельности каким-либо субъектом. С точки зрения формальной логики такая линия аргументации видится достаточно противоречивой, ибо если объект в принципе не может обладать каким-либо качеством, то как это качество можно приписывать ему в дальнейшем? Это всё равно что в течение жизни приписывать людям хвост, который у них изначально не вырастает.
3) Аргумент о неспособности индивидуализации. Средством доказывания приобретения различительной способности Роспатент в Руководстве по регистрации товарных знаков называет социологические опросы, которые демонстрируют взгляды потребителей на те или иные обозначения, регистрируемые в качестве товарных знаков. Главная цель таких социологических опросов — обосновать наличие ассоциирования потребителями определенной целевой группы конкретного цвета с конкретным субъектом рынка на протяжении длительного промежутка времени. Учитывая различные методики проведения исследований в области социологии, отсутствие жёстких императивных требований к формулированию каждого вопроса, задаваемого в рамках проводимого социологического опроса, разность выборок аудитории опрашиваемых, очевидно, что восприятие потребителей почти всегда может корректироваться в зависимости от потребностей лица, заявляющего тот или иной цвет на регистрацию, в результате чего такое исследование вряд ли будет отражать объективную картину отношения опрашиваемых к тому или иному цвету как к индивидуализирущему продукцию/услуги определенного предпринимателя. Правоприменители нередко подвергают критике проводимые социологические опросы, не признавая их надлежащими доказательствами по делам, связанным с оспариванием Решений Роспатента, касающихся регистрации товарных знаков (подробнее — далее по тексту).
Абстрактно, обособленно от задаваемых в рамках социологических исследований вопросов, потребители вряд ли однозначно будут ассоциировать те или иные цвета с конкретными субъектами рынка, безошибочно называя точный оттенок цвета, используемый в их обозначениях, и их наименования, а потому говорить о цвете как о неком индивидуализирующем товары/услуги элементе, по нашему мнению, едва ли представляется возможным.
4) Аргумент о злоупотреблении правом. В соответствии с п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом); не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.
К сожалению, наблюдения за субъектами предпринимательской деятельности показывают, что многие из них инициируют регистрацию тех или иных обозначений в качестве товарных знаков с единственным намерением — начать заниматься агрессивным преследованием нарушителей и зарабатывать за счёт взыскиваемых компенсаций. Чаще всего крупные внутригосударственные и международные компании почему-то предпочитают предъявлять требования, в основном, к более слабым субъектам рынка, которыми являются индивидуальные предприниматели и мелкие предприятия, не имеющие существенных доходов. Дополнительное преследование последних за нарушение норм об интеллектуальной собственности подрывает их нормальную работоспособность и нередко способствует доведению их до критического состояния вплоть до банкротства.
Учитывая, что палитра цветов ограничена, равно как ограничен и световой спектр, воспринимаемый человеческим глазом, массовые регистрации цветов в качестве товарных знаков по нескольким сферам деятельности в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг (далее — МКТУ) рано или поздно приведут к фиксации за ограниченной группой предпринимателей всех цветов палитры и, как следствие, к монополизации/олигополизации рынка, нивелированию конкуренции как таковой, что, естественно, негативно скажется на экономическом развитии государства.
Кроме того, считаем важным привести довод большинства юристов, поддерживающих регистрацию в качестве товарных знаков цветов/оттенков, который сводится к тому, что люди, завидев вдалеке вывеску определённого цвета и не видя при этом иных индивидуализирующих элементов (слов, логотипов), чаще всего сразу же понимают, что приближаются, например, к салону сотовой связи под известным брендом. Такой довод видится достаточно надуманным, поскольку многие субъекты одного рынка используют схожие цвета. Так, если анализировать рынок розничной торговли пищевыми продуктами, то в своих вывесках красный цвет используют магазины «Магнит», «Пятёрочка», зелёный цвет — магазины «Перекрёсток», «Азбука вкуса»; на рынке фармацевтики зелёный цвет использует большинство аптек. Из сложившейся ситуации получается, что одни субъекты предпринимательства могут регистрировать в качестве товарных знаков цвета ввиду узости рынка, на котором они ведут свою экономическую деятельность (например, рынок сотовой связи), а другие представители бизнеса заведомо лишены такой возможности ввиду того, что на их обширном рынке ограниченные цвета палитры уже используются их конкурентами. На наш взгляд, предоставленная законом возможность, поддержанная правоприменительной практикой, не должна дискриминировать одних предпринимателей перед другими. Подобное дискриминирование, с нашей точки зрения, по сути и составляет запрещённую законом недобросовестную конкуренцию, определяемую как «любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации» (пп. 9 п. 1 ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).
Резюмируя вышесказанное, мы убеждены, что аргументов против предоставления правовой охраны обозначениям в форме цветов более чем достаточно для того, чтобы на их основе были сформулированы правовые позиции. Тем не менее, имеются случаи регистрации цветов в качестве товарных знаков, которые необходимо изучить.
Зарегистрированные цвета. Проанализируем регистрационные материалы обозначений в форме цветов, успешно прошедших все предусмотренные законом процедуры и зарегистрированных в качестве товарных знаков, в хронологическом порядке.
Vanish (Свидетельство № 310048). Российским первопроходцем в регистрации цвета в качестве товарного знака была иностранная компания «Реккит Бенкайзер Н.В.», подавшая заявку в Роспатент 30 сентября 2004 года.
К сожалению, на официальном ресурсе патентного ведомства материалы по заявке сейчас недоступны. Известно лишь, что знак в форме розового цвета регистрировался по 3 классу МКТУ, в который входят препараты для отбеливания; препараты для чистки ковров; препараты для выведения пятен; бренд главным образом индивидуализирует линейку известных товаров производителя — порошков, пятновыводителей и отбеливателей «Vanish». В 2014 году правообладатель продлил срок действия исключительного права до 30 сентября 2024 года, что как минимум указывает на устойчивость рассматриваемого средства индивидуализации на рынке.
Сбербанк (Свидетельство № 556088). Вдохновившись примером компании «Реккит Бенкайзер Н.В.», эстафетную палочку по регистрации цветов перехватил небезызвестный Сбербанк.
Представители одного из главных банков России (юридическая фирма «Городисский и партнеры») подали заявку в Роспатент 27 февраля 2012 года. Товарный знак зарегистрировали в единственном 36 классе МКТУ (банки сберегательные; услуги банковские). Примечательно, что в заявке, доступной для всеобщего обозрения, в графе «описание заявленного обозначения», содержится следующая информация, идентифицирующая регистрируемое обозначение: «Правовая охрана испрашивается в отношении обозначения, состоящего исключительно из зеленого цвета, соответствующего Pantone 349». Следует сразу оговориться, что Pantone — название международной системы определения цветов или цветовой модели, разработанной ещё в 1963 году. Наряду с Pantone в мире известны и другие цветовые модели, такие как RGB (от англ. «red», «green», «blue»), CMYK (от англ. «сyan», «magenta», «yellow», «key» color), HSV (от англ. «hue», «saturation», «brightness»). Если идентифицировать искомый цвет как просто «зелёный», то в разных трактовках он может обозначать несколько схожих цветов/оттенков, так как «зелёный» — это общее собирательное понятие. Именно поэтому и были придуманы цветовые модели — для того, чтобы была возможность максимально точно идентифицировать цвет/оттенок по заданным координатам.
Пройдя череду непростых согласований, заявители смогли добиться регистрации только к 29 октября 2015 года. Таким образом, срок действия исключительного права на данное средство индивидуализации истекает 27 февраля 2022 года — 10 лет с даты приоритета.
Газпром (Свидетельство № 561631). Следующим на рискованный шаг решился юридический департамент Публичного акционерного общества «Газпром», подав заявку в Роспатент 29 октября 2012 года. Их корпоративным обозначением выступил синий цвет, соответствующий Pantone 300CV.
Среди ряда заявленных на регистрацию обозначений в форме цветов данный товарный знак отличился самым большим количеством классов МКТУ, в отношении которых испрашивалась правовая охрана: 1 (химические продукты нефтегазовой промышленности), 4 (масла, топлива и др.), 35 (реклама, менеджмент и др.), 37 (строительство, бурение скважин и др.), 39 (транспортировка нефти, газа и др.), 40 (обработка материалов, переработка нефти, газа и др.), 42 (научные, технологические услуги и др.).
Средство индивидуализации в форме цвета крупнейшая отечественная компания также зарегистрировала небыстро — лишь к 13 января 2016 года. Срок истечения действия исключительного права — 29 октября 2022 года.
Тиффани энд Компани (Свидетельство № 560852). Наблюдая за происходящим в России ажиотажем с регистрацией цветов в качестве товарных знаков, поучаствовать в авантюре захотела ещё одна международная организация «Тиффани энд Компани», производящая и реализующая ювелирные изделия, канцелярские принадлежности, парфюмерию и аксессуары.
Заявка на регистрацию в качестве товарного знака бирюзового цвета, соответствующего Pantone 1837, была подана в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 31 октября 2013 года в отношении двух классов МКТУ: 14 (ювелирные изделия, бижутерия; часы и прочие хронометрические приборы), 35 (услуги розничной продажи; услуги розничной продажи через Интернет-сайты; услуги продажи товаров через розничные универсальные магазины и через почтовые каталоги продаж).
Регистрация уже традиционно для подобных случаев заняла длительное время и закончилась 28 декабря 2015 года. Дата истечения срока действия исключительного права — 31 октября 2023 года.
МТС (Свидетельство № 560598). Завершило гонку за цветовым превосходством ПАО «МТС», подав 25 декабря 2013 года в Роспатент заявку на регистрацию в качестве товарного знака красного цвета, эквивалентного Pantone 485.
Представляло интересы сотового оператора в отношениях с патентным ведомством Агентство «Ермакова, Столярова и партнеры». Заявителем была испрошена правовая охрана по единственному классу МКТУ — 38 (подвижная радиотелефонная связь, телематические услуги связи).
Стоит отметить, что именно товарный знак № 560598 был увековечен в ранее упоминаемом Руководстве по регистрации товарных знаков Роспатента в качестве примера цветового обозначения. Средство индивидуализации было зарегистрировано 23 декабря 2015 года, дата истечения срока действия исключительного права — 25 декабря 2023 года.
При этом параллельно развивалась практика, связанная с регистрацией сочетания цветов. В частности, например, АО «Вымпел-Коммуникации» (сотовый оператор «Билайн») в 2008 году зарегистрировало комбинацию жёлтого и чёрного оттенков (свидетельство № 367216), а в феврале 2019 года компания «Мегафон» добилась правовой охраны для комбинации из зелёного и фиолетового цветов (свидетельство № 696846). Однако в данной статье мы хотим сосредоточить внимание читателей на установлении монополий только в отношений конкретных цветов, а не в отношении совокупности цветов/оттенков.
Незарегистрированные цвета. Ознакомившись с вышеприведёнными материалами, наверняка многие подумали о том, что практика по регистрации в качестве товарных знаков цветов в России сложилась и теперь распространить правовую охрану на корпоративные цвета могут любые желающие субъекты рынка. Не всё так однозначно, как кажется на первый взгляд. В череде попыток регистрации подобных обозначений имеются и противоположные примеры, не увенчавшиеся успехом. Рассмотрим некоторые из них.
Whiskas — Mars (заявка № 2016715482). 4 мая 2016 года заявку в Роспатент подала известная иностранная корпорация «Марc Инкорпорейтед», производящая и реализующая широкий перечень пищевых продуктов длительного хранения от питьевой воды и шоколадных батончиков до кормов для животных.
Трудно найти людей, которые ни разу в жизни не видели на полках магазинов корма для кошек «Whiskas», для индивидуализации которых организация и решила зарегистрировать в качестве товарного знака фиолетовый цвет, соответствующий Pantone 248 С. Заявитель запрашивал правовую охрану в отношении одного класса МКТУ — 31 (корма для животных; лакомства для животных). Патентное ведомство по итогам проведённых экспертиз отказало в регистрации указанного обозначения по мотиву несоответствия его требованиям п. 1 ст. 1483 ГК РФ (необладание различительной способностью). Не согласившись с вынесенным Роспатентом решением, корпорация «Марc Инкорпорейтед» обратилась в Палату по патентным спорам (далее — ППС) с возражением.
В Заключении ППС к Решению Роспатента от 7 сентября 2018 года, которым в удовлетворении возражения было отказано, содержались следующие ключевые обоснования. Фиолетовый цвет как таковой не может обладать различительной способностью, «так как цвет – это характеристика определенного объекта, а не сам объект, он используется для исполнения товарного знака в избранном цветовом сочетании, которое учитывается при экспертизе обозначения наряду с его внешним видом». Между тем, в соответствии с пп. 1 п. 1.1 ст. 1483 ГК РФ правила п. 1 ст. 1483 ГК РФ о необходимости обладания различительной способностью не применяются в отношении тех обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования. Поскольку надлежащих доказательств приобретения различительной способности заявленным фиолетовым цветом и интенсивного использования его как самостоятельного средства индивидуализации заявителем представлено не было, а данные социологических исследований носили противоречивый характер, Роспатент принял решение об отказе в государственной регистрации.
По сведениям заявителя, которые были подкреплены представленными в дело письменными доказательствами, фиолетовый цвет использовался для упаковки кормов для кошек «Whiskas» задолго до подачи заявки на регистрацию рассматриваемого цветового обозначения в качестве товарного знака, с середины 1990-х годов. Коллегия ППС данный довод не посчитала убедительным, отметив:
Однако, все материалы, иллюстрирующие известность продукции заявителя, не могут быть рассмотрены в отрыве от словесного элемента «Whiskas» и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения кошки/кота, которые сопровождали и сопровождают маркировку продукции заявителя. Известность других обозначений, в которых использовался словесный элемент «Whiskas», не может свидетельствовать о существовании у потребителей восприятия цвета как такового в качестве индивидуализирующего товары обозначения.
В данном случае, маркировка товаров, а также исполнение рекламных материалов, предназначенных для продвижения товарного знака «Whiskas» , показывают, что словесный элемент «Whiskas» всегда нанесен поверх стилизованного изображения головы кошки/кота, что формирует единый образ, состоящий из цветового фона, изображения головы кошки/кота и словесного элемента. Триединство данных элементов прослеживается во всех представленных изображениях упаковок и рекламных материалов. При таких обстоятельствах замена цвета с фиолетового на иной (например, сиреневый, розовый или красный) не повлечет потери узнаваемости продукта, которая обеспечивается совокупностью всех упомянутых элементов.
Представленные материалы показывают важность цвета упаковки кормов для кошек «Whiskas» для заявителя как части маркетинговой политики, но не его важность и значимость для потребителя, который при любых вариантах формы упаковки и отсутствия словесного и изобразительного элементов мог бы лишь по цвету отличить продукцию заявителя.
Не приняв аргументы патентного ведомства, компания «Марc Инкорпорейтед» инициировало судебное разбирательство (дело № СИП-836/2018), обжаловав вышеприведенное Решение Роспатента. По существу Суд по интеллектуальным правам (далее — СИП) согласился с доводами Федеральной службы по интеллектуальной собственности, оставив в силе Решение Роспатента, при этом линия критики доказательственной базы заявителя, в основном, касалась отчетов, представленных в материалы дела:
- указанные ассоциативные связи не являются достаточными для подтверждения широкой известности у потребителей заявленного обозначения, позволяющей установить, что фиолетовый цвет оттенка Pantone 248 С приобрел у потребителей стойкие ассоциации именно со спорными товарам заявителя именно на дату приоритета;
- отчет ВЦИОМ не отражает ретроспективную оценку известности спорного обозначения, которая позволяла бы установить приобретение им различительной способности на дату подачи заявки;
- опрос проведен в период с 18.01.2018 по 23.01.2018, отражает мнение потребителей на момент проведения опроса, и не является ретроспективным;
- потребитель делает выводы в отношении бренда «Whiskas», а не производителя товара, маркированного этим обозначением;
- количество опрошенных лиц - 801 в городах Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Омске, недостаточно для установления приобретения обозначением различительной способности на территории Российской Федерации;
- довод заявителя о том, что, фиолетовый цвет оттенка Pantone 248 С используется для маркировки кормов для кошек исключительно корпорацией оценивается судом критически, с учетом множественности лиц, производящих корм для кошек и отсутствия какой-либо оригинальности или технической сложности в выполнении упаковки корма в фиолетовом цвете оттенка Pantone 248 С.
Если с критикой представленных социологических исследований отчасти согласиться можно, то последний из приведённых аргументов вызывает вопросы: ровно то же можно сказать, например, в отношении вывесок Сбербанка, выполненных в зелёном цвете, — ведь покрасить их в зелёный цвет не является сложной задачей, правда? К тому же, в банковской среде, помимо Сбербанка, оттенки зелёного цвета в своих средствах индивидуализации используют, например, коммерческий банк «АК БАРС» (Свидетельство № 713987), АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК» (Свидетельство № 394450). Почему Роспатент при регистрации зелёного цвета Сбербанка в качестве товарного знака не привел аналогичный довод, остаётся загадкой.
Русская икра (заявка № 2016717043). Еще одна неудачная попытка зарегистрировать в качестве товарного знака жёлтый цвет, соответствующий Pantone 131, была предпринята ООО «Русская икра» 16 мая 2016 года.
Заявитель испрашивал правовую охрану в отношении сразу трёх классов МКТУ: 29 (икра, консервированная и солёная рыба, др.); 31 (рыба живая, др.); 35 (реклама и др.). Не согласившись с Решением Роспатента об отказе в регистрации обозначения в качестве товарного знака, компания обратилась в ППС с возражением.
Аргументация ППС (Заключение к Решению Роспатента от 22 февраля 2018 года) в сущности сводилась к тем же доводам, которые были представлены в рамках вышеприведённого дела «Whiskas» и касались недоказанности приобретения цветовым обозначением различительной способности. В частности, правоприменительный орган уточнил:
Анализ представленных заявителем материалов показал, что они не позволяют прийти к выводу о приобретении именно заявленным обозначением различительной способности, позволяющей ассоциировать заявленное обозначение с продукцией заявителя, поскольку на них представлен вариант использования обозначения, на котором очевидно применение цвета в сочетании с другими элементами этикетки, в частности, с товарным знаком заявителя по свидетельству № 617286.
Доводы представителя заявителя, озвученные на заседании коллегии от 22.01.2018, о том, что желтый цвет крышек способен индивидуализировать товар заявителя ввиду традиционно сложившегося цветового различия крышек упаковок с икрой в зависимости от вида осетровых (в СССР использовались крышки синего, красного и желтого цветов), являются неубедительными, поскольку не свидетельствуют о том, что заявитель является единственным производителем, использующим желтый цвет крышек для упаковки соответствующей продукции (икры) таким образом, что потребителем заявленное обозначение (желтый цвет) воспринималось как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров исключительно заявителя.
Ещё одним мотивом отказа в регистрации представленного оттенка послужило несоответствие заявленного обозначения п. 6 ст. 1483 ГК РФ (сходство до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками или с обозначениями, которые уже были заявлены на регистрацию). Так, из материалов дела было установлено, что до даты приоритета ООО «Русская икра» заявки в Роспатент в отношении 35 класса МКТУ подали также компания «Евросеть-Ритейл» (17 февраля 2016 года), желая зарегистрировать в качестве товарного знака жёлтый цвет, соответствующий Pantone 108 C, и АО «Единство» (16 марта 2016 года), пытаясь зарегистрировать в качестве товарного знака жёлтый цвет, соответствующий Pantone 123 C. По итогам проведенных экспертиз Роспатент отказал в государственной регистрации всем заявленным обозначениям (заявки соответственно № 2016704513 и № 2016707913).
Данное дело приведено в пример неслучайно, оно имело важное правоприменительное значение: отказывая в государственной регистрации цвета ООО «Русская икра» по мотиву несоблюдения п. 6 ст. 1483 ГК РФ, ППС Роспатента по сути признала, что использование сходных до степени смешения цветов/оттенков признается правонарушением и может преследоваться по закону. Запомните этот факт, он нам еще понадобится.
Неудачи в регистрациях также постигли тех, кто пытался регистрировать комбинации цветов (по аналогии с Билайном и Мегафоном). В частности, Роспатент отказал в регистрации обозначения, состоящего из желтого и голубого цветов, АО «Невская Косметика» (заявка № 2015742312); не была предоставлена правовая охрана сочетанию красного и бронзового цветов компании «РОТ ФРОНТ» (заявка № 2016736293).
Таким образом, за успешными регистрациями розового, зелёного, синего, бирюзового и красного цветов в качестве товарных знаков последовала череда неудачных регистраций корпоративных оттенков другими, не менее крупными, организациями. Именно поэтому пока говорить о стабильности и единообразии практики в данной сфере не приходится.
Негативные последствия регистрации цветов. Общественные резонансы, как правило, порождают цепную реакцию, в результате которой у многих субъектов появляется сильное желание следовать трендам и регистрировать свободные цвета в качестве товарных знаков до тех пор, пока вся палитра не будет монополизирована.
Как уже отмечалось ранее, основная угроза, которая возникает при лояльном отношении государственных органов, ведающих вопросами интеллектуальной собственности, к регистрации в качестве товарных знаков цветов/оттенков, состоит в дальнейшем агрессивном преследовании крупными правообладателями малого и среднего бизнеса за нарушение исключительных прав. Почему такое преследование опасно и каких субъектов оно может потенциально и реально касаться?
Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ «никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения».
Исходя из названной нормы уже видится два варианта злоупотреблений со стороны правообладателей товарных знаков — цветов:
- допускается преследование нарушителей, использующих в составе своих товарных знаков цвета близкого оттенка, сходные до степени смешения с цветом — товарным знаком истца;
- допускается преследование нарушителей, использующих свои сходные до степени смешения зарегистрированные средства индивидуализации в отношении однородных товаров.
Если до недавнего времени юристы расходились во мнениях относительно возможного преследования за нарушение исключительных прав на товарный знак в форме цвета лиц, использующих сходные до степени смешения оттенки в своих средствах индивидуализации — цветах или в составе своих средств индивидуализации, то теперь стоит констатировать, что вышеприведённая позиция ППС Роспатента, которая в деле ООО «Русская икра» признала сходными до степени смешения три оттенка жёлтого цвета, может смело браться всеми правообладателями на вооружение при инициировании преследования нарушителей за нарушение исключительных прав. Кроме того, видится оправданным привести п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — Постановление Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10), в котором уточняется, что «для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров».
Итак, нарушением будет признаваться использование схожих до степени смешения цветов/оттенков как в форме самостоятельных товарных знаков, так и в составе комбинированных товарных знаков, включающих в себя иные элементы (словесные, графические и другие). Представьте только, скольких конкурентов на рынке такие правообладатели сумеют «наказать», получив монополию на цвет.
Говоря об однородности товаров/услуг, необходимо привести разъяснения, также содержащиеся в п. 162 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10:
Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.
Словом, однородность товаров/услуг — признак такой же оценочный, как и сходство до степени смешения. Поэтому под гнёт правообладателей товарных знаков в форме цветов могут попасть не только лица, использующие товарные знаки в тех же классах МКТУ, но и лица, использующие товарные знаки/обозначения в схожих видах деятельности.
Проанализируем актуальную судебную практику, в рамках которой правообладатели цветов уже пытались преследовать кого-либо за нарушение исключительных прав.
В деле № А78-6764/2017 компания «Шелл Брендс Интернэшнл АГ» требовала от ООО «Петровскнефтепродукт» прекратить использование товарных знаков по международной регистрации № 833969 (позиционный товарный знак с окрашенными в желтый цвет конструктивными элементами автозаправочной станции) и по свидетельству РФ № 164330 (сочетание серого и чёрного цветов), а также обозначений, сходных с ними до степени смешения, при оказании услуг автозаправочных станций. Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, признав использование схожих цветовых сочетаний в оформлении топливно-раздаточных колонок и фасадов павильонов АЗС нарушением исключительных прав истца на товарные знаки — цвета. Суд апелляционной инстанции оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, согласился с позициями нижестоящей судебной инстанции. Суд по интеллектуальным правам, выступив кассационной инстанцией по делу, внёс следующие уточнения:
Довод общества о том, что спорные цветовые решения не могли быть зарегистрированы в качестве товарных знаков противоречит нормам материального права, поскольку в соответствии со статьей 1482 ГК РФ в качестве товарного знака может быть зарегистрировано любое обозначение (в том числе цветовое решение), отвечающее требованиям, предъявляемым к средствам индивидуализации товаров и услуг, и не противоречащее положениям статьи 1483 ГК РФ.
Ссылка ответчика на наличие визуальных расхождений между использованным им оформлением автозаправочных станций и спорными товарными знаками не имеет в данном случае правового значения, поскольку для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.
Утверждение ответчика о том, что спорное сочетание цветов используется иными лицами, оказывающими услуги автозаправочных станций, что свидетельствует о низкой различительной способности спорных товарных знаков, не имеет в настоящем случае правового значение, поскольку при оценке сходства конкретных обозначений (товарных знаков), суд исходит из оценки фактических обстоятельств конкретного дела.
Еще одно административное дело № 28-14.6-18, впоследствии перешедшее в судебное дело № А33-33187/2018, было инициировано Сбербанком после регистрации в качестве товарного зелёного цвета. Правообладатель предъявил в Федеральную антимонопольную службу (далее — ФАС) требования к КПК «Сберкнижка», ООО «Микрокредитная компания Сберкнижка», касающиеся нарушения статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (незаконное использование обозначений, тождественных товарному знаку другого лица или сходных до степени смешения с ним). Административное дело представляется нам менее интересным, поскольку в нём истец не ссылается на зарегистрированный зелёный цвет. Нарушения ответчиков состояли в том, что они длительное время использовали комбинированные обозначения со словесным элементом «Сберкнижка», сходные до степени смешения с комбинированными товарными знаками истца (Свидетельства № 447180 и 349752). Решением № 28-14.6-18 от 30 августа 2018 года ФАС признала ответчиков нарушившими статью 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выдала им предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Не согласившись с решением административного органа, ООО «Микрокредитная компания Сберкнижка» инициировало судебное разбирательство, в рамках которого просило суд отменить вышеуказанное Решение ФАС. Из всего решения суда первой инстанции по делу А33-33187/2018, которым в удовлетворении требований ООО «Микрокредитная компания Сберкнижка» было отказано, видятся важными лишь некоторые его аспекты, касающиеся зарегистрированного Сбербанком в качестве товарного знака зелёного цвета:
Во-первых, антимонопольным органом не было вменено ответчикам по административному делу использование зарегистрированного цветового товарного знака №556088 – им вменялось в совокупности использование обозначений, включающих изображение округлой формы, словесный элемент «СБЕРКНИЖКА», изобразительный элемент в виде горизонтальной черты, выполненных в цветовом сочетании зеленого и белого цвета, сходных до степени смешения с товарными знаками, правообладателем которых является ПАО Сбербанк.
Во-вторых, само по себе использование зеленого цвета действительно, не влечет признания факта недобросовестной конкуренции. Однако, оценке при рассмотрении вмененного нарушения подлежат не отдельные элементы и признаки средства индивидуализации, а их совокупность.
В совокупности, те факты, что лица выступают на одном товарном рынке и при этом ответчики по административному делу используют для обозначения не только цветовую гамму, но и иные вышеописанные элементы, свойственные зарегистрированному за ПАО Сбербанк товарным знакам, что влечет восприятие используемого средства индивидуализации рядовым потребителем как свидетельствующего об их принадлежности тому же лицу (смешения используемых обозначений с зарегистрированным товарным знаком, индивидуализирующим услуги ПАО «Сбербанк») – образует вмененное нарушение.
Третий арбитражный апелляционный суд оставил решение нижестоящей инстанции в силе, по существу согласился со всеми доводами, изложенными правоприменителем в судебном акте. В настоящий момент кассационная жалоба по делу оставлена Судом по интеллектуальным правам без движения до 23 сентября 2019 года. Между тем, исход ситуации можно предвидеть уже сейчас — кассационная инстанция вряд ли представит качественно новую позицию, расходящуюся с мнениями нижестоящих правоприменительных органов.
Резюмируя вышесказанное, мы считаем нужным заметить, что следствием регистраций цветов в качестве товарных знаков будет неминуемое преследование правообладателями большого количества конкурирующих субъектов рынка разного масштаба, которые используют в своей предпринимательской деятельности зарегистрированные товарные знаки (незарегистрированные коммерческие обозначения) в форме оттенков, сходные до степени смешения с товарными знаками истцов, или комбинированные товарные знаки (обозначения), в составе которых используются оттенки, сходные до степени смешения с товарными знаками истцов. Немногочисленная отечественная судебная практика пока складывается в пользу тех, кто регистрирует цвета/оттенки в качестве товарных знаков.
Выводы. Таким образом, мы рассмотрели довольно интересную тему в сфере интеллектуальной собственности, посвящённую вопросам регистрации цветов/оттенков в качестве товарных знаков в России. Закон, разъяснения Роспатента и правоприменительная практика в целом стоят на пути допущения возможности регистрации цветов и их сочетаний в качестве товарных знаков. Между тем, нельзя сказать, что регистрационная практика по предоставлению таким обозначениям правовой охраны является единообразной и окончательно сложившейся. В частности, много вопросов вызывает порядок доказывания, когда патентное ведомство регистрирует товарные знаки в форме цветов одним крупным компаниям без особых препятствий, а другим не менее крупным организациям в предоставлении правовой охраны отказывает.
Если оценивать целесообразность регистрации цветов в качестве товарных знаков, то Сообщество IP view выступает на стороне противников такой регистрации по ряду объективных причин и считает само по себе получение исключительных прав на подобные средства индивидуализации злоупотреблением правом, не говоря уже о дальнейшем преследовании нарушителей, основанном на цветовой монополии. Последующее развитие таких трендов вызовет волны недобросовестной конкуренции, представляемой под видом добросовестного преследования за нарушение интеллектуальных прав, и негативно отразится на экономическом развитии государства.
В заключение считаем правильным упомянуть п. 154 Постановления Пленума Верховного Суда от 23.04.2019 № 10:
«Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом».
Хочется выразить надежду, что российские правоприменительные органы чаще будут обращаться к данному положению при разрешении вопросов, связанных с регистрацией в качестве товарных знаков цветов и их сочетаний.