Кейс: как сэкономить от 3000 USD на патентовании

🚀 Как помочь стартапу в сфере IoT получить международный патент, международный товарный знак и защитить свой продукт в US/EU, сэкономив при этом более 3000 долларов.

Стартап с русскими корнями, технически не имеющий ни присутствия в РФ, ни интереса к русскому рынку в целом, который выводил на рынок США и Европы инновационное устройство для медицинских анализов с определенной спецификой в сфере интернета вещей (IoT).

Изначально запрос был в консультации патентного поверенного, чтобы просто понять, каким образом:

• запатентовать разработку в ЕС и штатах;

• зарегистрировать обозначение в качестве товарного знака;

• а также урегулировать и снять риски по отношениям с российскими авторами (изобретателями и разработчиками).

Важной особенностью было то, что проект в принципе не был заинтересован в рынке РФ. Компания их была в ОАЭ, небольшой офис был в Армении, а патентование и защита прав была им необходима исключительно в Европе и США.

Кроме того, им была интересна «упаковка» будущего IP-портфеля для переговоров с инвесторами. В первую очередь, для этого имело значение не только патентование, но и подготовительная работа, анализ патентного ландшафта в мире, актуальность их исследований, а также грамотное оформление прав на разработку за целевой компанией.

🔎 Изучили взаимоотношения с авторами разработки

Как театр начинается с вешалки – так и интеллектуальная собственность всегда начинается с авторов. То есть физических лиц, чьим творческим трудовым были созданы произведения или изобретателей, которые являются авторами инновационного способа или изделия.

В случае, если взаимоотношения с ними не урегулировать в начале – в дальнейшем это сделать и дороже, и сложнее.

👀 Кроме того, автор (изобретатель) имеет право на вознаграждение за использование служебного произведение, если оно оформляется как служебное не только за его передачу работодателю, но и за каждый случай его использования или коммерциализации.

Подробнее о том, чем отличается изобретение от ноу-хау, а товарный знак от произведения я писал тут.

Если компания в принципе не имеет договора с автором (изобретателем) или специальных условий в трудовом договоре с ним – то и прав на такую разработку у компании юридически не существует.

📈 Предложили дорожную карту по международному патентованию и защите бренда:

Несмотря на то, что изначально клиент в принципе не был заинтересован в патентовании или защите своей разработки и бренда в Российской Федерации и не имел никакой привязки к нашей стране – просто с точки зрения финансов гораздо дешевле и выгоднее ему выходила регистрация через Российскую Федерацию.

Международная регистрация товарного знака может быть осуществлена одним из трех способов:

• Подача национальной заявки в каждой нужной стране. Минусы: необходимость выбора и оплаты услуг патентного поверенного в каждой нужно стране и полных государственных пошлин;

• Мадридская система (128 стран, включая США и страны ЕС). Для применения Мадридской системы необходимо выбрать страну первой регистрации и на ее базе подавать через международное патентное ведомство заявку в нужные страны. Пошлина платится в шв. Франках.

• Для стран Европы существует т.н. Европейские товарный знак, который может быть получен через европейское патентное ведомство. При этом заявка в любом случае будет рассматриваться в каждой стране отдельно и если где-то откажут – заявка пропадет целиком.

Международная система патентования также может быть выполнена одним из двух способов:

• Либо подача заявки в несколько интересующих стран с привлечением в каждой стране с самого начала местного патентного поверенного;

• Либо подача заявки в одной из стран, и на ее базе с международным приоритетом передача единой заявки по процедуре PCT;
• Есть также региональные патенты (Евразийский, Африканский, Европейский).

💰 Да, это плохо, что стоимость услуг наших специалистов «в среднем по больнице» в два-три раза дешевле, чем стоимость услуг западных патентных поверенных и юристов.

🔎 Провели комплексное патентное исследование:

Иногда, для выработки более грамотной стратегии международного патентования можно предложить проведение дополнительного патентного исследования.

Более глубокий анализ позволяет получить развернутую и наглядную информацию о тенденциях развития мировых исследований в определенной области (какие направления в приоритете, кто основные патентообладатели).

Это позволяет не только выбрать наиболее эффективный способ патентования – но и в самом начале «не изобретать велосипед», а сосредоточиться на наиболее перспективных и актуальных направлениях.

💪 Кроме того, подобная аналитика дает возможность обосновать актуальность вашего продукта и инновационного решения перед инвесторами.

Показать, что вы не просто «тихо примус починяете» в отрыве от внешнего мира, а действительно работаете над инновационным продуктом с учетом мирового опыта в данной области.

✅ Провели переговоры с авторами (изобретателями)

По результатам аудита взаимоотношений с изобретателями и ключевыми сотрудниками проекта, мы предложили эффективную систему договорного оформления прав на ключевые разработки компании.

С частью, которая была трудоустроена формально – разработка была оформлена как служебное произведение с договоренностью о конкретных размерах авторских вознаграждений в случае ее коммерциализации. С «внештатной» частью мы оформили соответствующие договоры подряда, по условиям которых права на разработку были сохранены за целевой компаний.

Со всеми вместе – подписали соглашение о соавторстве, чтобы каждый четко понимал, что этот продукт является коллективным и все несут ответственность за его развитие и будущее.

✍ Подали международные заявки на базе российской

На базе российских национальных заявок на товарный знак и изобретение, мы подали международные:

1) на товарные знаки по Мадриду в США и ЕС;

2) на патент в США и ЕС.

В дальнейшем каждая из патентных заявок была переведена в национальную фазу, организовано взаимодействие с местными поверенными для испрашивания национальных приоритетов, выполнены местные экспертизы.

Еще год назад, благодаря эффективной и слаженной работе всей команды, этот стартап получил охранные документы на свою разработку в ЕС и Штатах. Насколько я знаю, сейчас они успешно привлекают свои первые серьезные инвестиции.

Демонстрация собственного подготовленного портфеля интеллектуальной собственности им в этом очень помогает и по сей день!

👋Надеюсь, что кейс будет интересен! Как всегда, общие вопросы пишите в комментариях, а частные вопросы по именно вашей ситуации можно написать мне в личные сообщениях.

#патенты #товарныйзнак #международныйрынок #патент #изобретение #iot #интернетвещей