Разработчикам софта: как на деле работают ИТ-патенты в России — польза, проблемы, подводные камни

Вокруг патентов много мифов. То они «не работают», то за них взыскивают миллионные компенсации, то в патентовании отказывают, то «выдают все подряд». Давайте разберемся, как и зачем ИТ-компании получают патенты, как на них не обжечься, когда они нужны, а когда — нет. Поможет нам Роман Токарев — ведущий специалист «Яндекса» по патентам.

Меня зовут Алексей Башук, я юрист по интеллектуальной собственности, патентный поверенный РФ №2151. Возможно, мы с вами уже знакомы: вы могли видеть мои прошлые публикации о патентах, товарных знаках и франшизах на vc.ru.

Роман Токарев — патентный поверенный РФ №2134. Недавно Роман рассказывал об ИТ-патентах на конференции в Сколково. После конференции мы с Ромой созвонились на пару часов и напрямую обсудили все возможности и проблемы российских ИТ-патентов. Так и появилась эта публикация.

Если вы разработчик или ИТ-предприниматель, эта статья поможет вам разобраться, как российские законы защищают вас и ваши программы, какие патенты на них выдают, какие задачи решают эти патенты и какая от них польза, почему система еще далека от идеала и как со всем этим жить. Также мы пройдемся по случаям, когда патенты нужны, когда не нужны, и если нужны, то с чего начинать.

Заваривайте кофе: статья будет длинная, но, надеюсь, понятная и полезная.

Российские законы охраняют исходный текст и объектный код компьютерных программ так же, как и тексты книг — авторским правом (п. 1 ст. 1261 ГК РФ).

Авторское право охраняет только форму произведения, но не его суть: в книге «Властелин колец» закон защищает последовательность букв, а не идею истории про маленьких человечков и волшебное кольцо. Так же и с программами: если кто-то посмотрит на мою программу и напишет на другом языке похожую, то он не нарушит мои авторские права.

Тогда как защитить не просто код, а саму суть программы, ее идею, логику, функционал? Ответ нужно искать не в авторском праве, а в патентном. Патенты как раз и призваны защищать суть технических решений.

Допустим, вы запатентовали стул. Он состоит из сиденья и четырех ножек. Для того, чтобы нарушить патент, достаточно будет просто продавать такие стулья без вашего разрешения. При этом совсем неважно, из какого материала будут сделаны ножки конкретного стула и какого цвета будут сиденья. Ножки есть, сиденье есть — всё, патент нарушен, нарушитель или покупает у вас лицензию, или платит вам компенсацию от 10 тысяч до 5 млн рублей (ст. 1406.1 ГК РФ).

Казалось бы, решение простое: патентуешь компьютерную программу → получаешь патент на программу как на изобретение → патент защищает суть программы. Но не все так просто: российское законодательство прямо указывает, что «компьютерные программы не являются изобретениями» (п. 5 ст. 1350 ГК РФ).

Получается, сами по себе программы запатентовать нельзя. Но одно дело — сами программы, а другое дело — заложенные в них способы и методы, а тем более работающие на их основе системы и устройства. Их как раз и патентуют.

Чаще всего софтверные патенты — это патенты на способ, систему или устройство. Давайте разберем на примерах каждый вариант, а Роман расскажет, когда и какой лучше выбирать.

1. Патент на способ

Такой патент защищает последовательность действий, совершаемых программой. Программу разделяют на логические этапы и описывают процесс работы заложенного в нее алгоритма.

Иногда в патентной заявке на способ прямо раскрывают блок-схему, по которой работает программа. Для примера заглянем в практику Романа, один из патентов Яндекса:

2. Патент на систему

В качестве систем, как правило, патентуют решения, которые задействуют сразу несколько устройств, например что-нибудь из клиент-серверных технологий. Также через патент на систему могут защитить аппаратное воплощение программы.

3. Патент на устройство

Если программа предназначена для управления каким-то устройством, то можно запатентовать само это устройство. В формуле можно описать порядок его работы, который и будет отражать заложенную в устройство программу.

Есть и более оригинальные способы «патентования программ». Например, иностранцы нередко патентуют «компьютер, выполненный с возможностью реализации способа… ». Раньше было модно добавлять к патентам «энергонезависимый машиночитаемый носитель информации» — по сути любой носитель с записанной на него программой, например, карта памяти, диск или жесткий диск.

Все эти варианты можно комбинировать в одном патенте, например, «Система и способ», «Аппарат и метод» (часто в американских патентах), «Способ и устройство его реализации». В принципе почти каждую программу, в которой есть что патентовать, можно описать и как способ, и как систему, а иногда добавить устройство и носитель.

— Рома, чем на твой взгляд обусловлен выбор объекта патентования из этих вариантов? В каких случаях какие варианты лучше выбирать?

— Патент на систему как правило предполагает использование нескольких элементов, например, того же сервера и клиента. В таком случае патент на связку клиент-сервер получить, конечно, можно, но вот доказать его нарушение в случае спора потом будет очень непросто. Для этого нужно будет исследовать оба устройства, и сервер, и клиент. Если доступа к серверу не будет, и получить его не удастся, то нарушение доказать не получится. Поэтому я предпочитаю подкреплять патенты на систему патентами на способ.

Патент на способ дает, по сути, самую широкую защиту. Для способа не принципиально, на какой именно стороне выполняется алгоритм, кто какие шаги выполняет. Обычно я стараюсь получить такой патент, нарушение которого можно будет определить извне системы нарушителя без каких-то дополнительных доступов. Только потом уже, в довесок, можно патентовать все остальное — систему в целом, аппаратные реализации и всё такое.

Получается, что выбор объекта патентования зависит от двух параметров: самого технического решения и задачи, для решения которой разработчику нужен патент. Если с первым мы более-менее разобрались, давайте перейдем ко второму.

Изначально по своей природе патент — это рыночный инструмент. Получить патент — значит получить монопольное право на техническое решение и не дать получить его другим.

Обычно патенты получают для того, чтобы зарабатывать деньги на продаже запатентованного продукта. Но так сложилось, что продажа запатентованных продуктов — далеко не единственная причина, ради которой люди и компании получают патенты. Разберем самые популярные.

1. Монополия. Основная функция патента. Только патентообладатель имеет право продавать продукт с использованием своей технологии. Все, кто продают без его разрешения — нарушители. Разобраться с ними помогут суды и полиция, в административном или уголовном порядке.

2. Гарантия отсутствия нарушений. Если компания получила патент, то она, скорее всего, не нарушает чужие права. Когда компания разрабатывает новые технологии и не патентует их, есть риск, что компания «изобрела» то, что давно придумали и запатентовали до нее.

3. Возможность продать разработку. Если программа никак не зарегистрирована, то ее сложно продать: непонятно, как указывать программу в договоре.

Конечно, если вы продаете лицензию на программу обычным людям, то им не особо важно, как обстоят дела с правами и что написано в документах: программа работает — ну и слава богу. Но если ваши покупатели — компании, то их бухгалтеры будут не в восторге от идеи купить программу без документов.

До тех пор, пока программа не будет оформлена, она будет выглядеть для бухгалтерий как воздух, а не как объект, за который можно заплатить деньги. Особенно если компания-покупатель работает с госзаказом: сама выполняет НИР или НИОКР или является подрядчиком более крупной компании, получившей госзаказ на разработку софта.

Чтобы к программе не возникло вопросов даже у самой строгой бухгалтерии, можно сделать следующее:

1. Получить Свидетельство на программу для ЭВМ;
2. Внести программу в российский Реестр программного обеспечения;
3. Получить децимальный номер программы;
4. Написать структуру цены — документ, который раскрывает, из чего складывается стоимость программы.

Если сверху всего этого можно получить еще и патент — прекрасно. Тогда помимо лицензии на саму программу покупателю можно будет продать еще и лицензию на использование патента или сам патент.

4. Реклама. На некоторых рынках «запатентованная программа» продается лучше, чем просто «программа». Инвесторы и жюри грантовых конкурсов тоже как правило больше внимания уделяют проектам с патентами. Такая позиция небезосновательна: если Роспатент выдал патент, значит их экспертиза признала, что техническое решение обладает мировой новизной.

5. Увеличение капитализации компании. Патенты — это нематериальные активы, их можно оценить и поставить на баланс компании. Часто, когда говорят, что компания стоит миллионы, то на самом деле большая часть стоимости складывается из стоимости ее интеллектуальной собственности. Под это дело можно получать разные специфические лицензии, а иногда и кредиты.

Под сами по себе патенты кредиты в России практически не выдают: если компания обанкротится, то банк не справится с коммерциализацией патента. Но если у компании помимо станков и роботов есть еще и патенты, то размер кредита могут увеличить в зависимости от стоимости патентов.

6. Отчетность. Если компания выиграла грант или получила госзаказ, то условия работы часто предусматривают обязательное патентование результата разработки. Если патент не получен и даже заявка не подана, то работу могут не принять, а грант заставят вернуть. Конечно, такие жесткие условия не везде и не всегда, но в любом случае всегда нужно внимательно читать условия гранта и положения договора в части интеллектуальной собственности.

— Рома, как ты думаешь, стоит ли к этому списку добавить еще какие-то причины, ради которых компании получают патенты на софт?

— Подборка хорошая и полная. Мне только кажется несколько спорным пункт про «гарантию отсутствия нарушений». Давай на всякий случай уточним.

Сам факт наличия патента у компании не гарантирует и не означает, что к ней не придут конкуренты из-за нарушения патента конкурента. Можно получить патент на одни технологии, а нарушить другие. Можно получить зависимый патент или такой патент, который потом признают недействительным. Это сложный, но важный момент, поэтому давай остановимся тут поподробнее и вернемся к нашим объяснениям на стульях.

Допустим, у компании А есть патент на стул с сидением на четырех ножках с колесиками. При этом у компании Б есть патент на сами по себе колесики для мебельных ножек. Получается, что у компании А есть патент на стулья с колесиками, но без разрешения компании Б на использование мебельных колесиков компания А не сможет выпускать свою продукцию.

В противном случае компания Б может потребовать компенсацию за нарушение патента – ведь ее мебельные колёсики сами по себе защищены отдельно. Получается, наличие патента на собственный стул не дает компании А гарантий от претензий по нарушениям других чужих патентов.

Патент вроде бы и выдали, но использовать его без разрешения обладателя более раннего патента нельзя — такие патенты называют зависимыми. Роспатент в ходе экспертизы не проверяет патенты на зависимость. Часто о возможной зависимости узнают уже только когда начался суд. Да, для России такие суды — редкость, но и сбрасывать их со счетов нельзя.

Чтобы решить эту проблему, крупные компании создают внутри патентных отделов две группы специалистов. Первые занимаются патентным поиском: проверяют, можно ли запатентовать «стулья» своей компании. Вторые проверяют «стулья» компании на патентную чистоту: не нарушает ли их продажа чужие патенты. Патентный поиск и проверка патентной чистоты — это две разные задачи по своей природе.

Нечасто, но все-таки иногда бывает так, что выданные патенты «аннулируют» — признают недействительными через Палату по патентным спорам (ППС). Это происходит, когда оказывается, что патент был выдан с нарушением какого-то условия: например, эксперт при проверке не заметил уже существующий аналогичный патент или не учел, что компания раскрыла свое решение недостаточно полно. В таком случае патент признают недействительным с момента выдачи — как будто его никогда и не было.

Получается, компания может получить патент, пользоваться им, а потом патент признают недействительным, а компания окажется нарушителем. К счастью, я не встречал и даже не слышал о реальных случаях, где дело доходило бы до взыскания компенсаций с того, кто сначала получил патент, а потом его патент аннулировали. Но вот сами аннулирования периодически случаются.

У нашего патентного ведомства особенно сильная экспертиза по традиционным отраслям — механика, нефть, газ, фарма. В сфере же программного обеспечения все на стадии формирования, да и сама тематика сложная, поэтому вероятность принятия неправильного решения экспертом Роспатента исключать нельзя.

Могут выдать то, что условно «выдавать нельзя», а могут и отказать там, где можно было и выдать. Ответственности за неправильные решения Роспатент не несет, поэтому эти риски — предпринимательские риски компаний.

В целом я согласен с тобой: работать с патентами безопаснее, чем без них. Но в любом случае нужно учитывать, что никакой патент не дает стопроцентную защиту на все случаи жизни. Даже если вероятность получения зависимого или аннулируемого патента — один случай из тысячи, такие риски тоже нужно учитывать.

Также я бы добавил еще пару причин, ради которых компании занимаются патентованием. Возможно, это уже истории из мира крупного бизнеса, но тем не менее.

Первое — патенты дают возможность сдерживать конкурента. Даже если компания не планирует выпуск продукта в ближайшее время, она может получить патент, чтобы «забронировать» себе возможность выпустить этот продукт через пару-тройку лет. Или вообще ничего не выпускать, но и закрыть вход на рынок остальным участникам. Такие патенты называют «блокирующими».

Второе — с помощью патентов крупные компании могут скупать более мелкие. В России эта история пока что не сильно развита, но в США это работает уже давно, рано или поздно дойдет и до нас. Сейчас я готовлюсь к защите экономической диссертации на тему

«Формирование маркетинговой стратегии управления патентными портфелями», поэтому изучаю иностранные патентные рынки. Так вот в США патентные войны — это вообще отдельный мир.

Допустим, разработчик-новичок создает технологию, патентованием не занимается. Его технология лучше, чем все, что есть на рынке, но при этом в ее корне использованы способы из чужих патентов. Может оказаться, что он сам того не зная нарушит патент, принадлежащий крупной корпорации. Когда корпорация узнает об этом, она предложит разработчику два варианта: продать им всю технологию или вызвать разработчика как нарушителя в суд.

Корпорации предлагают за разработки неплохие деньги, и разработчики, как правило, выбирают продажу технологии вместо судов за нее. Вполне может быть, что разработчик согласился бы продать технологию и без вопроса с патентами, но, как говорят американцы, «добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом».

Несмотря на то, что у нас патентов на софт появляется с каждым годом все больше и больше, судебной практики по таким патентам крайне мало. Большинство споров между разработчиками решается в досудебном порядке, а о размерах выплат в этой сфере рассказывать не принято.

Патенты получают, продают, используют в рекламе и отчетности, но вот для судебных дел — пока не особо. Чтобы патент можно было реально использовать для защиты, нужно еще при подготовке патентной заявки разобраться, как в случае нарушения выявлять и доказывать нарушения. У многих софтверных патентов есть проблемы и с первым, и со вторым.

Одно дело, если у нас запатентован способ, который исполняется на одном устройстве. Тогда технически выявить и доказать нарушение хоть и сложно, но можно. При этом нужно еще постараться, чтобы суд принял наши доказательства: для этого они должны быть допустимыми и достоверными.

Но если у нас патент на целую систему в связке клиент-сервер, то будет невероятно сложно. Как разобраться в том, есть ли нарушение нашего патента на сервере, к которому у нас нет доступа, когда сам сервер еще и вовсе находится в другой стране неподсудной нам юрисдикции?

Получается, перспективы судебной защиты зависят от самого патента: что именно он защищает и как составлена формула. Если нарушение потенциально можно выявить и доказать, значит есть вероятность применить этот патент в суде.

— Рома, по твоему опыту, правильно ли будет сказать, что споры по ИТ-патентам часто не доходят до суда и решаются в досудебном порядке? Приходилось ли тебе защищать софтверные патенты?

— Судебной практики действительно крайне мало. У меня это в основном кейсы в ППС. [ППС — это Палата по патентным спорам, не суд, а подразделение самого Роспатента, которое рассматривает возражения на патенты и отказы в выдаче патентов].

В основном мне встречались дела в ППС с «непрактикующими организациями». Этот термин – калька с английского, так часто называют патентных троллей — компании, которые получают патент не для того, чтобы использовать технологии, а для того, чтобы зарабатывать на компенсациях и лицензиях. Чем больше и богаче компания, тем больший интерес для патентных троллей она представляет.

В ситуациях с патентными троллями может быть несколько позиций.

Кто-то платит патентным троллям: дешевле заключить с ними досудебное соглашение, чем судиться. Победишь ты в суде или нет — неизвестно, а деньги на суд придется потратить. На эти деньги патентные тролли и живут.

Другой вариант, как например у Касперского: не платить троллям и защищать свои интересы до последнего. В таком случае компании начинают с того, что идут в ППС и оспаривают выдачу самого патента, нарушение которого пытаются вменить.

В моей практике как правило это получается, хотя пару раз ППС выносила решения не в нашу пользу и мы обжаловали такие решения в Суде по интеллектуальным правам. Если патент не получилось аннулировать, тогда судятся до последнего. Если суд проигрывают, то стараются добиться минимизации компенсаций.

Про аналогию с ядерным оружием — да, согласен. Я нашим разработчикам, кстати, объясняю примерно также, только моя аналогия — меч в сейфе. Лучше пусть он у нас будет лежать под замком и мы им никогда не воспользуемся, чем у нас его не окажется под рукой в спорной ситуации.

При этом стоит помнить, что защита – это косвенная функция патента. Задача патента — дать возможность обратиться в суд и попросить остановить нарушение. То есть патент – это меч, который позволяет атаковать, но не полноценный щит, чтобы им защищаться.

Про суды — действительно, в России еще нет какой-то устоявшейся судебной практике по защите софтверных патентов. Я думаю, что рано или поздно мы придем к чему-то близкому к американскому сценарию. У них суды по софтверным патентам — давно налаженный процесс. Работает он так:

1. Владелец патента собирает открытую информацию из рекламы, конференций и презентаций разработчика — потенциального нарушителя. Проводят параллели со своим патентом: вот там компания говорила то-то, а вот у нас в патенте то-то.
2. На основании этих «похожестей» патентообладатель формулирует предположение о нарушении и направляет его в суд.
3. Судья санкционирует процедуру «discovery» — расследование (раскрытие) информации. Судья привлекает программистов-экспертов, они выезжают к потенциальному нарушителю, смотрят код, разбираются, а разработчик под присягой объясняет, как у него все работает. В Америке стоят его сервера или нет — не важно. Смотрят на то, где используется продукт и где он продается.
4. Если нарушение подтверждается, суд определяет какую часть продукта составляет запатентованная технология. Из этого считают насколько обогатился нарушитель, а отсюда уже высчитывают компенсацию.

Когда эта система дойдет до нас, или когда на базе российского законодательства заработает аналогичная система — вопрос. Нет сомнений в том, что рано или поздно вопрос с защитой IT-патентов решится, вопрос только в том как именно и когда. Пока что большинство компаний и предпринимателей-разработчиков занимаются тем, что просто собирают патенты как оружие про запас и решают патентами задачи, не связанные с судебной защитой.

На первый взгляд кажется, что патенты на ПО — это инструмент для больших корпораций, а не для обычных компаний и предпринимателей. На деле же частные разработчики нередко создают вполне себе патентопригодные решения, вопрос только в том, нужен ли вообще патент, можно ли его получить и даст ли он пользу конкретному проекту.

На старте проекта, когда еще нет ничего кроме идеи, заходить в патентование рановато: еще непонятно, что патентовать, да и денег на патентование нет. Другое дело, если речь идет о стартапе, привлекающем инвестиции. Тогда патентование заранее закладывают в смету проекта.

Когда софт уже продается вовсю, заходить в патентование может быть поздно. Кто угодно в мире мог уже подать патентную заявку на похожее решение. Если разработчики сами опубликовали слишком подробное описание своего решения и не подали патентную заявку в течение полугода после публикации, то им могут отказать в выдаче патента со ссылкой на их же собственную публикацию.

— Рома, как ты думаешь, в какой момент разработчику имеет смысл начинать заниматься вопросами патентования?

— Конечно, как специалисту по патентам мне хочется сказать, что патентоваться нужно сразу, как только появилась идея: ) Но наверное, адекватным советом будет предложить задуматься о патентовании в момент появления более-менее рабочего MVP, [минимально ценный продукт, первая рабочая версия] когда уже есть понимание двух вещей:

а) как будет работать продукт или технология;

б) как будет продаваться эта разработка и захотят ли ей воспользоваться конкуренты;

Если ответ на оба эти вопроса положительный, то тогда можно начинать патентование. При этом нужно учитывать, что получение софтверного патента может занять около года. Это значит, что если же спрос на разработку недолгий или ситуативный, то возможно патентовать ее и не стоит.

— Да, согласен. Я бы только еще добавил сюда нулевой этап: самостоятельный патентный поиск, когда идея только-только появилась.

Дело в том, что вся передовая информация о мировых разработках как правило появляется сначала в патентных базах и только оттуда уже расходится по СМИ и научным публикациям. Для иностранцев в порядке вещей сначала подать патентную заявку и только потом через год-два начать что-то кому-то рассказывать. Поэтому если у разработчика появилась какая-то идея, то прежде чем начинать разработку, стоит зайти в патентные базы и по крайней мере поверхностно посмотреть, что в этой сфере уже наизобретали.

У себя в телеграм-канале я недавно рассказывал, как самому и бесплатно провести предварительный патентный поиск, какие базы открывать и как в них искать. Конечно, это нельзя будет считать полноценным патентным поиском: если потом дойдет до патентования, патентный поверенный будет перепроверять все полностью заново. Зато такой предварительный поиск даст общее впечатление о существующих технологиях: что вообще придумали в этой сфере, какие компании заинтересованы в этих разработках больше других.

Если станет понятно, что ничего слишком похожего в патентных базах не находится — можно начинать разработку. Сделать MVP и протестировать спрос в принципе можно и без патентов. И только потом, если тестирование пройдет успешно, можно задуматься о патентовании.

Как всегда — общие вопросы пишите в комментарии, частные вопросы по именно вашей ситуации можно написать мне в личные сообщения или в телеграм @bchlf.

Если вам в целом показалась полезной эта публикация, заходите ко мне в телеграм-канал «Бизнес-юрист». Там я разбираю самые частые юридические ошибки предпринимателей и рассказываю, как их избежать, при этом стараюсь сделать каждый материал максимально понятным и полезным.

Возможно, вам пригодятся мои прошлые публикации об интеллектуальной собственности для предпринимателей:

• Пять законных способов защитить компьютерную программу
• Как защитить изобретение с помощью патента и когда патент не сработает
• Что нужно знать о товарных знаках, чтобы продавать товары на маркетплейсах и не попасть в суд, на компенсации и штрафы
• Товарные знаки для тех, кто ведёт бизнес в интернете: защищаем домен, управляем отзывами и контролируем конкурентов
• Семь настоящих причин зарегистрировать товарный знак в России

#патенты