Юридический due diligence в отношении компьютерных программ

Дарья Носова, Партнер, Иван Галкин, Консультант, O2 Consulting

Часть I. Общие вопросы

Компьютерные программы являются, вероятно, самым распространённым в коммерческом обороте объектом интеллектуальной собственности и часто представляют ценность не меньшую, чем такие традиционные производственные активы как недвижимость, оборудование, машины, здания и прочее.

Проверка объектов интеллектуальной собственности во многом схожа с проверкой традиционных активов, однако, имеет заметные отличия. Основные недостатки традиционных активов, определяющие их стоимость, могут быть обнаружены в результате их физического обследования, в то время как юридическая проверка часто носит комплементарный характер, хотя недооценивать её роль не стоит.

С объектами интеллектуальной собственности дело обстоит несколько иначе: стоимость компьютерной программы как бизнес-актива нередко определяется не только и не столько бесперебойностью работы или иными техническими показателями (которые почти всегда могут быть улучшены), сколько объемом подтвержденных прав, принадлежащих обладателю такого бизнес-актива. Помимо этого, само программное обеспечение, а также способы его применения и коммерциализации непрерывно и динамично эволюционируют, что ставит эффективность проверки, в том числе и юридической, в устойчивую зависимость от компетенции проверяющего, которая сегодня становится все более специализированной.

Вместе с тем, наш опыт проведения юридического due diligence (в переводе с английского – должная осмотрительность / тщательная проверка) в отношении компьютерных программ показывает, что как стартующие, так и уже достаточно крупные и известные участники отечественного IT-рынка нередко не только допускают пороки в оформлении интеллектуальных прав, но и не имеют достаточного представления о том, по каким параметрам проводится соответствующая юридическая проверка. В зависимости от обстоятельств, неготовность IT-компании к такой проверке может быть чревата негативными последствиями в виде утраты клиентов, срыва планируемой сделки / запуска совместного предприятия, отказа инвестора финансировать дальнейшую разработку, прочих прямых и косвенных финансовых и репутационных потерь.

В рамках серии обзорных публикаций, посвященных юридическому due diligence в отношении компьютерных программ, мы предпримем попытку ознакомить аудиторию vc.ru с основами такой проверки, не вдаваясь в сугубо юридическую специфику там, где тема позволяет этого избежать.

В данной (вводной) публикации мы рассмотрим наиболее частые причины проведения due diligence в отношении компьютерных программ, а также очертим базовый периметр такой проверки. Следующие публикации из этой серии будут посвящены основным зонам выявляемого риска, связанным и не связанным с исключительным правом на программу.

Кем, когда и зачем инициируется юридический due diligence в отношении компьютерных программ?

1. Purchaser’s due diligence. Наиболее часто due diligence в отношении компьютерных программ как объектов интеллектуальной собственности проводится по заданию покупателя при подготовке к сделке по приобретению компьютерной программы как самостоятельного актива, либо как актива в составе IT- / софтверного бизнеса. Покупатель, как правило, желает получить более подробную информацию о состоянии программных активов, а также удостовериться в надлежащем оформлении прав на них. Если же по результатам проверки сделан вывод о ненадлежащем оформлении прав, то на основании проведенного анализа покупатель получает возможность выдвигать предметные доводы о снижении стоимости актива, о предоставлении со стороны продавца заверений об определенных обстоятельствах, о возложении на продавца обязанности по компенсации потенциальных имущественных потерь покупателя, связанных с выявленными дефектами.

Во многом с purchaser’s due diligence схож due diligence интеллектуальных прав при заказной разработки программного обеспечения. Такая проверка инициируется заказчиком, по заданию которого программа была разработана, и во многих случаях проводится параллельно с завершающей стадией разработки программы или после окончания разработки. Этот период, к слову, не всегда является оптимальным периодом для юридической проверки, поскольку, как показывает практика, к этому моменту разработчиком уже может быть допущен ряд юридических ошибок, устранение которых post factum существенно осложнено или даже невозможно. Мы рекомендуем привлекать юридического консультанта на начальных этапах разработки, что позволяет защитить интересы заказчика наиболее полным образом. Заказчик, как правило, желает удостовериться в том, что он получает от разработчика не только код программы, но и полный объем прав на этот код, свободных от притязаний третьих лиц

2. Vendor’s due diligence. Реже проверка интеллектуальных прав проводится по заданию продавца при планировании сделки по продаже бизнеса и используется для того, чтобы выявить недостатки, предусмотрительно устранить их, выполнить дооформление прав и ограничить тем самым возможные аргументы покупателя о снижении цены сделки и применении вышеуказанных механизмов перераспределения риска (заверений и компенсации потерь).

3. Internal due diligence. Менее распространены, но встречаются случаи инициативы в проведении due diligence интеллектуальных прав со стороны владельцев / менеджмента софтверного или иного современного бизнеса не в связи с предстоящей сделкой или заказной разработкой, а для целей внутреннего контроля и аудита своего бизнеса. Такая проверка позволяет выявить и своевременно купировать риски, связанные с недостаточным оформлением прав или возможным нарушением прав третьих лиц, и предотвратить таким образом финансовые и репутационные потери, влекомые спорами об интеллектуальной собственности.

Предмет due diligence интеллектуальных прав на компьютерную программу

Ключевым вопросом при проведении юридического due diligence в отношении компьютерной программы является вопрос о том имеет ли проверяемое лицо – предполагаемый правообладатель (Проверяемый правообладатель) достаточную полноту прав на программу, позволяющую применять её, как правило, в коммерческих целях.

Код среднестатистической современной компьютерной программы, представляющей самостоятельную ценность как бизнес-актив (Проверяемая программа), может быть условно (то есть, для целей юридического due diligence) разделен на три части:

1. Код, созданный силами работников или внешних подрядчиков (физических лиц) Проверяемого правообладателя (Собственная разработка).

2. Код, (а) созданный внешними подрядчиками (юридическими лицами) и / или (б) приобретённый у третьих лиц по договору об отчуждении исключительного права (Приобретенная разработка).

Применительно к Собственным и Приобретенным разработкам due diligence затрагивает, прежде всего, подтверждение исключительного права Проверяемого правообладателя на код, поскольку обладатель исключительного права вправе использовать код любым способом по своему усмотрению, а также разрешать или запрещать использование программы другим лицам. Основной фокус внимания здесь сосредоточен на проверке цепи перехода исключительных прав от авторов разработки до Проверяемого правообладателя; практика показывает, что отдельные звенья этой цепи часто либо отсутствуют (и, в отдельных случаях, не могут быть восстановлены), либо оформлены с существенными пороками. Вместе с тем, полноценный due diligence интеллектуальных прав не ограничивается проверкой исключительных прав и включает в себя проверку соблюдения иных (в том числе – неимущественных) авторских прав, признаваемых гражданским законодательством.

3. Код (открытый и проприетарный), используемый по лицензии (Лицензированная разработка).

В отношении Лицензированной разработки должна быть проведена детальная проверка соблюдения условий лицензионных договоров, на основании которых в составе Проверяемой программы используется соответствующий код. По нашим наблюдениям, в российской IT-индустрии довольно сложно выявить медианный стандарт отношения к соблюдению требований лицензий на использование открытого и проприетарного кода (Лицензированной разработки) в составе Проверяемой программы. Встречаются как случаи полного игнорирования указанных требований, так и случаи тщательного контроля за их соблюдением; впрочем, и при наличии такого контроля нередко встречаются ошибки в понимании и толковании требований лицензий (вероятно, по той причине, что в большинстве случаев лицензии подчинены иностранному праву), что в конечном итоге все равно приводит к риску утраты юридического контроля над Проверяемой программой.

Выше указан базовый объем анализируемых обстоятельств, к которым, в зависимости от конкретного случая, особенностей бизнеса Проверяемого правообладателя и задания инициатора юридической проверки, могут быть добавлены иные области исследования – например, анализ договоров, на основании которых Проверяемый правообладатель коммерциализирует Проверяемую программу. Однако, практика показывает, что допущение различных нарушений именно в области базовых обстоятельств (т.е., в отношении Собственной, Приобретенной и Лицензированной разработки) порождает те основные риски, которые впоследствии могут конвертироваться в наиболее существенные потери для Проверяемого Правообладателя.

Пожалуй, самым показательным примером в этом отношении являются риски, связанные с исключительными правами на Собственную и Приобретенную разработку. Их обзор будет изложен в следующей публикации из этой серии. Stay tuned