Товарный знак и подводные камни GOOGLE’а

Сразу хочу оговориться, что никаких претензий к любимому поисковику, как и к Yandex’у, Rambler’у, Mail.ru и любому другому, предъявлять, по крайней мере, в этой статье я не собираюсь. Речь будет идти о подводных камнях и коварных рифах, скрываемых радужными рекламными волнами этих безбрежных информационных океанов.

Малейшая попытка задать вопрос, связанный с товарными знаками, в любом поисковике провоцирует низвержение целой Ниагары рекламных предложений, одно заманчивее другого! Даже закрыв страницу, на протяжении длительного времени из всех щелей будут вылезать завлекалочки типа: «Зарегистрируем Ваш товарный знак на 30% дешевле», «Проведем бесплатную проверку товарного знака на схожесть и уникальность», «Гарантируем возврат денег, если что-то не срастется», «Входим в топ-3 (-5,-10…) рейтинга журналов «Право налево», «Рейтинг-компот», «ПоТОПчемся» и т.п.

Ни в коей мере не навязывая своего мнения, исключительно из чувства человеческого сострадания и исходя из своего профессионального опыта, хочу поделиться своим взглядом на скрытые опасности, таящиеся в некоторых рекламных предложениях, так сказать, осуществить лоцманскую проводку и уберечь ваш фрегат от пробоин и посадки на мель.

Справка об опыте: профессиональный стаж по теме более 40 лет, патентный поверенный № 25, основатель первого в СССР частного агентства интеллектуальной собственности (1988 г.), президент международной группы компаний ИНТЭЛС (INTELS Group SA.), лауреат всяческих профессиональных премий, в том числе и достойных.

Жизнь товарного знака, как правило, длится многие годы и десятилетия, а порой даже столетия. Именно поэтому важно в момент его рождения изначально все сделать правильно, чтобы потом не пришлось долго и дорого исправлять ошибки.

Обычно товарный знак проживает следующие события и периоды:

1. Рождение – создание в муках творчества.

2. Совершеннолетие – получение правовой охраны (приобретение владельцем исключительного права на знак) путем государственной регистрации.

3. Взросление и возмужание – завоевание рынков маркируемыми им товарами.

4. Долгая жизнь – удержание своих позиций.

Совершенно очевидно, что для успешного осуществления п. 3 и благополучного существования по п. 4 необходимо качественно реализовать пп. 1 и 2. Несомненно, с помощью специалистов. И прежде всего, следует обратиться к патентному поверенному, который будет вести товарный знак как в качестве повивальной бабки, так и в качестве семейного врача на протяжении всего его жизненного пути.

Как сделать выбор? Как получить результат, отвечающий оптимальному соотношению «цена/качество» и не оказаться в «кормовой» части? Наблюдая вакханалию «выгоднейших» предложений из поисковиков, можно искренне посочувствовать владельцу товарного знака, решающему сложную задачу, кому наверняка доверить судьбу своего детища и при этом не слишком потратиться.

Для более ясного понимания рекламируемых «эксклюзивных» вариантов попытаюсь раскрыть действительные сущности, стоящие за некоторыми завлекающими аргументами.

Но прежде хочу подчеркнуть, что я высказываю сугубо личное мнение и совершенно не претендую на абсолютную истину. Я даже в мыслях не держу обвинить кого-либо из моих коллег в некомпетентности и, тем более, я не имею никого конкретно в виду. Однако, в реальной жизни бывает всякое, и, «если кто-то кое-где у нас порой…», то я считаю своим долгом предупредить об этом потенциальных клиентов.

Когда же «кто-то» все-таки узнает себя и соотнесет приведенные примеры на свой адрес, буду искренне рад, если этот «кто-то» прислушается к моей дружеской критике и внесет коррективы в свои действия.

Так на что же желательно обратить внимание?

1. Прежде всего рассмотреть внешний вид сайта:

Если в доменном адресе присутствуют элементы «gos», «ros», «rus», «mos», «expert» и т.п. в сочетании с терминами из области интеллектуальной собственности (gospatent, rospatent, mospatent, rostrademark, mosznak и т.д.), или в оформлении присутствует квазигосударственная символика (орлы, триколоры, Георгии-победоносцы и т.п.), а также в названии фирмы встречаются хвалебные эпитеты типа «Центральный», «Первый», «Главный», «Федеральный» и т.п., то с высокой долей вероятности можно предположить, что владелец сайта, как минимум, далек от соблюдения профессиональной этики, что выдает недостаток профессионализма, и пытается пустить пыль в глаза, рассчитывая на лохов. В то же время на сайте отсутствуют адрес офиса (указан только почтовый ящик) и список сотрудников (как правило, с целью скрыть отсутствие аттестованных патентных поверенных), либо указанные сотрудники не являются патентными поверенными (это легко проверяется на сайте Роспатента по адресу: https://rupto.ru/ru/patent-attorneys). При указании профессиональных рейтингов или топов не поленитесь кликнуть на приводимые ссылки, может оказаться «опаньки, а король-то голый!».

Отдельно хочу высказать свое мнение в отношении названий некоторых патентных фирм, включающих, отраслевые детерминанты такие как, например, «патент», «эксперт», «товарный знак», «интеллектуальная собственность», «патентный поверенный» и т.д. Крайне желательно из маркетинговых соображений, чтобы характерная часть фирменного наименования была зарегистрирована в качестве товарного знака. Но ст. 1483 ГК РФ не допускает государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначений, не обладающих различительной способностью, в частности являющихся общепринятыми символами и терминами. Логично предположить, что на момент создания фирмы отцы-основатели об этом не знали или пренебрегли этим фактором. Согласитесь, что это не аргумент в пользу их профессионализма.

2. Квалификацию владельцев сайта можно предположить, проанализировав его содержание:

Известно, что в любой отрасли существует специальная лексика, своего рода профессиональный сленг, по которому довольно легко можно распознать принадлежность того или иного индивидуума к той или иной профессии. Так например, моряки по морям не «плавают», а «ходят», руководствуясь не «кОмпасом», а «компАсом»; следователи вежливо предлагают не «сесть», а «присесть»; судьи выносят приговоры не «осуждЁнным», а «осУжденным»; нефтяники богатеют не от «добЫчи нЕфти», а от «дОбычи нефтИ», косметологи рекомендуют не «крЕмы», а «кремА», не говоря уже о компьютерщиках, которые ловко жонглируют профессиональными жаргонизмами: «комп, айпишник, айтишник, фронтенд, баг, линк, клик, мыло и т.д. и т.п.».

Естественно, что патентные поверенные, длительное время практикующие в своей области, органично владеют профессиональной лексикой, чем отличаются от скороспелых специалистов, порой довольно энергичных, но не имеющих достаточного опыта.

Попробую помочь владельцу товарного знака, вполне естественно не обладающему знанием специальной лексики, разобраться в истинном и ложном профессиональном языке. Составим, так сказать, небольшой глоссарий.

«Торговая марка», «торговый знак», «логотип», «бренд» – с легкой руки малоквалифицированных переводчиков и маркетологов эти термины активно вошли в обиходный словарь. На некоторых сайтах даже пытаются разъяснить различия между ними. Но все это профессионал называет юридическим термином «товарный знак». Помимо этого, «логотип» – это словесный товарный знак в оригинальном шрифтовом исполнении, а «марка» и «бренд» правильно в контексте употреблять в превосходном значении: «известная марка», «держать марку», «знаменитый бренд», но не в качестве юридического термина.

«Патентование торговой марки», «получить патент на товарный знак» – режет слух профессионала, так как патент – это документ об авторстве и исключительном праве, который выдается на объекты промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы), а приравненный к ним по правовой охране как средство индивидуализации товарный знак регистрируется в государственном реестре, о чем выдается документ – свидетельство. Кстати, профессионал никогда не скажет «регистрация изобретения, полезной модели, промышленного образца», а применит термины «патентование» или «получение/выдача патента».

«Зарегистрируем ваш товарный знак» – регистрировать в государственном реестре товарных знаков уполномочен только Роспатент, а поверенный всего лишь готовит заявочные материалы для такой регистрации.

«Получим вам товарный знак» – получать товарный знак, который у вас уже есть не надо. Надо получить исключительное право на него путем государственной регистрации.

«Проверим товарный знак на схожесть и уникальность» – товарный знак следует проверять на охраноспособность, т.е. возможность получить на него исключительное право. Для этого необходимо (помимо проверки на соответствие абсолютным требованиям) проверить товарный знак на тождество и сходство до степени смешения с зарегистрированными и заявленными на регистрацию товарными знаками (обратите внимание на «схожесть» и «сходство» и вспомните про «плавать» и «ходить», «сесть» и «присесть»). Термин «уникальность» вообще не применим по сути, т.к. знак может спокойно сосуществовать со сходным или даже тождественным знаком в том случае, если последний предназначен для маркировки товаров или услуг, неоднородных с номенклатурой знака заявителя.

«Проверим товарный знак на патентную чистоту», «проведем патентный поиск товарного знака» – поиск на патентную чистоту, как и любой другой патентный поиск, проводится только в отношении объектов, охраняемых патентом, т.е. изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

«Проверка правоохранности и правоспособности» вызывает особый восторг. Это как же можно преуспеть в словотворчестве! Выкручено из устоявшегося термина «проверка на охраноспособность». Красиво, но не профессионально. Все-таки область промышленной собственности – точный и строгий правовой институт.

Думаю, что вы уже достаточно подкованы, чтобы самостоятельно решить маленькие задачки по оценке следующих перлов:

1) «Патентование логотипов и названий»;

2) «Закрепите за собой исключительное право на нейминг и логотип»;

3) «Госпошлина за получение бланка свидетельства составляет 16 200 рублей».

Ответы:

1) Расшифруем дословно: Патентование (конечно, регистрация) логотипов (т.е. словесных товарных знаков, написанных оригинальным шрифтом. Другие виды знаков, например, изобразительные, по всей видимости, почему-то игнорируются.) и названий (каких названий? названий чего? любых?). А ведь имелось в виду просто «Регистрация товарных знаков».

2) «Нейминг – (имяобразование) комплекс работ, связанных с созданием звучных, запоминающихся и точных названий для предприятий, проектов, товаров». Круто! Предлагается закрепить заодно с логотипом за собой исключительное право в РФ на нейминг и закрыть к чертовой матери все нейминговые агентства!

3) А здесь просто жесть! Заплатить 16 200 рублей госпошлины, а заодно еще несколько десятков тысяч рублей поверенному за предварительную проверку, оформление и подачу заявки на товарный знак – и всё это за получение какого-то бланка!

3. Теперь прокомментирую «вкусные» предложения.

«Обратившись к нам вы получите 30% скидки на государственные пошлины» – это не эксклюзивное достоинство данного зазывающего патентного поверенного, а официальное снижение пошлины, мотивирующее подачу заявки электронным путем, которую практикуют в настоящее время если не все, то очень многие патентные поверенные.

«Даем 100% гарантию регистрации, при негативном результате полностью возвращаем гонорар» – к сожалению, в процедуре регистрации присутствует субъективный фактор. Решение принимает государственный эксперт, у которого всегда имеется собственное видение, не всегда совпадающее с мнением другой стороны. Можно, с известной долей вероятности, на основе проведенного по соответствующим базам товарных знаков поиска предполагать конечный результат, но не утверждать, а тем более гарантировать. Как любил говаривать Остап Бендер: «Стопроцентную гарантию даёт только страховой полис». Процедура регистрации длится, как правило, около года, и возврат денег в случае неудачного исхода существенно откладывается. Тем более, что заявитель безусловно «попадает» на уплаченные под несостоявшиеся гарантии поверенного немалые пошлины. А для поверенного просто игра в рулетку со ставкой на выдачу свидетельства. Пан или пропал!

Всё вышесказанное подтверждено нормой п. 8.4 ГОСТ Р 58800 «Интеллектуальная собственность. Использование товарного знака.», отмечающей «наличие повышенных рисков работы с патентным поверенным, который преждевременно гарантирует получение положительного решения по административному или судебному делу».

«Обещаем фиксированную цену без скрытых платежей» – отсутствие скрытых платежей – качество весьма похвальное, но объем работ при процедуре государственной регистрации очень разнится от знака к знаку т.к. зависит от многих факторов, в том числе, как я уже говорил, субъективных. Патентный поверенный, проведя предварительную проверку заявляемого знака на охраноспособность, может в определенной степени прогнозировать результат, но, как говорится, «homo proponit, sed Deus disponit» (человек предполагает, а Бог располагает). В моей практике было немало случаев, когда препятствия возникали «на ровном месте», так же, как и когда проблемные знаки пролетали регистрацию «на ура!». Поэтому точно предусмотреть ожидаемый объем работ довольно сложно. Помимо подготовки заявки значительную трудоёмкость составляет написание возражений на уведомления экспертизы о предварительном отказе в регистрации. Порой аргументированная дуэль с государственным экспертом ведется месяцами, а бывало и по нескольку лет, пока будет получен положительный результат. Поэтому в качестве фиксированной цены патентный поверенный закладывает среднее арифметическое между низкой стоимостью легкой беспроблемной заявки и высокой стоимостью трудной конфликтной. Из этого следует, что заявитель, уже вложившийся в создание охраноспособного «чистого» товарного знака, проходящего регистрацию «без сучка и без задоринки», еще и будет доплачивать патентному поверенному компенсацию за регистрацию знака того «дяди», который не удосужился потратиться на подготовительную работу и завяз в переписке.

«Бесплатная экспресс-проверка товарного знака» – здесь сразу необходимо вспомнить наимудрейшую английскую пословицу «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке!». Не буду останавливаться на том, почему сыр бесплатный, сейчас важнее рассказать про мышеловку.

Начну издалека. Регистрация товарного знака – это гарантированное государством исключительное право на владение, использование и распоряжение товарным знаком. Право очень сильное, поэтому государство предоставляет его только после государственной экспертизы, в процессе которой убеждается в том, что заявленное обозначение:

а) отвечает всем требованиям, предъявляемым законодательством к товарному знаку (абсолютные требования);

б) не затрагивает исключительные права на товарные знаки третьих лиц, предоставленные им государством ранее (относительные требования).

Для того, чтобы регистрируемое обозначение отвечало всем обязательным условиям, необходимо провести полнообъёмную проверку на охраноспособность, т.е. проверить заявляемый знак на соответствие абсолютным и относительным требованиям. В отношении абсолютных требований, установленных пп. 1-5 Ст.1483 ГК РФ, заявитель может сам проверить свой знак. Правда, почему-то мне кажется, что при попытке применить эти нормы вменяемый человек поторопится переложить эти функции на специалиста — патентного поверенного. Но проверку на соответствие относительным требованиям, т.е. поиск на тождество и сходство по базам зарегистрированных и заявленных на регистрацию в РФ товарных знаков, а также международных регистраций, действующих в РФ, провести самостоятельно без привлечения автоматизированных поисковых инструментов практически невозможно. На сегодняшний день самым популярным в силу своей адекватности является ресурс https://poiskznakov.ru/, на котором можно проверить обозначение по требуемым базам. Кроме того, если предполагается выход товарного знака за рубеж, там же можно провести проверку по базам целого ряда иностранных патентных ведомств. Следует учесть, что самостоятельно интерпретировать полученные результаты таких исследований, не обладая существенным опытом, довольно затруднительно, поэтому я бы порекомендовал этот анализ возложить на патентного поверенного.

Обязан констатировать, что такой поиск не бесплатный. Поддержание и актуализация большого количества баз, совершенствование поискового механизма и обслуживание поисков, проводимых сотнями пользователей, требуют серьёзных материальных затрат, которые и восполняются платными поисками.

А что же представляет собой бесплатная экспресс-проверка? Очевидно, что декларирующий её патентный поверенный не будет осуществлять недешёвую полноценную проверку за свой счет. Как правило, бесплатная экспресс-проверка проводится только на тождество по базе зарегистрированных товарных знаков, оставляя «за бортом» другие значительные массивы. Единственным возможным положительным результатом будет случай выявления существующего зарегистрированного на третье лицо тождественного товарного знака, который будет однозначно препятствовать регистрации. Сходные до степени смешения зарегистрированные, заявленные на регистрацию и международные знаки, составляющие гораздо более существенную часть, требующую анализа, будут абсолютно не затронуты. Следовательно, польза от такой проверки близка к нулю. Все значительные затраты на регистрацию, последующие за бесплатной экспресс-проверкой, могут оказаться напрасными. Скупой платит дважды.

«Регистрация знака без вашего присутствия» – разумеется речь идет не о регистрации товарного знака, которая, дай бог, и так произойдет в ведомстве без вашего присутствия, а о подготовке и подаче заявки на регистрацию бесконтактно. В условиях коронавирусной пандемии такая «фича» весьма похвальна, но как только опасность минует, все же настоятельно рекомендую прежде, чем доверить «таинственному незнакомцу» судьбу своего товарного знака и сопутствующих денежных средств, познакомиться с ним лично, а заодно посмотреть, что представляет собой его фирма, офис, сотрудники… Все-таки плодотворное взаимодействие предполагается не на один день, месяц или даже год, а на длительное время.

Надеюсь, что эти мои мысли вслух хоть немного помогут в решении нелегкой задачи выбора патентного поверенного. Если вы сочли эти записки полезными, и вас интересуют какие-либо другие темы из моей профессиональной области, пожалуйста, сообщите об этом по электронной почте: guerman@intels.ru, и я постараюсь их раскрыть.