Свободное использование товарного знака и проверка макетов
Даже работая под своим брендом можно получить претензию о нарушении прав на чужой товарный знак. Как такое может быть и что с этим делать, расскажу в данной статье.
1. На что обратить внимание при проверке макетов
Вы столкнетесь с подготовкой и проверкой макетов вне зависимости от вида бизнеса. Будь то макет товара, сайта, статьи на сайте, упаковки, меню, рекламной листовки или видеоролика. Скорее всего, такой макет будет содержать дополнительные данные: слоганы, указание на состав и вид продукции, данные об акциях и т.д.
При проверке макетов важно обратить внимание на то, что часть словесных элементов в макетах может быть зарегистрирована в качестве товарных знаков. «А в чём проблема?» — спросите вы. Дело в том, что не всегда такие слова и фразы очевидно чьи-то товарные знаки и существует много нюансов их использования.
Давайте представим ситуацию. Производитель игрушек хочет на упаковке продукции использовать фразу «кукла Принцесса». В отношении товара "куклы" зарегистрирована серия товарных знаков «Принцесса» № 852570, № 851166, № 618827. Будет ли законным такое использование, пусть и под собственным брендом?
Подобных примеров можно подобрать очень много. То есть, даже если вы выступаете на рынке под своим брендом, нужно учитывать чужие товарные знаки при подготовке макетов.
2. Свободное использование товарного знака
Существует ряд случаев, когда можно использовать обозначения, зарегистрированные в качестве товарных знаков, без согласия правообладателя.
Случай №1. Исчерпание исключительного права на товарный знак
Закрепленный в законе случай свободного использования – это «исчерпание права».
«Не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия».
Случай №2. Использование обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, в общеупотребительном значении
Еще один случай свободного использования, получивший разъяснение на уровне ВС РФ, — использование в общеупотребительном значении.
«Употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ), например, в письменных публикациях или устной речи».
В деле № № А40-83141/23-27-594 словесный элемент «ЭКОРАЗНОС» использовался в составе фразы «прошли экоразнос у блогеров» на упаковках влажных салфеток бренда «LOVULAR». Правообладатель знаков «Экоразнос» №729399, №857640 посчитал это нарушением и обратился с исковым заявлением в суд. Суд встал на сторону ответчика, поскольку упоминание слова «Экоразнос» в контексте с другими словами носит исключительно информационный характер, анонсируя прохождение товара марки «LOVULAR» экоразноса у блогеров, и не является целью его индивидуализации.
Случай №3. Использование чужого товарного знака для информирования о сотрудничестве с брендом
Данный случай свободного использования вытекает из судебной практики и толковая норм ГК РФ.
В деле № А40-266746/18-134-2047 на сайте ТРЦ «Браво!» без согласия правообладателя был размещен товарный знак «Добрынинский» №536516 в целях информирования о наличии в торговом центре магазина «Добрынинский» и категориях товаров, предлагаемых данным магазином к продаже. Правообладатель посчитал это нарушением и обратился с исковым заявлением в суд. Суд встал на сторону торгового центра, признавая информационные цели использования и отсутствие вероятности смешения на рынке.
Случай №4. Использование товарного знака в информационных статьях, видеороликах, для обозначения конкурентной среды
Данный случай свободного использования также вытекает из судебной практики и толковая норм ГК РФ.
В деле № А41-4428/21 ООО «МАЯК» использовало товарный знак «ВЕКСА» №403692 на своем сайте в разделе «Производители» в составе информационной статьи, содержащей сведения о правообладателе товарного знака как о производителе продукции, маркируемой обозначением «ВЕКСА». Правообладатель посчитал это нарушением и обратился с исковым заявлением в суд. Суд встал на сторону владельца сайта, поскольку обозначение «ВЕКСА», размещенное на данном сайте, используется в информативных, описательных и разъяснительных целях, а не для индивидуализации товаров или услуг.
Случай №5. Использование товарного знака в иных целях, не связанных с индивидуализацией
В данному случае особое значение играет фактор вероятности смешения хозяйствующих субъектов и их товаров на рынке.
В деле № А43-1470/2024 ООО «Синергетик» на своей продукции использовало обозначение «я ♥ свою семью!» как элемент упаковки под брендом «Синергетик». Правообладатель товарного знака «Я ЛЮБЛЮ СВОЮ СЕМЬЮ» №312760 посчитал это нарушением и обратился с исковым заявлением в суд. Суд первой инстанции встал на сторону ответчика, поскольку 1) товарный знак необходимо сравнивать не с обозначением «я ♥ свою семью!», а с упаковкой в целом, они не сходны, 2) отсутствует цель индивидуализации товаров обозначением «я ♥ свою семью!» 3) представленных в материалах дела документов недостаточно, чтобы говорить о вероятности смешения хозяйствующих субъектов и их товаров на рынке, а также усматривается злоупотребление правом со стороны истца.
«Положения пункта 3 статьи 1484 ГК РФ не накладывают абсолютный запрет на использование обозначений, зарегистрированных в качестве товарных знаков, иными хозяйствующими субъектами. Такой запрет ограничен возникновением вероятности смешения, то есть нарушение исключительных прав предполагает, что спорное обозначение может восприниматься обычными потребителями соответствующих товаров в качестве соответствующего товарного знака».
Однако следует заметить, что в деле № А40-2569/11 судом с ООО «Макдоналдс» была взыскана компенсация за использование товарного знака «С ПЫЛУ, С ЖАРУ» №405078 на упаковке товара без согласия правообладателя. Хотя было отмечено, что такое использование не направлено на индивидуализацию продукции обозначением «С ПЫЛУ, С ЖАРУ», поскольку ООО «Макдоналдс» использовало свой товарный знак на упаковке. Однако вероятность смешения хозяйствующих субъектов и их товаров на рынке не сыграла решающую роль при принятии решения. Такой подход в последующем подвергся критике в юридической доктрине.
3. Как проверять слова и фразы в макетах, чтобы избежать претензий со стороны правообладателей
Итак, мало зарегистрировать свой товарный знак. В коммерческой деятельности нужно ещё случайно не нарушить права на чужие товарные знаки.
1. При проверке макетов обратите особое внимание на слоганы и креативные фразы, не несущие функциональной нагрузки. Возможно, они уже кем-то зарегистрированы. От таких фраз лучше отказаться и поискать им неохраняемый аналог. Например, для мясной продукции фраза «Высокое качество» не охраняется (см. товарный знак №992159), а вот фраза «Дикое качество» охраняется (см. товарный знак №692728).
2. Еще одной охраноспособной категорией элементов в вашем макете могут оказаться названия серий товаров. Например, у вас серия красок для дома под собственным брендом, посвященная космосу. В ней вы хотите выпускать краску «Комета», краску «Марс» и краску «Венера». Названия серий вы хотите поместить в центр упаковки, сделав их центральными элементами дизайна. Такие названия также обязательно проверять и отказываться от занятых слов и фраз.
3. Слова и фразы, несущие функциональное значение, также по возможности нужно проверять. Даже если слово используется вами исключительно в описательных целях («теневой паркет», «слайсы ржаные», «прошли экоразнос у блогеров»), может оказаться, что слово охраняется в качестве товарного знака. В таком случае следует подумать над заменой этого слова (не «слайсы», а «хлебцы»). Либо убедиться, что в целом из макета очевидны описательные цели использования (оцените контекст, значение слова в композиции макета, убедитесь, что присутствует указание на ваш собственный бренд и т.д.).
4. Если вам необходимо упомянуть чужой бренд, убедитесь, что из макета будет явно следовать информационный характер использования товарного знака. Это может следовать из контекста, значения обозначения в композиции макета, данных о вашей фирме, информации о вашей взаимосвязи с упоминаемым брендом и т.д. Не забывайте про антимонопольное законодательство, все данные должны быть достоверными, сравнения корректными и т.д.
При возникновении сомнений, можете ли вы в своей коммерческой деятельности использовать то или иное слово или фразу, лучше обратитесь к юристу по интеллектуальной собственности.