Право
O2 Consulting
176

Юридический due diligence в отношении компьютерных программ Часть III

Дарья Носова, Партнер, Иван Галкин, Консультант, O2 Consulting

В закладки
@O2 Consulting​

Часть III. Основные зоны риска, не связанные с исключительными правами

В рамках завершающей статьи из серии публикаций на тему юридического due diligence в отношении компьютерных программ (предыдущие статьи доступны на vc.ru: Часть I. "Общие вопросы", Часть II. Основные зоны риска, связанные с исключительными правами) мы затронем основные правовые вопросы, не связанные с исключительными правами на программу. Таким вопросам часто (но неоправданно) уделяется недостаточно внимания, в то же время, они могут иметь серьезные последствия для IT-бизнеса.

Речь в данной статье пойдет о нарушении отдельных авторских прав и о правилах использования Лицензированной разработки.

Напомним, под Проверяемой программой понимается компьютерная программа, представляющая самостоятельную ценность как бизнес-актив, принадлежащий Проверяемому правообладателю. Код Проверяемой программы может состоять из:

· Собственной разработки (код, созданный силами работников или внешних подрядчиков (физических лиц) Проверяемого правообладателя),

· Приобретенной разработки (код, (а) созданный внешними подрядчиками (юридическими лицами) и / или (б) приобретённый у третьих лиц по договору об отчуждении исключительного права) и

· Лицензированной разработки (открытый и проприетарный код, используемый по лицензии).

1. Нарушение отдельных авторских прав

Распространенная ошибка в отношении интеллектуальных прав – убежденность в том, что обладание исключительным правом на Проверяемую программу (в части Собственной и Приобретенной разработки) полностью защищает Проверяемого правообладателя от юридических претензий со стороны авторов-разработчиков.

На самом деле, гражданское законодательство закрепляет за разработчиками компьютерной программы (как авторами произведения) не только имущественные права, к которым прежде всего относится исключительное право и также может быть отнесено право автора на получение так называемого авторского вознаграждения (которое, к слову, часто не соблюдается), но и неимущественные права – например, право авторства, право автора на имя, право на неприкосновенность произведения.

Значение таких неимущественных прав для бизнеса Проверяемого правообладателя не стоит недооценивать.

К примеру, право автора на имя позволяет разрешать использование компьютерной программы под своим именем, под вымышленным именем или без указания имени; такое право неотчуждаемо и непередаваемо.

На практике это означает следующее: если Проверяемый правообладатель занимается коммерциализацией Проверяемой программы в виде продажи её экземпляров, то каждый экземпляр программы должен сопровождаться указанием на всех её авторов, что часто может быть обременительно. Для нивелирования обязанности по указанию авторов необходимо получить их разрешение на использование программы без соответствующего указания. Однако, как показывает опыт проведения проверок, во многих случаях такие разрешения отсутствуют, при этом программы распространяются без указания их авторов.

И хотя нарушение неимущественных прав авторов Проверяемой программы или их права на получение авторского вознаграждения не влечет для Проверяемого правообладателя риска утраты наиболее значимого (с коммерческой точки зрения) исключительного права на Проверяемую программу, такие нарушения могут стать основаниями для предъявления различных требований со стороны авторов.

Так, авторам могут быть доступны, к примеру, требования о признании права на имя, о пресечении действий, нарушающих право на имя или создающих угрозу такого нарушения, о выплате авторского вознаграждения, о компенсации морального вреда в связи с нарушением права автора на имя, о публикации решения суда о допущенном нарушении. При действительном наличии соответствующих нарушений такие требования с высокой долей вероятности будут удовлетворены судами, что повлечет нежелательные материальные и репутационные потери для Проверяемого правообладателя.

В качестве примера не очевидного, но довольно распространённого выявляемого риска в отношении неимущественных авторских прав можно привести нарушение Проверяемым правообладателем заверений по договорам с контрагентами в отношении Проверяемой программы. Такие заверения встречаются регулярно и часто формулируются в обобщенном виде: как правило, утверждается, что Проверяемый правообладатель не нарушает чьи-либо интеллектуальные права в отношении Проверяемой программы.

С юридической точки зрения, эта формулировка распространяется и на неимущественные авторские права, соблюдением которых на практике нередко пренебрегают. Последствия недостоверности такого «обобщенного» заверения могут быть самыми серьезными – штрафные санкции, отказ значимого бизнес-заказчика от договора.

2. О Лицензированных разработках

Весьма редко можно встретить бизнес-актив в виде такой компьютерной программы, составной частью которой не являлся бы код, исключительное право на который принадлежит не Проверяемому правообладателю, а иным лицам; речь здесь идет об использовании в составе Проверяемой программы, прежде всего, открытого программного обеспечения (open-source software), а также проприетарного программного обеспечения (proprietary / closed-source / non-free software). Правила использования такого открытого и проприетарного программного обеспечения устанавливаются соответствующими лицензионными соглашениями, поэтому мы совокупно обозначаем его как Лицензированная разработка.

При проведении юридического due diligence стандартом практики является раскрытие Проверяемым правообладателем перечня Лицензированных разработок, являющихся составной частью (в т.ч. в измененном виде) Проверяемой программы. Следует иметь в виду, что менеджмент Проверяемого правообладателя может не знать или исказить информацию о том, какие именно и в какой степени Лицензированные разработки используются в Проверяемой программе, поэтому для прояснения этого вопроса может рекомендоваться - с предварительной оценкой целесообразности - проведение технической экспертизы на предмет выявления Лицензированных разработок в коде Проверяемой программы.

После установления перечня Лицензированных разработок, тщательной юридической проверке подлежат условия лицензионных соглашений на их использование – это позволяет выявить объем прав, имеющихся у Проверяемого правообладателя в отношении Лицензированной разработки, а также установить – достаточен ли этот объем прав для использования / коммерциализации Проверяемой программы (в состав которой входит Лицензированная разработка) таким образом, каким это использование / коммерциализацию осуществляет Проверяемый правообладатель.

Перечень исследуемых вопросов в конкретном случае определяется спецификой бизнеса Проверяемого правообладателя и зависит от того является ли Лицензированная разработка проприетарной или открытой. Наиболее часто важны, например, такие вопросы – позволяют ли условия лицензионного соглашения:

· сублицензировать Лицензированную разработку в составе Проверяемой программы. Этот аспект может быть особенно важен для коммерциализации Проверяемой программы;

· коммерциализировать Проверяемую программу, в частности, на условиях, отличных от лицензионного соглашения, регулирующего использование Лицензированной разработки;

· использовать / коммерциализировать Лицензированную разработку на территории конкретной страны; вносить изменения в Лицензированную разработку;

· использовать Лицензированную разработку без указания её правообладателей и условий лицензионного соглашения на её использование;

· осуществлять смену контроля над лицензиатом.

Несоблюдение условий лицензионных соглашений в отношении Лицензированных разработок может повлечь предъявление правообладателями судебных требований в адрес Проверяемого правообладателя о признании лицензионного соглашения расторгнутым, о прекращении незаконного использования Лицензированной разработки, о взыскании убытков / компенсации за бездоговорное использование Лицензированной разработки.

И хотя в сегодняшней практике предъявление подобных требований не слишком распространено, мы предполагаем, что в будущем подход правообладателей к защите своих прав в отношении Лицензированных разработок может значительно интенсифицироваться. Кроме того, опыт показывает, что наличие нарушений в отношении Лицензированных разработок является довольно существенным осложняющим фактором при получении инвестиций, например, для финансирования дальнейшей разработки Проверяемой программы.

Вместе с тем, необходимо помнить, что ценность своевременного проведения юридического due diligence заключается не только в выявлении рисков в отношении прав на компьютерную программу, но и в том, что компетентно проведенная проверка становится фундаментом для выработки юридических способов устранения или минимизации негативного эффекта от обнаруженных правовых дефектов.

О некоторых способах корректного оформлении отношений, возникающих при создании и обороте компьютерных программ как объектов интеллектуальной собственности, читайте в наших следующих статьях для vc.ru. Stay tuned

O2 Consulting – ведущая российская юридическая фирма с офисами в Москве, Цюрихе и Никосии. С 2003 года предоставляет клиентам комплексную экспертизу в области российского и иностранного права, налогов, регулирования в различных отраслях экономики в едином эксклюзивном формате.
{ "author_name": "O2 Consulting", "author_type": "editor", "tags": [], "comments": 0, "likes": 0, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 120939, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 17 Apr 2020 11:16:16 +0300", "is_special": false }
Дарина Фролова
«Если вас двое, то вы в 10 раз сильнее»: интервью с президентом «Клуба 500» Дмитрием Портнягиным
В условиях финансового кризиса эта идея приобретает особый смысл. Пока все паникуют, скупают валюту и совершают прочие…
Объявление на vc.ru
0
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Прямой эфир