Люберецкий патентный тролль терроризирует стоматологов. Кейс по защите бизнеса и рекомендации юриста
Стоматолог из Люберец подал заявки на регистрацию примерно 160 товарных знаков, которые соответствуют названиям стоматологических клиник. Помимо названий работающих клиник, некоторые названия повторяют наименования инструментов для лечения, применяемых материалов, некоторых видов имплантов и прочие термины в области стоматологического лечения.
Узнав об этом (в том числе благодаря мониторингу заявок в личном кабинете Онлайн Патента), коллеги по рынку стоматологических услуг забеспокоились. Многие из них пользовались своими названиями, не регистрируя товарного знака. Официальный владелец товарного знака сможет подавать на них в суд и требовать компенсации, а также прекращения использования наименования.
Как минимум один иск стоматолог уже подал, требуя со стоматологической клиники 140 млн рублей. Патентный поверенный, юрист Онлайн Патента Маргарита Тарасова рассказывает, как предпринимателям защищаться от действий “патентного тролля”.
1. Вовремя регистрировать товарные знаки
Как говорят сами стоматологи, лучшее лечение – это профилактика. Основным превентивным способом защиты от действий сквоттеров является подача собственных заявок на товарные знаки. Необходимо своевременно провести исследование результатов интеллектуальной деятельности, которые были созданы за весь период работы вашей компании и определить наиболее перспективные для дальнейшего использования. К ним могут относиться: название компании, наименования различных производимых товаров, их этикетки и упаковки, доменное имя сайта и т.д.
2. Опротестовывать чужие заявки на ваши наименования
Каждая заявка имеет дату приоритета, которая устанавливается по дате подачи её в Роспатент. Приоритет в регистрации отдается именно той заявке, которая получила календарное первенство.
В том случае, если сквоттер подал заявку на регистрацию, то каждая последующая заявка, в том числе поданная настоящим владельцем наименования, будет рассматриваться в порядке очереди, и без дополнительных действий риск получения отказа в регистрации достаточно велик.
К счастью, существует процедура, в рамках которой вы можете повлиять на решение эксперта Роспатента по вражеской ранней заявке. Гражданский Кодекс РФ, а именно ст. 1493, предоставляет любому лицу право после публикации сведений о поданной заявке и до момента вынесения решения о ее регистрации представить в Роспатент обращение с доводами о том, почему заявка не может быть зарегистрирована.
Дополнительно рекомендуется подать собственную заявку на регистрацию товарного знака, несмотря на закрепленный сквоттером приоритет. Это позволит аналогичным образом получить приоритет по вашей заявке перед заявками третьих лиц.
Как работает протест
Важно серьезно отнестись к аргументам, приводимым в обращении по поводу заявки сквоттера, чтобы в действительности доказать эксперту, что обозначение стало широко известно вашему потребителю и ассоциируется именно с вашей компанией. К обращению необходимо приложить документы, которые подтверждают такую известность. Например, финансовые отчеты, официальные лицензии на осуществление деятельности, рекламные материалы, информацию о наградах и участии в рейтингах по вашей специализации, статистику социальных сетей.
Эксперт Роспатента рассмотрит поступившее обращение против регистрации товарного знака, уведомит о нем заявителя, а также примет направленные доводы во внимание. При этом необходимо отметить, что направление Уведомления о проверке соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства (так называемый предварительный отказ в регистрации) в заявку сквоттера остается полностью на усмотрение эксперта.
Если Роспатент направит предварительный отказ по основанию введения потребителя в заблуждение со ссылкой на вашу организацию, то сквоттеру потребуется получить ваше письменное согласие на регистрацию или доказывать отсутствие факта введения в заблуждение. Без такого согласия и при непринятии Роспатентом доводов сквоттера, а также при отсутствии ответа на предварительный отказ в целом, эксперт в установленные сроки вынесет окончательное решение об отказе в регистрации.
Откуда взялись 140 миллионов?
Если Роспатент зарегистрирует товарные знаки по всем заявкам это будет стоить как минимум 3,7 млн рублей (пошлины за подачу, экспетизу, регистрацию, свидетельство). Естественно, сквоттер захотел получить достойный возврат своих “инвестиций” (вряд ли рассчитывая на регистрацию по всем заявкам). Но как именно была сформирована такая сумма по иску?
Статьей 1515 Гражданского Кодекса РФ предусмотрено, что в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя или возмещение убытков, или выплату компенсации. Согласно судебной практике, правообладатели чаще всего выбирают компенсацию. И вот почему.
Первый вариант компенсации составляет от десяти тысяч до пяти миллионов рублей. Правообладатель также на свой выбор заявляет ту сумму, которую считает уместной для данного нарушения. По усмотрению суда она может корректироваться в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.
Заявляя требование о взыскании компенсации больше 10 тыс. руб., истец обязан представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность суммы компенсации допущенному нарушению.
Второй вариант компенсации, который может выбрать истец: двукратный размер стоимости лицензии на товарный знак, либо стоимость контрафактных товаров в двукратном размере. Этот вариант подходит в тех случаях, когда стоимость лицензии на товарный знак является достаточной для покрытия причиненного ущерба, или если нарушение было осуществлено в отношении большой партии или даже нескольких партий контрафактного товара.
Заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости, истец аналогично должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество товаров и их цену.
Аналогично, для стоматологических клиник сумма компенсации согласно ст. 1515 ГК РФ может определяться истцом:
В твердой сумме – от 10 тыс. руб. до 5 млн. руб.
Исходя из двукратной стоимости оказываемых стоматологией услуг за период нарушения . Расчет может быть осуществлен на базе данных бухгалтерского учета валовой прибыли ответчика за данный период. Это означает, что размер компенсации, заявленной в требованиях истца, не имеет предела.
3. Требовать прекращения охраны товарного знака
Случается, что настоящий владелец бренда не знал о поданной сквоттером заявке, пока она была на стадии рассмотрения в Роспатенте. Допустим, о товарном знаке со своим наименованием владелец узнает только из предъявленного к нему иска о нарушении исключительных прав.
В такой ситуации настоятельно рекомендуется обращаться в Палату по Патентным Спорам при Роспатенте с возражением против регистрации товарного знака сквоттера. Для прекращения правовой охраны товарного знака потребуется доказать коллегии судей, что вражеский знак был зарегистрирован с нарушением требований п. 3(1) 1483 Гражданского кодекса, а именно по основанию введения потребителя в заблуждение в отношении производителя товара или лица, оказывающего услуги.
Равно как и в обращении третьего лица, так и в возражении против регистрации товарного знака потребуется предоставить документы, которые подтверждают, что оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение.
Для такого подтверждения потребуется документально показать, что настоящий владелец на протяжении длительного времени интенсивно использовал обозначение, что привело к его широкой известности среди потребителя. Для данных целей могут быть предоставлены годовые финансовые отчеты, справки об объемах производства, подтверждение территории присутствия бренда – разные города Российской Федерации и страны. Для подтверждения популярности многие владельцы прибегают к проведению разнообразных социальных исследований, которые показывают какой долей рынка и узнаваемостью среди потребителей обладает обозначение.
Среди иных документов могут быть:
исторические справки о деятельности компании под спорным обозначением,
данные об объемах выпуска продукции за несколько лет,
показатели рейтингов,
дипломы и награды различных выставок и ярмарок,
официальные лицензии на осуществление деятельности,
справки о рекламных кампаниях и рекламных расходах,
- свидетельства о принадлежности сайта с одноименным словесным элементом настоящему владельцу.
Важно отметить, что согласно статье 1513 Гражданского Кодекса для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию введения потребителя в заблуждение, необходимо являться заинтересованным лицом. Статья 1513 ГК РФ не конкретизирует значение термина «заинтересованное лицо», а лишь указывает на наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны товарного знака. В целях доказательства такой заинтересованности рекомендуется подать собственную заявку на товарный знак с таким обозначением.
Если же товарный знак не использовался ранее, или у вас нет документов, подтверждающих его использование до момента подачи вражеской заявки – возможно, придётся купить свой товарный знак у сквоттера. Это защитит вас от судебных исков и выплаты компенсаций за незаконное использование товарного знака.
Суд обещает быть на стороне добросовестного бизнеса
Согласно обзору судебной практики Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2023 г. , настоящие владельцы, которые не успели зарегистрировать свои товарные знаки и стали ответчиками по делу о нарушении исключительных прав от сквоттера, могут заявить о недобросовестности истца и нарушении статьи 10 Гражданского Кодекса РФ.
Эта статья не допускает осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, признает действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). В нашем случае если правообладатель не осуществляет предпринимательскую деятельность с нанесением зарегистрированного товарного знака на товары или при оказании услуг, не имел намерений на такое использование при подаче заявки на товарный знак, не имеет целей его использования в будущем, при этом предъявляет требования о взыскании компенсации за нарушения, преследуя цель не пресечения нарушений, а извлечения прибыли, то такие действия могут повлечь признание недобросовестности правообладателя по отношению к другим субъектам предпринимательской деятельности, в частности к ответчику – лицу, которое использовало товарный знак в действительности. Признание злоупотребления правом со стороны истца является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.
К счастью, для реализации такого принципа не требуется обращение в Верховный Суд, а желаемые решения могут быть приняты уже в первой инстанции, как это было реализовано в Арбитражном Суде Ростовской области (номер дела А53-3534/2023) по аналогичному делу.
Полезное от Онлайн Патент: