Регистрация товарного знака. Когда начинать?

Регистрация товарного знака достаточно важный аспект в бизнесе. Товарный знак позволяет защищать компанию от копирования конкурентами, увеличивать доход и масштабировать бизнес. У многих предпринимателей возникает вопрос: «Когда же лучше зарегистрировать товарный знак?»

Мы советуем подавать заявку на регистрацию товарного знака до выхода на рынок, т.к. это снижает риски потери бизнеса.

Согласно российскому законодательству использовать товарный знак может только одна компания в отношении определенных видов деятельности. Если обнаруживается незаконное использование товарного знака или обозначения, которое сходно до степени смешения, то правообладатель вправе запретить такое использование.

В некоторых случаях можно рискнуть и попробовать получить правовую охрану обозначения, которое уже используется другими игроками рынка. Например, наш клиент компания «Крепость» — производитель стальных дверей, решил зарегистрировать товарный знак. В ходе проверки на тождество и сходство были выявлены препятствующие регистрации товарные знаки. Клиент принял решение подать заявку на регистрацию товарного знака, т.к. компания уже давно занимается производством стальных дверей и известна на рынке.

Совместно с патентным поверенным было принято решение запросить у конкурентов письма-согласия на регистрацию обозначения «Крепость». Конкуренты дали разрешение на использование обозначения и в итоге товарный знак «Крепость» был успешно зарегистрирован.

Если Вы решили зарегистрировать товарный знак до вывода товара на рынок, то проблем с регистрацией обозначения удастся избежать. Перед регистрацией Ваше обозначение будет проверено на тождество и сходство с зарегистрированными товарными знаками, а также с обозначениями, поданными на регистрацию. Если будут выявлены препятствующие регистрации товарные знаки, то необходимо будет доработать название в соответствии с рекомендациями специалистов.

В Роспатенте эксперты также проверяют Ваше название перед регистрацией, если они выявят сходные или тождественные товарные знаки или заявки, то в регистрации Вам будет отказано. Однако если Вы давно на рынке, то можете принять решение сообща с патентным поверенным и обратиться к правообладателю за письмом-согласием, и если согласие на использование будет получено, то Вы сможете зарегистрировать товарный знак.

Например, Вы вывели на рынок товар с определенным обозначением, но регистрировать товарный знак не стали. Вы вложили большую сумму в продвижение бренда, и товар быстро стал популярным. Конкуренты могут воспользоваться Вашим успехом и зарегистрировать обозначение на себя. После этого они могут запретить Вам использование товарного знака, и Вы можете потерять свой бизнес. Конечно, Вы вправе доказывать то, что Ваша компания раньше вывела товар на рынок и получила узнаваемость среди потребителя, но это займет много времени и повлечет за собой большие траты на юристов.

Компания «Гидрокорд» — производитель гидроизоляционных материалов, обнаружила сайт конкурентов с доменным именем, дублирующим их название. Впоследствии выяснилось, что компания-конкурент является правообладателем аналогичного товарного знака «Гидрокорд». Наши специалисты предложили клиенту обратиться в Палату по патентным спорам и оспорить регистрацию товарного знака, а затем предъявить нарушителям судебный иск. По итогам разбирательств Палата по патентным спорам прекратила правовую охрану товарного знака — «дублера», а Арбитражный суд города Москвы запретил использование товарного знака нарушителям.

Лучше зарегистрировать товарный знак до вывода товара на рынок. Так Вы сможете эффективно и оперативно запретить незаконное использование товарного знака. Если конкуренты начнут копировать Ваш товарный знак, то Вы сможете направить нарушителям претензию с требованием прекратить незаконное использование товарного знака. Если они не отреагируют на претензию, то Вы можете обратиться с иском в суд.

Согласно российскому законодательству договор коммерческой концессии может быть заключен и зарегистрирован в Роспатенте только при наличии товарного знака, который входит в комплекс исключительных прав, право использования, которых предоставляется по договору. Вы можете заключить договор о предоставлении комплекса исключительных прав, но передача прав не будет зарегистрирована Роспатентом. Это может привести к определенным рискам потери бизнеса.

В нашей практике много примеров, когда компания после регистрации товарного знака принимает решение масштабировать свой бизнес и организовывать торговую сеть посредством заключения договора франчайзинга или лицензионного договора.

Например, нашими специалистами был зарегистрирован товарный знак «Talisman» для лингвистического центра. Впоследствии правообладатель решил расширяться и обратился за разработкой договоров франчайзинга и лицензионных договоров о предоставлении права использования товарного знака.

Сеть кинотеатров «Премьер зал» является нашим постоянным клиентом. Изначально клиент обратился для регистрации товарного знака, а впоследствии наши специалисты разработали для компании «Премьер зал» проект договора коммерческой концессии.

Образовательные центры достаточно часто развивают бизнес по франшизе, чтобы в договоре закрепить особенности организации работы с клиентами. Например, образовательный центр для детей с собственными программами практического обучения «Наукасити» обратились к нашим специалистам для регистрации товарного знака и разработки договора франчайзинга. В соответствии со спецификой деятельности был разработан договор коммерческой концессии, который предусматривал ряд важных для клиента юридических положений.

Перед заключением договора коммерческой концессии или лицензионного договора необходимо зарегистрировать товарный знак. Это позволит разработать договор коммерческой концессии для Вашей компании с учетом специфики бизнеса и официально зарегистрировать передачу прав по договору коммерческой концессии в Роспатенте.

По нашему опыту регистрация товарного знака позволяет минимизировать риски, которые могут возникнуть в процессе развития Вашего бизнеса. Мы рекомендуем заранее задумываться об этой процедуре. Средства потраченные на регистрацию товарного знака намного меньше тех затрат, которые Вы можете понести в случае возникновения споров по поводу незаконного использования товарного знака. Однако в таких ситуациях опускать руки не стоит. Специалисты в сфере интеллектуальной собственности могут дать рекомендации, как выйти из сложной ситуации с минимальными потерями для бизнеса.

Авторы: Гаврилова Мария Сергеевна, Паньшина Татьяна Сергеевна.