На обложку журнала можно размещать чужой товарный знак

Товарный знак не индивидуализирует журнал, если используется для раскрытия темы журнала. Дело о выплате компенсации ООО «ИМ Паблишинг» 3,1 млн рублей от ООО «ИД «Пресс-Курьер» за использование товарного знака «Секреты звезд», принадлежащего ООО «ИМ Паблишинг», на обложке журнала «Дарья биография» было разрешено не в пользу правообладателя.

Для наглядности приведу обложку журнала. Абсолютно очевидно любому, что:

а) Товарный знак «Секреты звезд« занимает большее место на обложке журнала, чем само его название »Дарья биография»;

б) Слова «Секреты звезд« используются в общеупотребимом значении, и вряд ли их использование может ввести читателя в заблуждение относительно издателя журнала. Иными словами, то, что словесный товарный знак »Секреты звезд» не знает

Основаниями для отказа в выплате компенсации стали:

1. Использование словосочетания «Любовные секреты звезд» для указания на тему номера (тему специального выпуска);

2. Использование товарного знака не как названия журнала, а просто на обложке для раскрытия темы номера, что подтверждается чеком (в чеке товар не был назван как «Любовные секреты звезд»). По мнению Суда по интеллектуальным правам это доказывает то, что товарный знак не используется для индивидуализации товара.

Что хорошего в сформированной в этом деле практике?

Формально состав нарушения прав на товарный знак присутствовал: «Секреты звезд» зарегистрирован для печатной продукции, нанесен на журнал, журнал вводится в коммерческий оборот, но суды отказали, поскольку решили, что спорное словосочетание используется для раскрытия темы журнала и в общеупотребимом значении.

А что я вижу плохого?

1. Применение пункта 157 Пленума Верховного Суда РФ от 29.04.2019:

"С учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В связи с этим употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ), например, в письменных публикациях или устной речи"

существенно расширенно, под письменными публикациями теперь суды будут понимать в том числе обложки печатных изданий. Хотя с учетом прямого указания на то, что товарный знак не был включен в название товара, практика может измениться и случаи, когда товарный знак включаются в название товара, суды будут считать нарушением.

Суды, в том числе Суд по интеллектуальным правам, не описали, почему они пришли к выводу о том, что словосочетание «Секреты звезд» используется в общеупотребимом значении и не выполняет функцию индивидуализации товара. Хорошим примером для наших судов может служить тестирование названия произведения на нарушение товарного знака путем сопоставления содержания произведения и обозначения, защищенного товарным знаком, а также тестирование возможности ввести в заблуждение потребителей таким использованием товарного знака относительно участия правообладателя в создании произведения, применяемого судами США.

Подробно о таком тестировании, получившем название «Роджерс тест» я писал в статьях об использовании товарных знаков в видеоиграх.

В качестве вывода отмечу, что конкретно в данном деле я полностью согласен с решениями судов, но хотелось бы, чтобы обстоятельства, по которым суды приходят к выводу о невыполнении функции индивидуализации товара обозначениями, сходными до степени смешения с чужими товарными знаками расписывались подробнее. В противном случае формирующаяся практика будет крайне больно бить по правообладателям.