Как зарегистрировать товарный знак после отказа известного патентного агентства и сэкономить на налогах 8 млн рублей

Товарный знак регистрируют не просто так. Регистрация нужна для достижения целей бизнеса, а иногда к этой процедуре прибегают по причинам, возникшим в процессе работы, например, появился конкурент, который стал препятствовать деятельности предпринимателя. И в первом, и во втором случае регистрация товарного знака дает желаемый результат.

Как на практике добиться регистрации даже при наличии препятствий, решить проблемы и реализовать новые возможности с помощью товарного знака, я расскажу в этой статье.

Меня зовут Юрий Горбачев. Я руковожу патентным бюро «Лирейт». Мы зарегистрировали более 3 500 товарных знаков для клиентов по всей России и за рубежом, регулярно делимся полезными материалами в Телеграм-канале и в сообществе в ВК. Если у вас свой бизнес, вы хотите развивать его, следите за нашими публикациями. Вы найдете много полезной информации, в том числе по товарным знакам, патентам, договорам франшизы, работе на маркетплейсах.

Товарный знак регистрируют в Роспатенте. Это можно сделать самостоятельно, но надежнее воспользоваться услугами патентного бюро, где работают специалисты, которые без рисков проведут вас от предварительной проверки обозначения до получения свидетельства.

Однако есть один нюанс – в некоторых таких компаниях боятся брать в работу сложные случаи.

Предприниматель обращается к специалистам, а ему говорят, что шансов получить регистрацию нет, приходится делать ребрендинг, хотя шансы успешно пройти процедуру были.

К нам часто обращаются клиенты, когда в других патентных бюро им отказали в помощи, а менять название или логотип нельзя – слишком долго работали под ними, потребители уже узнают бренд. В этой ситуации нужно сделать так, чтобы компания смогла продолжить деятельность под привычным обозначением. И мы это делаем. Расскажу об одном таком кейсе.

К нам обратилась предпринимательница – автор и организатор кастинг-проекта «Лицо бренда». Женщина уже консультировалась у представителей одного из топовых патентных бюро. Ей сказали, что шансов на регистрацию товарного знака нет. Предпринимательница не сдавалась. Она уже долгое время работала под этим названием и не могла себе позволить менять его.

Мы проверили ее товарный знак «Лицо Бренда» по базам данных Роспатента – это обязательный этап перед подачей заявки, который помогает выявить риски. Мы удостоверились, что они есть, но остается шанс отстоять товарный знак.

Клиентка была уведомлена о рисках и нашей дальнейшей тактике. Мы подали на регистрацию товарный знак «Лицо Бренда», получили отказ в регистрации в соответствии с п. 1 ст. 1483 ГК РФ, эксперт признал обозначение неохраняемым. Мы ответили на уведомление, но ведомство приняло решение об окончательном отказе.

Мы были не согласны с отказом регистрирующего органа. Принято решение обратиться в Палату по патентным спорам. Мы опровергли доводы экспертов, указали, что:

В итоге ППС одобрила регистрацию и обозначение получило охрану. Скоро наш клиент получит свидетельство, осталось только оплатить соответствующие пошлины.

Если патентное бюро или патентный поверенный отказывают вам в помощи, это не значит, что ситуация безнадежная. Возможно, топовая компания или специалист просто не хотят портить статистику, переживая, что не смогут дать желаемый результат, а, значит, сомневаясь в своих компетенциях.

Я убежден, что почти любую ситуацию можно обернуть в свою пользу, если подойти к этому профессионально с должной ответственностью. В моем патентном бюро специалисты работают не только с легкими регистрациями, но и решают сложные задачи:

Мы не боимся испортить статистику, а делаем все возможное, чтобы добиться цели.

История с получением уведомлений о предварительном отказе довольно распространенная. Часто мы решаем проблему еще на стадии ответа на доводы экспертов, но иногда встречаются случаи посложнее.

К нам обратился владелец кафе-ресторана, чтобы зарегистрировать комбинированный товарный знак. В нем присутствовали неохраняемые словесные элементы «Еда русская выпечка», но был доминирующий изобразительный элемент. Шансы на успешную регистрацию высоки.

Однако субъективное мнение эксперта Роспатента было иным. Нам вынесли уведомление о том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товаров «Русская водка», право пользования на которое предоставлено ограниченному кругу лиц.

Мы дали мотивированный ответ, но последовал отказ. Обсудив ситуацию с клиентом, мы приняли решение об оспаривании отказа. Наш юрист подготовил документы для ППС. Первое заседание ничего не изменило, так как коллегия не смогла прийти к общему решению. Рассмотрение перенесли.

Мы были настроены идти до конца и отправиться в Суд по интеллектуальным правам, но появился шанс решить вопрос через ППС по резолюции руководителя Роспатента. В ходе повторного рассмотрения в Палате по патентным спорам было принято решение зарегистрировать товарный знак «Еда русская выпечка».

Налоги – не самая приятная часть ведения бизнеса, но любому законопослушному предпринимателю приходится с ней считаться. Найти легальный способ снизить налоги – реально. Для этого можно использовать товарный знак. Сейчас расскажу, как мы помогли снизить налоговое бремя двум предпринимателям.

История №1

К нам обратился один из учредителей компании А с желанием зарегистрировать товарный знак и снизить с его помощью налоги. Мы выяснили, что ООО работает на ОСН – платит налог 20%. У учредителя есть статус ИП на УСН 6%. Мы решили использовать самую простую, но действенную схему оптимизации налогов.

Зарегистрировали товарный знак на ИП. После регистрации в течение 10 дней бренд оценили, ИП сдал в аренду по лицензионному договору обозначение основному юридическому лицу – компании А, которая выплачивает в пользу ИП вознаграждение. В результате за год компания сэкономила на налогах 8 000 000 рублей.

История №2

Второй кейс связан с деятельностью одного крупного холдинга, в который входит несколько компаний. У холдинга есть центр затрат, на который мы зарегистрировали товарный знак – это компания А. Потом мы продали его компании Б по рыночной стоимости.

Компания Б поставила товарный знак на баланс и начала отчислять амортизационные платежи от рыночной стоимости. Так удалось сэкономить на налоге на прибыль 3 000 000 рублей, потому что амортизация вычитается из налогооблагаемой базы.

В каждой ситуации можно найти свой способ оптимизации налогов. Узнать о том, как лучше поступить вам, можно еще до регистрации на консультации у специалистов патентного бюро. Экономия на налогах с помощью товарного знака – это просто.

Как бороться с конкурентом на маркетплейсе?

Товарный знак помогает селлерам бороться с конкурентами. После регистрации предприниматель может обратиться к маркетплейсу с просьбой заблокировать всех продавцов, использующих его обозначение.

Как это происходит на практике, можно увидеть на примере нашего кейса. К нам обратился предприниматель, который занимается производством одежды и продает ее на маркетплейсах. Клиент хотел зарегистрировать свое обозначение.

Мы проверили товарный знак. Эта процедура помогает избежать отказа в регистрации и возможных судебных разбирательств в будущем. Потом подготовили документы для регистрации. Максимально оперативно подали заявку в Роспатент, чтобы закрепить приоритет. Клиент оплатил госпошлины.

После того, как патентное ведомство приняло решение о регистрации, предприниматель сообщил нам, что на маркетплейсе появились конкуренты, которые используют схожий бренд «Евдокия».

Для блокировки конкурентов нужно свидетельство и экспертное заключение. Мы его подготовили, установили вид использования товарного знака – в сети «Интернет» путем размещения при осуществлении предложений о продаже товаров.

Затем провели проверку сходства и однородности товаров. По всем параметрам конкурент был в проигрышной позиции. Клиент направил экспертное заключение администрации маркетплейса с просьбой заблокировать продавца. Результат – требование выполнено.

Без зарегистрированного товарного знака каждый селлер рискует быть заблокированным. Онлайн-бизнес за счет широкого распространения и географии продаж в зоне риска. Защита товарного знака от конкурентов – одно из основных направлений, которое нужно учитывать селлеру.

Что делать, если мое название или логотип используют конкуренты?

Регистрировать товарный знак часто приходится из-за появления конкурента. Когда другой предприниматель выходит на рынок с тем же названием или логотипом, он определенно наносит вред уже существующему бизнесу.

К нам часто обращаются клиенты, которые попали в такую ситуацию из-за бывших сотрудников, решивших украсть бренд после увольнения. И тут стоит помнить, что действует правило:

Тот, кто первым зарегистрирует товарный знак, получит преимущество.

Расскажу об одном показательном кейсе. К нам обратился владелец компании, которая занимается реализацией пожарного оборудования и огнезащитных материалов. Фирма давно на рынке. Бывший сотрудник клиента открыл недалеко от него аналогичный магазин и не постеснялся взять его название pogzashita, а также воспользоваться доменом.

Перед нами стояла задача быстро зарегистрировать товарный знак, чтобы не дать возможность бывшему сотруднику украсть название. Всего за 4,5 месяца мы внесли обозначение в реестр Роспатента.

Клиент направил претензию бывшему сотруднику с требованием изменить название его магазина и отдать домен. У конкурента не было возможности отказать, иначе ему грозили бы судебные разбирательства и крупные компенсации. По закону правообладатель может подать исковое заявление и в суде добиться удовлетворения своих требований.

В итоге бывший сотрудник прекратил деятельность под товарным знаком нашего клиента и отдал домен.

В практике также бывает такая ситуация: приходится помогать клиентам отстаивать товарный знак, когда его хотят аннулировать конкуренты уже после регистрации. Так к нам обратился предприниматель, которому мы регистрировали товарный знак UNIVERSE.

Спустя какое-то время конкуренты подали в отношении этого обозначения заявление об аннулировании в Палату по патентным спорам. Они привели следующие доводы:

Таким образом, регистрация товарного знака нашего клиента, по мнению конкурентов, способна ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров.

Мы осуществляли представительство в ППС и указали, что:

Помимо этого мы указали на позицию Президиума Суда по интеллектуальным правам Российской Федерации, выраженную 24 декабря 2021 года в Постановлении по делу № СИП387/2021.

Мы выиграли. ППС отказала конкурентам и правовую охрану товарного знака клиента сохранила.

Эти кейсы демонстрируют плюсы регистрации товарного знака для любого бизнеса. Для самозанятых и физических лиц вышесказанное актуально в той же мере. Здесь же я продемонстрировал проблемы бизнеса и пути их решения с помощью товарного знака.

Нужна дополнительная консультация или хотите узнать, какие преимущества регистрации товарного знака сможет использовать для развития ваш бизнес? Пишите нам в Telegram или WhatsApp.

Оставить заявку на бесплатную консультацию можно здесь.

А узнать Все о защите бренда можно на нашем канале.