Шантаж и суды: как я отбивал клиента от требований правообладателя товарного знака
Всем привет! С вами Никита Ивкин — судебный юрист, я занимаюсь вопросами договорного, корпоративного, налогового права и права интеллектуальной собственности. Четыре года я проработал в практике международных судов, арбитража и банкротства в ведущей юридической фирме России, а теперь занимаюсь частной практикой.
Как правило, на vc.ru пишут о том, как какая-то компания незаконно использовала ваш товарный знак, и вредила вашей деловой репутации. В этой статье я предложу посмотреть на эту проблему с другой стороны.
Один из моих клиентов занимается онлайн-образованием (не Skillbox) и использует технологию STEM-образования.
STEM образование — не просто изучение биологии, физики и математики в рамках учебной программы, а соединение их в новое «целое». Дисциплины преподаются с точки зрения связи друг с другом. Это позволяет рассматривать и решать задачи более комплексно и глобально, а не по частям, опираясь только на одну область.
Клиент жил не тужил, получал прибыль и масштабировал бизнес (все как вы любите) до тех пор, пока ему не прилетела претензия от недобросовестной компании (мы называем таких ребят "годзиллами", не спрашивайте почему), которая зарегистрировала товарный знак "STEM образование". В претензии эта компания требовала: прекратить упоминать STEM образование на сайте клиента, выплатить компенсацию за нарушение прав на товарный знак и возместить убытки.
В противном случае эта компания угрожала обратиться в суд и возбудить против директора моего клиента уголовное дело (волшебная палочка любого шантажиста в России).
Если вам стало страшно, это можно понять, ведь не каждый день вас обещают упечь за решетку, а в России все должны помнить о старой поговорке – от тюрьмы и от сумы не зарекайся.
Но мой клиент не испугался и обратился к квалифицированному юристу (в скромности мне не откажешь), и мы разработали стратегию защиты, которой я с вами с удовольствием поделюсь.
Первым делом нужно было оценить обоснованность требований "годзиллы" и перспективы клиента. На самом деле безнадежных дел не существует и даже в самых сложных случаях можно придумать более или менее сильную позицию, если у вас достаточно опыта.
Различительная способность как условие защиты прав на товарный знак
Важно понимать, что российское право предъявляет к товарному знаку ряд требований. Главным из них является различительная способность товарного знака.
Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.
Это требование раскрывается в пункте 34 Приказа Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. № 482, где указано, что к коммерческим обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:
- простые геометрические фигуры, линии, числа;
- отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;
- общепринятые наименования;
- реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;
- сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.
Судебная практика исходит из того, что названия технологий образования не обладают различительной способностью. Например, в решении Суда по интеллектуальным правам от 31.03.2021 по делу № СИП-1049/2020 указано:
Суд по интеллектуальным правам также соглашается с выводом Роспатента о том, что словосочетание "Дары Фребеля", являющееся общепринятым термином, обозначающим методику воспитания и обучения детей младшего возраста при помощи дидактических материалов и обучающих предметов (игрушек), является описательным в отношении товаров 28-го класса МКТУ
Таким образом, товарный знак "STEM-образование" не обладает различительной способностью, и если упоминать эту технологию на своем сайте, то это не будет нарушением исключительных прав.
Почему "годзилле" удалось зарегистрировать товарный знак?
Как же так получилось, что "годзилла" успешно зарегистрировала товарный знак, если он не обладает различительной способностью?
Дело в том, что товарный знак "STEM-образование" является комбинированным – он состоит из графического (дизайн товарного знака) и словесного элемента. Охране в этом случае подлежит только графический элемент товарного знака – на своем сайте вы не можете разместить их товарный знак, потому что тогда у потребителя возникнет впечатление, что вы оказываете услуги от имени правообладателя.
Такой подход подтверждается и судебной практикой. Например, в Постановлении СИП от 12.09.2014 по делу № А40-145068/13 суд указал:
«Как обоснованно указал ответчик в ответах на жалобу истца и установлено судами, слова «септик» и «танк» по отдельности являются вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Товарный знак охраняется в том виде, в котором он зарегистрирован, следовательно, правовой охране подлежит совокупность элементов комбинированного обозначения, зарегистрированного истцом в качестве товарного знака. В этой связи использование слов «септик» и «танк» или их сочетания в рекламных объявлениях в программе не является нарушением прав истца на комбинированный (словесный и графический) товарный знак истца».
Как реагировать на претензии правообладателей?
Как вы можете видеть из аргументов выше, претензия к моему клиенту обращалась не к разуму, а к первобытному чувству страха – "годзилла" пыталась обогатиться за счет моего клиента.
Клиент же на это не повелся и решил заплатить деньги мне (одобряю такое поведение).
Я составил ответ на претензию, в котором указал, что:
- Клиент не нарушал права на товарный знак, так как он использовал неохраняемую часть товарного знака.
- Никакой компенсации "годзилла" не дождется.
- "Годзилла" неправильно направила претензию (ее надо отправлять обычной почтой, а не на электронный адрес клиента).
- Если "годзилла" подаст заявление о преступлении, то сразу же получит в ответ заявление о заведомо ложном доносе.
В итоге мы уже год не слышали никаких новостей о движении этого дела, потому что "годзилла" испугалась и решила не ввязываться в спор, чтобы не множить свои расходы в бесперспективном деле.
Выводы
Прежде всего, я советую не идти на поводу у подобных шантажистов, адекватно оценивать риски и сразу нанимать юриста – это сэкономит вам силы, нервные клетки и деньги, а также позволит вам уменьшить издержки, ведь сами вы можете ошибиться и потом заплатить и юристу, и "годзилле".
Подписывайтесь на мой Telegram, там я пишу оригинальные заметки, которые не подходят для формата этой площадки.
С уважением,
Никита
Спасибо, что поделились! Интересно.
Рад, что вам понравилось!
Что то давно не было слышно историй, как у кого то в офисе-на складе-в магазине нашли нелицензионную копию 1с бухгалтерии.
1с стало не до судов или прибыль от такого рода деятельности перестала покрывать расходы?
Комментарий недоступен
Комментарий недоступен
Для этого я указал в ответе на претензию, что мы не рассматриваем ее как досудебную, потому что она направлена с нарушением требований АПК. Единственный вариант для оппонента был бы в том, чтобы доказать, что мирное урегулирование спора невозможно, потому что они получили от клиента недвусмысленное письмо, и смысла в досудебном урегулировании нет. Но думаю, что в любом случае я бы настаивал на несоблюдении досудебного порядка, и это доставило бы "годзилле" некоторую головную боль.
Это "годзила" спецом регала товарный знак? 50к и 6-9 месяцев ждала? Терпеливая... ребята на потоке чтоли пытаются бабло рубить с товарных знаков? Так-то вроде наказуемое занятие же?