Хотите раздавать «франшизу», а на руках только лицензия с правом использовать чужой товарный знак. Так вот-это законно!

По сути, договор коммерческой концессии (франчайзинга) похож на модель солнечной системы, в которой товарный знак – это солнце, а вокруг него кружатся большие и малые планеты прав на другие объекты:

- планета прав на Патенты;

- планета прав на Ноу-Хау;

- планета Стандартов;

- планета Руководств;

- планета Дизайна и Фирменного стиля;

- планета Коммерческой информации, опыта, навыков и знаний;

- планета Разработанных методов, процедур и технологий продажи товаров, оказания услуг, выполнения работ;

- планета Всевозможных Требований (к помещению, сотрудникам, программному обеспечению и др.);

- и другие немаловажные планеты.

Предположим, что все Планеты у Вас свои, — кровью и потом выстраданные, а вот Солнце Вы взяли попользоваться по лицензионному договору. Соединили все в систему, и оно заработало! Вы теперь владелец прибыльного бизнеса под узнаваемым товарным знаком.

С Вами хотят заключать договоры коммерческой концессии (мы все-таки в Российской Федерации и, по хорошему, должны называть правоотношения «франчайзинга» согласно законодательству).

Вы бы и рады расшириться, да только товарный знак то, не Ваш.

Можно, безусловно, переоформить правоотношения с Правообладателем товарного знака и прибрести права на него по договору отчуждение, или на худой конец расторгнуть лицензионный договор и заключить договор коммерческой концессии. А там и до субконцессии договора рукой подать. Но это требует времени, как минимум на согласование и регистрацию… месяцев 3 ‑ 6. За этот срок желающих «купить»» Вашу «франшизу», может поубавиться.

А можно ли законно, но иначе… как любят все коммерсанты, — легко, быстро, ну и по возможности не очень дорого?

Автор статьи обременен юридическим образованием, да еще и практикой, так что не обессудьте за язык и терминологию.

Тема настоящей статьи появилась не из долгих поисков истины, а из прямого вопроса клиента: «-Я использую товарный знак, полученный по лицензионному договору, могу я раздавать франшизу по договору коммерческой концессии (франчайзинга) в составе комплекса прав на другие объекты? »

Изначально реакция на этот вопрос была отрицательная. Конечно, нет, так как для договора коммерческой концессии определен специальный субъект – правообладатель товарного знака.

Но это заблуждение. Более того, заблуждение, которое можно встретить на страницах периодических юридических изданий, содержащих убедительное обоснование того, что договор коммерческой концессии может заключать исключительно правообладатель товарного знака или пользователь концессии, в то время как лицензиат может заключать только сублицензионные соглашения.

Нужно признаться, что и автор статьи долгое время был убежден в невозможности заключить договор коммерческой концессии, если исключительные права на товарный знак (главный элемент договора) предоставлены на основании лицензионного договора с правообладателем соответствующего товарного знака.

На более глубокий анализ норм Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), позволивший прийти к противоположному выводу автора подтолкнули предоставленные клиентом уведомления Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее- роспатент) о необходимости представления недостающих или (и) надлежаще оформленных документов для рассмотрения заявления. Стоит отметить, что заявление было о регистрации предоставления права исключительных прав по договору коммерческой субконцессии.

Текст этих уведомлений в числе прочего был следующим: «Также обращаем Ваше внимание, что данный договор заключен на основании лицензионного договора №РД*******, по которому ООО является лицензиатом. Таким образом, для дальнейшей передачи права использования товарного знака №****** ООО может заключить либо сублицензионный договор (ст.1238 ГК РФ) либо договор коммерческой концессии. Вместе с тем в п.1. представленного заявления указано, что представленный договор является коммерческой субконцессией.»

Выходило, что регистрирующий орган считает возможным передачу права использования товарного знака по договору коммерческой концессии лицензиатом третьему лицу! Но почему?
Давайте немного помучаемся анализом и выведем причину наличия такой предоставленной Роспатентом возможности.

(Если весь этот юридический язык навивает на Вас тоску, то листайте в конец, – там выводы и советы :) ).

Анализируя нормы статей 1027, 1238 ГК РФ, автор пришел к выводу, что РОСПАТЕНТ толкует указанные нормы с точки зрения диспозитивности гражданского законодательства, а значит, расширяя права сторон договора коммерческой концессии.

Обратимся к тексту статьи 1027 ГК РФ.

1.По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

2. Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).

3. Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.

4. К договору коммерческой концессии соответственно применяются правила раздела VII настоящего Кодекса о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям настоящей главы и существу договора коммерческой концессии.

Итак, действительно, на первый взгляд сторонами договора коммерческой концессии могут быть, во-первых, только коммерческие организации или индивидуальные предприниматели, а во-вторых, со стороны, предоставляющей в пользование исключительные права, может выступать единственно правообладатель исключительных прав.

Если же более детально проанализировать пункты 1 и 2 статьи 1027 ГК РФ, то мы увидим, почему РОСПАТЕНТ считает ошибочным наш первоначальный вывод.

Первой, по мнению автора, причиной заблуждения является то, что читая пункт 1 статьи 1027 ГК РФ, мы принимаем наименование стороны договора коммерческой концессии за указание на конкретного субъекта правоотношений, определение которого дано в части IV ГК РФ.

По мнению автора, нормы статьи 1027 ГК РФ не являются отсылочными к статье 1229 ГК РФ. Законодатель, прописывая дефиницию договора коммерческой концессии, всего лишь поименовал стороны договора: одна сторона-правообладатель, другая сторона –пользователь. Такую юридическую технику описания договора можно проследить во многих определениях гражданско-правовых договоров части II ГК РФ:

- продавец и покупатель в статье 454 (договор купли-продажи);

- даритель и одаряемый в статье 572 (договор дарения);

- подрядчик и заказчик в статье 702 (договор подряда);

- клиент и фактор в статье 824 (договор финансирования под уступку денежного требования);

- хранитель и поклажедатель в статье 886 (договор хранения);

и т.д.

Таким образом, употребление слова «правообладатель» в дефиниции договора коммерческой концессии не связано с особым статусом стороны договора в смысле, придаваемом ему статьей 1229 ГК РФ, а, значит, само по себе не может ограничить право лицензиата заключить договор коммерческой концессии и передать право использования товарного знака третьему лицу, если такая передача допустима в силу лицензионного договора. Т.е. по-простому, если в лицензионном договоре есть право лицензиата передавать исключительные права на товарный знак в пользование далее по цепочке третьих лиц.

Второй причиной заблуждения, по мнению, конечно, автора, является ограничительное толкования фразы «комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания».

Больше всего в данной части нормы, несомненно, интерпретаторов останавливает слово «принадлежащих».

Сужающее норму толкование отправляет нас все к той же статье 1229 ГК РФ, в которой указано, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации принадлежит правообладателю. Правообладатель же, - это гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. Ко всему прочему в соответствие со статьей 1481 ГК РФ исключительное право на товарный знак удостоверяется свидетельством.

Выражаясь обывательски, – если у вас нет свидетельства на товарный знак, - вы не правообладатель.

Между тем, что такое исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации? Правильно, - это право использовать указанные объекты.

Согласно части 2 пункта 1 статьи 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Из текста статьи 1235 ГК РФ следует, что по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Схожее определение содержится и пункте 1 статьи 1489 ГК РФ: «По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак».

То есть, лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака, - это договор, по которому к лицензиату переходит правомочие пользования товарным знаком, в том числе право передавать исключительное право на товарный знак (право использования такого товарного знака) третьим лицам при наличии разрешения правообладателя.

Проводя грубую параллель, можно сказать, что как арендатору помещения объект аренды принадлежит на праве пользования, так исключительное право на товарный знак по лицензионному договору на праве пользования принадлежит лицензиату.

Такое распространительное толкование позволяет избежать сужения значения словосочетания «принадлежащих правообладателю исключительных прав», так как слово «правообладатель» в определении использовано не в качестве термина, а только как наименование стороны договора, а «принадлежность» исключительных прав на товарный знак, в том числе допускает принадлежность прав на основании лицензионного договора.

Это особенно актуально для того самого «комплекса исключительных прав», который предоставляется для использования пользователю по договору коммерческой концессий, может включать в себя существенное количество объектов возникших как в силу создания, так и на основании различных сделок или факта регистрации.

Таким образом, можно сделать вывод, что статья 1027 ГК РФ не содержит запрет на заключение договора коммерческой концессии с коммерческой организацией или индивидуальным предпринимателем, которые обладают правами на комплекс исключительных прав, включая право использовать товарный знак, полученное по лицензионному договору.

Не содержат запрет и статьи 1235, 1489 ГК РФ, а как указал еще Пленум ВАС РФ в п.4 Постановления от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах» если норма не содержит явно выраженного запрета на установление соглашением сторон условия договора, отличного от предусмотренного в ней, и отсутствуют критерии императивности, указанные в пункте 3 настоящего постановления, она должна рассматриваться как диспозитивная. В таком случае отличие условий договора от содержания данной нормы само по себе не может служить основанием для признания этого договора или отдельных его условий недействительными по статье 168 ГК РФ.

Стоит отметить, что указанные статьи 1235, 1489 ГК РФ, в то же время, содержат ряд норм, которые все-таки могут помешать сторонам оформить свои правоотношения договором коммерческой концессии.

Так согласно статье 1489 ГК РФ право использования товарного знака предоставляется в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Анализ норм части IV ГК РФ позволяет сделать вывод, что такими пределами могут быть: способ использования товарного знака, территория использования, срок, перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака, вид лицензионного договора.

Договор коммерческой концессии же согласно п.1 и п.2. статьи 1027 ГК РФ предполагает передачу права использовать комплекс исключительных прав в определенном объеме. Кроме того, статьи 1027 и 1033 также позволяют установить ограничения на использование комплекса исключительных прав по сроку, территории и всем вышеуказанным критериям, которыми определены пределы прав лицензиата по лицензионному договору.

Следовательно, законодатель предоставил лицензиату нормы-инструменты, благодаря которым тот может, не нарушая лицензионный договор, заключить договор коммерческой концессии с третьим лицом, в отношении переданных ему исключительных прав. Заключение договора коммерческой концессии при этом не повлечет нарушение прав и законных интересов третьих лиц.

Это означает, что если лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака содержит разрешение правообладателя на передачу исключительных прав в пользование третьим лицам, и такая передача производится лицензиатом без выхода за пределы имеющихся у него прав, то лицензиат вправе заключить договор коммерческой концессии, положив в основу «чужой» товарный знак.

Таким образом, на вопрос можно ли по договору коммерческой концессии предоставить право использовать исключительное право на товарный знак, полученное по лицензионному договору, автор отвечает утвердительно- можно, так как ни нормы ГК РФ о договоре коммерческой концессии, ни нормы о лицензионном договоре не содержат запрет на заключение подобного договора, а РОСПАТЕНТ прямо говорит о наличии такой возможности.

Подводя же итог статье, руководствуясь правоприменительной практикой РОСПАТЕНТ, автор считает возможным дать несколько советов по регистрации факта предоставления права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии на основе лицензионного договора с правообладателем товарного знака:

Первый совет: на основе лицензионного договора с правообладателем товарного знака нельзя заключить договор коммерческой субконцессии (ст.1029 ГК РФ). Договор должен именоваться договор коммерческой концессии;

Второй совет: на основе неисключительного лицензионного договора, нельзя заключить договор исключительной коммерческой концессии;

Третий совет: срок, на который заключается договор коммерческой концессии, не должен превышать срок, на который заключен лицензионный договор, а тот в свою очередь не может превышать срок действия прав на товарный знак;

Четвертый совет: в лицензионном договоре должно быть указано право на предоставление прав по сублицензионному договору, а еще лучше сублицензионному договору и договору коммерческой концессии;

Пятый совет: в договоре коммерческой концессии должно быть указано, что право на товарный знак принадлежит "правообладателю" на основании лицензионного договора;

Ну и шестой, самый банальный совет: договор коммерческой концессии не должен противоречить договору лицензионному, но это и без мнения автора понятно :)).

Удачи в регистрации!

#товарныйзнак #коммерческаяконцессия #франчайзинг #право #галифановмальковипартнеры