Как рассчитать компенсацию за нарушение прав на товарный знак из средней выручки организации-нарушителя.

При нарушении права на товарный знак правообладатель по своему выбору может потребовать возмещения убытков или выплаты компенсации. При этом в силу значительной специфики объектов интеллектуальной собственности при установлении и доказывании даже приблизительной величины понесенных убытков могут возникнуть сложности, на что обращает внимание Конституционный суд в Постановлении от 13.12.2016 № 28-П. Компенсация же подлежит взысканию при доказанности только самого факта нарушения, доказывать факт несения убытков и их размер не нужно.

Общие способы расчёта компенсации за нарушение права на товарный знак.

Компенсация за нарушение права на товарный знак может, согласно п.4 ст.1515 ГК РФ, рассчитываться следующими способами:

1) в размере от 10 тыс. рублей до 5 млн рублей на усмотрение суда

При этом суд, согласно п.62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума № 10), учитывает следующие обстоятельства:

- обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике);

- характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.);

- срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации;

- наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно);

- вероятные имущественные потери правообладателя;

- являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя.

2) в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака;

В данном случае определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака тем способом, который использовал нарушитель. Например, исходя из двойной стоимости лицензии на товарный знак.

3) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

При этом несмотря на то, что в пп.2 п.4 ст.1515 ГК РФ речь идёт о расчете компенсации в двукратном размере стоимости только товаров, судебное толкование справедливо подчеркивает, что данный способ распространяется и на незаконное использование товарного знака при выполнении работ и оказании услуг (см. например Постановление СИП от 04.06.2021 N С01-482/2021 по делу А40-57497/2020).

При расчете компенсации, Верховный Суд РФ указывает, что за основу следует принимать ту стоимость товаров, по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам даже в случае, если контрафактные товары продаются по заниженной оптовой цене.

При обращении в суд правообладатель обязан представить расчет и обоснование взыскиваемой в качестве компенсации суммы, а также документы, подтверждающие количество экземпляров (товаров) и их цену или стоимость услуг или выполнения работ. В абз.2 п.61 Постановления Пленума № 10 дополнительно разъясняется право заявителя в случае невозможности представления доказательств ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц. Однако это не означает, что на суд возлагается обязанность истребовать данные документы.

Особенности расчёта компенсации за нарушение права на товарный знак на основе выручки нарушителя.

В случае, если судом установлено сходство товарного знака или знака обслуживания истца и ответчика до степени смешения, а также факт ведения ими однородной деятельности, правообладатель может использовать расчёт компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в двукратном размере выручки ответчика от реализации товаров, осуществления работ или оказания услуг (см. например Определение Верховного Суда РФ от 14.07.2022 N 308-ЭС22-10560 по делу N А32-2250/2020, Постановление СИП от 2 декабря 2021 г. по делу N А07-28870/2019).

Для получения конечной суммы компенсации необходимо умножить на два выручку организации за период, за который взыскивается компенсация.

Использование истцом в расчете показателя выручки обусловлено тем, что выручка - это сумма полученной стоимости за реализацию чего-либо для потребителей: услуг или товара, маркированных спорным обозначением, что соответствует предусмотренному в пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ способу взыскания компенсации.

Однако на практике возникает проблема с получением информации о реальной выручке ответчика. Организации не всегда выкладывают в открытый доступ такие сведения, а суды часто отказывают в истребовании соответствующих документов.

Можно ли при расчете компенсации использовать данные о средней выручке за прошлый год?

Да, можно, если необходимо взыскать компенсацию за неполный период времени, например, несколько месяцев прошедшего года.

Команде KukuevGroup удалось обосновать возможность использования показателя средней выручки при отсутствии данных о реальной выручке, для целей расчета компенсации пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ. В качестве доказательств, подтверждающих обоснованность размера компенсации, нами были представлены открытые сведения о выручке с сайта ФНС РФ (https://bo.nalog.ru/) и выведен показатель средней выручки, так как компенсация взыскивалась за не полный календарный год.

Использовалась формула:

Компенсация = 2* (Выручка за год с сайта ФНС/12 месяцев* количество дней незаконного использования спорного обозначения).

Суды согласились с доводами команды KukuevGroup о правомерности и обоснованности использования такого подхода в связи с тем, что все услуги ответчика были маркированы товарным знаком истца и весь доход от оказания подобных услуг получен за счет позиционирования деятельности ответчика как деятельности истца.

При этом ответчик не оспорил рассчитанный истцом размер компенсации, предоставив сведения о результатах своей хозяйственной деятельности, а также не предоставил суду контррасчет размера компенсации исходя из существа нарушения либо иные доказательства, в том числе, данные его бухгалтерского баланса.

Вместо этого ответчик сослался на неправомерность исчисления компенсации исходя из размера выручки и указал на необходимость использования при расчете компенсации стоимости прав использования товарного знака. Суды данный довод ответчика отклонили, сославшись на п.59 Постановления Пленума № 10, согласно которому суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации, предусмотренной ст.1515 ГК РФ. Таким образом, только истец вправе определять способ защиты и порядок расчета компенсации.

При подобных обстоятельствах суд первой инстанции пришел к верному решению об удовлетворении исковых требований в полном объеме, а суды апелляционной и кассационной инстанции согласились с доводами суда первой инстанции.

Подробнее информацию о деле вы найдете по ссылке А40-148056/2021.

Для защиты собственной компании от копирования, вы можете обратиться к команде KukuevGroup, Telegram @skukuev