Договоры в сфере интеллектуальной собственности: на что обратить внимание перед подписанием

Договоры в сфере ИС требуют особого внимания, поскольку их предметом являются нематериальные активы, распоряжения правами на которые как правило сложнее, чем распоряжение вещами – результаты творческого труда, бренды, изобретения и т.д. Формальное подписание без детального анализа условий несет правовые риски.

Ниже мы рассмотрим общие положения, характерные для таких договоров, а также специфические особенности, на которые необходимо обратить внимание при подписании.

· Предмет договора (объект ИС). В договоре должно быть чётко указано, какой именно результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации передается или предоставляется в использование. Необходимо точно идентифицировать объект, например, указать название произведения, регистрационный номер патента или товарного знака и т.п.

· Объём передаваемых прав. Решите, будет ли это полное отчуждение исключительных прав либо лицензия на использование. Следует определить, какие права и в каком объёме переходят к другой стороне. Во всех случаях убедитесь, что договор не оставляет двусмысленности в том, какие именно права получает каждая из сторон.

· Срок действия договора. Если договор лицензионный, укажите, на какой срок передаются права. По общему правилу срок действия лицензии составляет 5 лет, но не может превышать срок существования самого исключительного права. Но в договоре отчуждения срока быть не должно: это будет противоречить сути договора и может привести к признанию его лицензионным.

· Территория использования. В договорах, дающих право использования объектов ИС (лицензиях, франшизе), следует указать территорию, на которой разрешено использование. Если территория в лицензионном договоре не указана, по закону лицензиат вправе использовать объект на всей территории Российской Федерации.

· Вознаграждение. Действующее законодательство предполагает возмездный характер договоров о распоряжении правами, если прямо не указано иное. Поэтому необходимо явно указать либо размер вознаграждения и порядок оплаты, либо указать на безвозмездность договора. Также следует иметь в виду налоговые последствия указания заниженной или завышенной цены или отсутствия вознаграждения вовсе.

· Гарантии прав и отсутствие обременений. Рекомендуется включить в договор заверения и гарантии правообладателя о том, что на момент заключения договора он является законным владельцем соответствующих прав ИС, и эти права не обременены правами третьих лиц. Это защитит приобретателя прав от ситуации, когда всплывёт ранее заключённый договор, препятствующий использованию ИС. За нарушение заверений можно установить штраф или прописать заранее оцененные убытки.

· Ответственность и последствия нарушений. Важно предусмотреть ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Полезно прописать порядок действий при досрочном расторжении: возврат переданных носителей, прекращение использования бренда, выплату неустоек и др. Четкое распределение рисков и ответственности перед подписанием договора защитит стороны от затяжных споров впоследствии.

· Форма и регистрация договора. Все договоры об отчуждении исключительного права и лицензионные договоры должны заключаться в письменной форме. Договоренность в устной форме или переписке без подписания полноценного соглашения не имеет юридической силы для передачи исключительных прав. Более того, большинство договоров в отношении регистрируемых объектов (например, товарных знаков или изобретений) подлежат обязательной государственной регистрации.

Полезно также проверить, не требуется ли согласие каких-либо органов или третьих лиц на заключение договора. Так, в уставе компании-продавца может быть ограничение на отчуждение нематериальных активов без согласия совета директоров.

· Предмет договора

· Вид лицензии: исключительная или неисключительная;

· Способы использования объекта ИС;

· Территория использования и отрасль рынка;

· Срок действия лицензии;

· Вознаграждение за лицензию, налоговые вопросы;

· Сублицензия и передача прав третьим лицам;

· Гарантии качества и контроль;

· Регистрация лицензии;

· Досрочное расторжение договора.

· Предмет договора и полный объем прав

· Правовой статус продавца и споры в отношении объекта ИС

· Вознаграждение

· Момент перехода права

· Передача документов и материальных носителей

· Последствия для существующих договоров, права третьих лиц на объект ИС

· Включены ли налоги и расходы в стоимость договора.

Перед подписанием любого договора в сфере ИС рекомендуется провести всесторонний аудит его условий. Убедитесь, что все существенные положения согласованы надлежащим образом и соответствуют вашим коммерческим целям.