Верховный суд США расширил сферу охраны товарных знаков-доменных имён: последствия решения по делу Booking.com

Сервис по бронированию жилья Booking.com подал заявление на регистрацию четырёх различных товарных знаков, каждый из которых содержал обозначение Booking.com.

Название происходит от английского «to book» — «бронировать», и Ведомство по патентам и товарным знакам США (далее — USPTO) отказало сервису в регистрации, сославшись на то, что знак Booking.com является родовым, то есть обозначающим типичную услугу, предоставляемую компаниями в области онлайн-бронирования жилья.

Верховный суд США 30 июня 2020 года отменил решение USPTO об отказе в регистрации товарных знаков Booking.com. Суд согласился с выводами двух нижестоящих инстанций о том, что booking в сочетании с .com является защищаемым товарным знаком.

Верховный суд США в своем решении отметил, что основной целью законодательства о товарных знаках является защита потребителей: покупая определенный продукт под известным товарным знаком, они должны быть уверены, что получат именно то, что им нужно.

По этой причине основным критерием для регистрации товарного знака является такое его содержание, при котором товары или услуги, производимые владельцем товарного знака, могут быть легко различимы среди других товаров и услуг.

В судебной практике в США развилась следующая категоризация различимости товарных знаков, упорядоченная по увеличению степени различимости:

Из всей классификации наименее различимыми являются именно товарные знаки, выраженные родовыми понятиями, поскольку такое название не позволяет выделить конкретный товар или услугу среди массы других. Следовательно, такой товарный знак не может быть зарегистрирован.

До решения суда по делу Booking.com USPTO не считало, что присоединение доменного расширения к родовому понятию добавляет товарному знаку различительной способности, и отказывало в регистрации подобных знаков.

Так, например, если заявитель хотел зарегистрировать знак Wine.com для онлайн-магазина по продаже вина, в глазах USPTO такой знак ничем не отличался от знака Wine. Такая политика была и пока остается зафиксирована на уровне официального внутреннего пособия USPTO для своих сотрудников по проведению экспертизы заявлений на регистрацию товарных знаков.

Именно на этом основании компании Booking.com было отказано в регистрации знака booking.com: знак booking, используемый для услуг бронирования гостиниц, не подлежит регистрации, а значит в регистрации знака booking.сom нужно также отказать. Будучи кардинально несогласной с этой позицией и имея ресурсы для ее оспаривания, компания инициировала разбирательство в USPTO и, получив очередной отказ, обратилась в суд.

В судах удача быстро улыбнулась Booking.com. Окружной суд Восточного округа штата Вирджиния, рассматривавший дело по первой инстанции, пришел к выводу о том, что конкретно обозначение booking.com не может считаться родовым понятием. Для определения того, относится ли словесный товарный знак к родовому или описательному типу, суд первой инстанции обозначил три критерия:

Именно третий критерий является основополагающим как для определения того, является ли определение родовым, и вопрос не может быть рассмотрен отдельно от восприятия потребителей.

Аргумент USPTO в ходе судебного разбирательства заключался в том, что заявления на регистрацию знаков booking.сom следует рассматривать в свете древнего прецедента Goodyear’s India Rubber Glove Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co., рассмотренное Верховным судом США ещё в 1888 году.

В решении по этому делу Верховный суд установил, что обозначение организационно-правовой формы компании (такого как «Co.» или «Inc.») в совокупности с родовым определением не создает товарного знака, подлежащего регистрации.

По мнению USPTO, доменные расширения аналогичны обозначениям формы компании: например, booking.сom означает как Booking Company, что является родовым определением и не подлежит регистрации.

Верховный суд США с этим доводом USPTO не согласился, поскольку в современном мире указание домена .com вызывает у потребителей ассоциацию с конкретным веб-сайтом, а не с обозначением организационно-правовой формы компании.

Более того, если идентичное название компании зарегистрировать возможно, то идентичный домен — нет, что также играет в пользу большей различимости товарных знаков, состоящих из доменных имён.

Суды, рассматривавшие дело Booking.com, указывали и на более фундаментальное обстоятельство в пользу предоставления охраны подобным товарным знакам: восприятие потребителей. Так, суд первой инстанции указал, что потребители понимают, что booking.сom не является названием категории услуг, а лишь описывает возможность оказания на этом домене услуг по бронированию отелей.

В дальнейшем, анализируя доводы суда первой инстанции, Верховный суд США отметил, что «если бы Booking.com было родовым понятием, то мы вполне могли бы ожидать, что потребитель может потенциально обратиться к знакомому путешественнику с вопросом о том, какой у него любимый провайдер услуг по Booking.com».

Судя по тому, что никто так не говорит, можно сделать вывод, что «Booking.com» не является родовым понятием, а значит соответствующий товарный знак может быть зарегистрирован, если приобрел различительную способность среди потребителей.

Решение Верховного суда является, несомненно, громкой победой для Booking.com и других компаний, столкнувшихся с подобными препятствиями при попытке зарегистрировать свои доменные имена в качестве товарных знаков. Но прецедентная сила решения имеет свои ограничения.

Во-первых, то, что товарные знаки содержания [родовое определение].[доменное расширение] не являются родовыми автоматически не означает, что они подлежат регистрации. Такие знаки будут считаться описательными, что является второй по слабости категорией товарных знаков из пяти, рассмотренных выше.

Описательные знаки могут быть зарегистрированы только в том случае, если обрели различительную способность, то есть потребители расценивают их именно как указатели на источник товара или услуги (т.е. бренд), а не описание этого товара или услуги.

Формально именно это теперь придётся доказать компании Booking.com, чтобы наконец добиться регистрации своих знаков, хотя для столь известного брэнда это не должно составить большого труда.

Во-вторых, решение Верховного суда США также содержит оговорку на случай возникновения спорных ситуаций со сходными товарными знаками, которые могут появиться в будущем: ebooking.com, bookings.com, booker.com и так далее. В силу низкой степени охраны описательных знаков такие знаки могут быть зарегистрированы, даже если Booking.com будет против, так как потребители в таких ситуациях обучены более тщательно различать между похожими знаками.

В соответствии со статьей 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации запрещена регистрация товарных знаков, которые состоят из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно руководству по регистрации товарных знаков, разработанному Федеральной службой по интеллектуальной собственности, к таким элементам относятся, в частности:

Единственным исключением для регистрации указанных элементов в качестве товарных знаков является случай, когда они не занимают доминирующего положения в товарном знаке. Такие элементы товарных знаков подлежат дискламации, то есть они будут зарегистрированы в качестве неохраняемых элементов товарного знака. Неохраняемые элементы могут использоваться третьими лицами без возможности запрета такого использования.

Однако описательные или характеризующие товар обозначения могут быть признаны охраноспособными в случае, если они приобрели различительную способность в результате их использования или представляют собои комбинацию из описательных или характеризующих товар элементов, в результате чего комбинация в целом будет обладать различительнои способностью.

Что касается доменных имён, Президиум ВАС РФ еще в 2001 году отметил, что «доменные имена фактически трансформировались в средство, выполняющее функцию товарного знака, который дает возможность отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц».

Но, как установил Суд по интеллектуальным правам РФ, доменные имена сами по себе не являются объектами интеллектуальной собственности, поэтому для их полноценной охраны необходима регистрация в качестве товарных знаков.

Если сравнивать шансы на регистрацию сходных с booking.com словесных товарных знаков в России и в США, похоже, что в России это сделать проще.

Отчасти это объясняется тем, что Роспатент может признать неохраняемым элементом только доменное расширение (.ru, .com и т.п.) и не требовать дискламации предшествующего родового определения (именно это произошло, например, со знаками vesti.ru и афиша.ru).

В США же USPTO не позволяет дискламировать доменные расширения по отдельности, что в подавляющем большинстве случаев ставило крест на товарных знаках формата [родовое определение].[доменное расширение].

После решения по делу Booking.com несмотря на то, что доменные расширения по-прежнему нельзя будет дискламировать, USPTO будет вынуждено рассматривать подобные знаки целиком и, вероятно, признавать большую их часть описательными, а не родовыми.

Тем, кто хочет зарегистрировать доменные имена формата [родовое определение].[доменное расширение] в качестве товарных знаков, нужно помнить, что охрана таких знаков крайне ограничена. Товарный знак предоставляет владельцу своеобразную монополию на использование слов, являющихся частью знака.

Закон очень пристально смотрит на знаки, содержащие распространённые слова, описывающие товары или услуги, предлагаемые под знаком, чтобы не допустить излишнюю монополизацию языка частными лицами.

Из-за этого описательные товарные знаки охраняются слабо и только в том случае, если они обрели различительную способность среди потребителей. Даже если в конечном итоге удаётся добиться регистрации такого знака, запретить другим использовать схожие знаки непросто.

Но в регистрации таких знаков есть свои плюсы. Так, регистрация позволит владельцу домена избежать споров в случае, если в дальнейшем третьим лицом будет зарегистрирован товарный знак, аналогичный или сходный до степени смешения с доменным именем.

В таком случае вне зависимости от разницы во времени регистрации домена и товарного знака доменное имя может быть заблокировано, и его владелец будет вынужден выплатить компенсацию за нарушение прав владельца товарного знака.

Если вы хотите зарегистрировать свой товарный знак в США, рекомендуем ознакомиться с другими нашими материалами по теме:

Вам также может быть полезен наш пакет документов для запуска бизнеса.

Авторы статьи — Евгений Краснов и Полина Караченцева, юристы фирмы Buzko Legal, консультирующей по вопросам интеллектуальной собственности в России и США.

#booking #товарныйзнак #верховныйсуд