Регистрация товарного знака в США — советы юриста
Советник адвокатского бюро Buzko & Partners по американскому праву Евгений Краснов о том, каким компаниям рекомендуется оформление и как его осуществить.
По мере того, как всё большая часть коммерческой деятельности переходит в виртуальное пространство, значимость интеллектуальной собственности постоянно растёт. Одна из её разновидностей — товарный знак (ТЗ) — требует особого внимания и защиты, поскольку для любой компании выполняет сразу несколько ключевых функций:
- Даёт возможность потребителям распознать, кто источник товара или услуги.
- Выступает гарантом качества продукта компании.
- Товарный знак — сам по себе ценный актив компании, объект собственности, который можно продать или лицензировать (например, товарный знак Google оценивается более чем в $44 млрд).
- Знак обеспечивает интеллектуальную монополию на его использование совместно с определёнными товарами или услугами. Это означает, что если кто-то вторгается в «интеллектуальное пространство», охраняемое товарным знаком, вы имеете полное право остановить такое нарушение в административном или судебном порядке.
Поэтому создание и защита товарного знака должны быть для брендов в списке приоритетов. США — один из основных рынков для регистрации товарных знаков компаний со всего мира. Если вы думаете о запуске своего продукта или сервиса в Америке, то в какой-то момент и вам придётся рассмотреть вариант регистрации уникального знака. Статья может помочь разобраться, стоит ли это делать, и если да, то как.
Стоит ли регистрировать товарный знак на свой продукт или сервис
Регистрация товарного знака не обязательна для всех участников американского рынка, поэтому на начальной стадии будет разумно взвесить предполагаемые затраты и ожидаемую пользу от процедуры.
В отличие от подавляющего большинства стран, в США права на исключительное использование товарного знака присваиваются не на основании регистрации, а в силу его коммерческого применения. Это значит, что не получится остановить третьих лиц от использования вашего (или похожего на ваш) знака, если вы сами не задействуете его в коммерческих целях.
Это также означает, что права на товарный знак появляются у владельца автоматически на основании использования ТЗ и вне зависимости от того, зарегистрирует он его или нет.
Логичным будет вопрос: а что тогда даёт оформление товарного знака? Во-первых, регистрация наделяет знак презумпцией действительности — первичным доказательством того, что знак выступает настоящим объектом вашей интеллектуальной собственности.
Кроме этого, регистрация даёт всем остальным предпринимателям так называемое «конструктивное извещение». Поэтому если кто-то впоследствии нарушит ваши права на использование знака в США, он не сможет уйти от ответственности, ссылаясь на то, что не знал о вашей регистрации.
Другие преимущества регистрации включают дополнительные права при административных и судебных спорах, касающихся знака, а также право на использование символа ® (Registered) при упоминании товарного знака.
Однако подача заявки на регистрацию товарного знака имеет и свои недостатки. В первую очередь это касается того же конструктивного извещения: возможно, у вас есть определённые причины не сообщать всему миру о вашем знаке. Например, бизнес находится на начальной стадии развития и пока никому не известен, но при этом бренд схож с уже известным игроком в вашей индустрии.
Если вы начнёте тихо развиваться и выстраивать свою репутацию, о вас долгое время не будут знать более крупные конкуренты, у которых могут быть претензии к вашему знаку. Если же подадите заявку на регистрацию, шансы на получение такой претензии существенно увеличатся. Причём не только от конкурентов, но и от самого государственного органа, рассматривающего такие заявки, — Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO).
Не очень разумно подавать заявку на регистрацию, если ваш знак описательный, так как в этом случае велик шанс получить от Ведомства отказ. Описательными считаются те знаки, которые сообщают потребителю об определённом качестве товара или услуги, совместно с которыми используется знак.
Скажем, если ваш товар — картонные коробки, то примером описательного знака может быть название Cardboard, так как оно сразу даёт потребителю понять конкретную характеристику продукта (материал, из которого он сделан).
Описательные знаки не подлежат регистрации в Основном реестре товарных знаков США, если они не приобрели так называемую отличительную особенность, при наличии которой потребители могут ассоциировать знак именно с вашей компанией. Поэтому если вы всё-таки решили использовать описательный знак, сперва имеет смысл максимально увеличить узнаваемость бренда на рынке, чтобы затем иметь возможность заявить о регистрации товарного знака.
Понадобятся ли услуги юриста
Закон не требует привлечения к процедуре юриста. Есть десятки тысяч примеров успешной регистрации заявителями, которые всё делали самостоятельно. Если у вас уникальный знак и небольшой перечень товаров или услуг, то, вероятно, с получением регистрации не возникнет никаких проблем.
Достаточно лишь заполнить электронные анкеты на сайте Ведомства и оплатить пошлину, которая составит от $225 до $400 за каждый класс товаров или услуг в заявке. Примерно через три месяца вы получите уведомление о том, прошла ли заявка проверку. Среднее время от подачи заявки до получения регистрации (или окончательного отказа в ней) составляет около десяти месяцев.
Однако подводные камни будут ожидать уже сразу после подачи заявки. В большинстве случаев Ведомство направляет заявителю предварительный отказ в регистрации. В этом случае компетентный юрист может помочь снизить риск получения такого отказа или подготовить на него убедительный ответ.
В некоторых ситуациях предварительный юридический анализ может даже убедить вас не подавать заявку на регистрацию и таким образом помочь избежать гораздо больших затрат в будущем.
Причиной предварительного отказа может быть обыкновенное невыполнение технических требований к заявкам. Проблема решается просто: достаточно предоставить в Ведомство ответ с той информацией, которую запрашивает проверяющий сотрудник. Однако отказ может быть и по существу. Например, в случае, если заявленный товарный знак слишком похож на другой, уже зарегистрированный. Подготовка ответа на такой отказ потребует более тщательного анализа и исследования прецедента.
Практика показывает, что получение предварительного отказа — это существенное препятствие для многих заявителей, которые в итоге решают не тратить деньги на анализ, даже если отказ носит технический характер. Поэтому следует заранее обдумать, сколько времени и усилий вы готовы потратить на то, чтобы разобраться в незнакомой области и попытаться преодолеть все препятствия на пути к регистрации.
Главное — сперва проверьте базу данных товарных знаков США на наличие символов, похожих на ваш. Если обнаружите идентичный знак, под которым предлагаются схожие товары или услуги, вероятность получения отказа от Ведомства будет очень высока.
И даже если удастся избежать отказа от госоргана, обладатель похожего знака сможет самостоятельно предъявить к вам претензию, после чего вы окажетесь ввязаны в полноценный спор. Намного проще изменить товарный знак до подачи заявки, особенно если вы ещё не начали продавать свои товары или услуги на рынке.
Также есть возможность заявить о регистрацию знака ещё до начала коммерческой деятельности. Для этого необходимо составить заявку, основанную на намерении использовать товарный знак на рынке. В случае успешной проверки у вас будет до трёх лет на то, чтобы подготовить свой сервис или продукт к запуску.
Как только вы выйдете на рынок, для получения регистрации вам достаточно будет предоставить Ведомству доказательства того, что американские потребители имеют возможность приобрести ваш товар или услугу.
Подведем итоги практическими советами:
- Изучите рынок. Во-первых, выполните обыкновенный поиск в Google на предмет использования идентичного или похожего знака конкурентами. Затем выполните аналогичный поиск в базе товарных знаков США. Таким образом вы обезопасите себя от случайной ошибки и ненужных трат.
- Проверьте свой знак на описательность. Может ли человек, увидевший ваш знак, легко догадаться, какие товары или услуги вы под ним предлагаете? Если да, подумайте о смене бренда. В случае, если такой вариант непрактичен, возможно, вам стоит воздержаться от подачи заявки на регистрацию знака до того, пока вы не посвятите несколько лет развитию своего бренда.
Определитесь, на какие классы товаров или услуг вы хотите получить регистрацию. Имейте в виду, что нужно будет на самом деле продавать те товары или услуги, которые вы укажете в заявке, поскольку Ведомство потребует доказательств коммерческого использования знака.
На сайте Ведомства доступно руководство по описанию товарных знаков, которое может помочь определиться с перечнем товаров и услуг. Помните, что пошлина при подаче заявки взимается за каждый класс товаров и услуг, поэтому вам следует тщательно продумать охват знака, чтобы не тратить лишних денег.
- Определитесь, на каком основании вы будете подавать заявку: коммерческое применение знака или только намерение его использовать. Первый вариант наиболее прост, но чтобы им воспользоваться, вы должны уже вести коммерческую деятельность. Если же пока вы не выпустили продукт на рынок, но планируете это сделать не более чем через три года, подойдет второй вариант.
- При самостоятельно подаче ознакомьтесь с пособиями по составлению заявки на сайте Ведомства. В них вы найдете массу полезной информации, которая позволит предотвратить самые распространенные ошибки.
Там столько подводных камней... Например, Specimen of Use - образец использования. К нему много требований, а инструкция занимает страниц 20. У меня было много кейсов, когда крупные компании не могли по нескольку раз предоставить приемлимый образец использования. Неправильный образец использования может привести к отмене товарной марки в будущем.
Например, если вы продаете онлайн свои товары, то обязательно цена на скриншоте, прилагаемом в качестве доказательства, должна быть в долларах, кроме этого, нужно, чтобы была кнопка "добавить в корзину". Также, очень важно, чтобы товарный знак на образце был идентичным тому, который вы подаете на регистрацию (кажется ерунда, но ошибок множество). Кроме этого, если у вас перечень из 10 товаров ассоциированных с товарным знаком, технически USPTO может попросить образец для каждого из них (что иногда и делает).
Дата первого использования - безопаснее всего использовать дату первой продажи в США. И тоже страниц 10 пояснений, когда можно, когда нельзя.
Кроме этого, часто адвокаты "забывают" про такое основание, как подача на основании зарубежной регистрации (когда марка зарегистрирована в другой стране). При предоставлении сертификата о регистрации и его перевода на английский при подаче заявления, никаких дополнительных документов не потребуется, только через 5 лет спросят, используете ли вы марку в США (но это спросят вне зависимости от основания). Это самый экономичный (нет комиссии как за Intent to use) и наименее проблемный (нет возражений, как со Specimen) вариант.
Владимир, спасибо за комментарий.
Требования к SOU не всегда очевидны, но это довольно странно, что у крупных компаний возникали такие сложности с его подготовкой. Либо они влезли в непосильное им дело, либо наняли неопытных юристов.
Аналогичные вопросы к компетенции адвокатов, не рассматривающих все варианты оснований для регистрации. Подача заявки на основании зарубежной регистрации, т.е. 44(е), безусловно, имеет большие преимущества. Но то, что к таким заявкам "нет возражений" - неправильно. Заявки 44(е) точно так же подвержены отказам по likelihood of confusion, как и все остальные. А наиболее распространенной проблемой с такими заявками являются запросы из Ведомства на уточнение или исправление перечня товаров и услуг, т.к. требования в США другие.
Так что совершенно безболезненных вариантов не бывает - всегда нужно тщательно анализировать конкретную ситуацию и подбирать самую подходящую стратегию.
Спасибо. Очень полезно.
ребят, пишите в личку, если будет необходима помощь в данном вопросе. есть практический опыт регистрации ТМ в СНГ, Европе, США, Канаде, Азии.