КОНКУРЕНТ ПРИСЛАЛ ТРЕБОВАНИЕ О ЗАПРЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА – КАК ДЕЙСТВОВАТЬ?

Ситуация, когда конкурент присылает требование прекратить использование «его» товарного знака, уже не редкость для российского бизнеса. Это может случиться даже если вы добросовестно выбрали название для своего товара, не зная о чужом зарегистрированном бренде.

Для компании, получившей такую претензию, на кону стоят значительные риски: возможно вынужденное прекращение продаж товара под привычным названием, срочный ребрендинг, потеря прибыли и выплата крупной компенсации конкуренту.

Для минимизации финансовых потерь и правовых рисков важно сразу выработать правильный план действий после получения претензии. Опираясь на нашу практику разрешения споров о товарных знаках, мы изложили основные риски и проблемы, а также алгоритм действий при получении требования и рекомендации, когда необходимо привлекать юридическую помощь.

- Высокие финансовые потери. Закон позволяет владельцу товарного знака требовать через суд значительную компенсацию за допущенное нарушение – вплоть до 5 миллионов рублей либо двойную стоимость проданных товаров с нелегально используемым обозначением (п.4 ст. 1515 ГК РФ). Кроме того, суд может вынести решение об изъятии из оборота и уничтожении товаров, маркированных чужим товарным знаком, за счет нарушителя.

- Административные и уголовные санкции. Незаконное использование чужого товарного знака образует состав правонарушения, за который предусмотрены штрафы по ст. 14.10 КоАП РФ. В случае если действия будут квалифицированы как крупное нарушение или умышленная продажа контрафакта – возможна и уголовная ответственность по ст. 180 УК РФ.

- Остановка продаж и внеплановые расходы. Если претензия обоснована, скорее всего, вам придется в короткие сроки прекращать выпуск и продажу товара под оспариваемым названием, что впоследствии приведет к потере выручки и дополнительным тратам на срочный ребрендинг: замену маркировки на продукции, переоформление рекламных материалов, обновление витрин на маркетплейсах. К тому же площадки могут оперативно блокировать ваши товарные карточки по жалобе правообладателя, что сразу бьет по доходам бизнеса.

- Репутационные риски. Конфликт вокруг права на товарный знак бросает тень на имидж компании. Если клиенты или партнеры узнают, что ваш товар обвиняют в нарушении чужого бренда, это может подорвать доверие: потребители засомневаются в легальности продукции, а деловые партнеры – в благонадежности сотрудничества.

1. Проанализируйте полученное письмо. Внимательно изучите, от кого поступило требование (сам правообладатель или его представитель) и что именно от вас требуют. Проверьте регистрацию и действующий статус товарного знака в «Открытых реестрах»

2. Оцените, имеется ли нарушение с вашей стороны по ключевым критериям.

· Схожесть до степени смешения: совпадает ли и по каким признакам ваше обозначение с товарным знаком заявителя претензии.

· Однородность товаров/услуг: совпадает ли сегмент рынка, в котором стороны осуществляют деятельность, и адресные группы потребителей.

Если же товары/услуги различаются или название заметно отличается от чужого, у вас есть шансы оспорить предъявленные требования.

3. Найдите способы перейти из обороны в атаку, в том числе:

· Наличие у вас приоритета в отношении другого объекта интеллектуальных прав;

· Возможность досрочного прекращения товарного знака в связи с длительным неиспользованием;

· Возможность признания его охраны недействительной с самого начала по множеству оснований: от отсутствия различительной способности до приобретения права в результате акта недобросовестной конкуренции.

4. Проверьте обоснованность расчета компенсации.

5.1. При очевидности нарушения необходимо:

· немедленно прекратить дальнейшее использование спорного обозначения;

· инициировать переговоры с правообладателем;

· инициировать переговоры с правообладателем, сформулировав компромиссные предложения.

5.2. Если вы убеждены, что у вас есть основания не согласиться с требованиями, то:

· соберите доводы и доказательства в свою пользу и подготовьте письменный ответ;

· укажите в нем ответные меры, которые вы готовы предпринять, и их последствия для правообладателя.

Таким образом, грамотно выстроенная досудебная работа во многих случаях позволяет избежать долгого суда. Даже если дело дошло до судебного процесса, вовремя принятые меры значительно повышают шансы на благоприятный исход спора.