"Правильное" использование товарного знака: Памятка предпринимателям

Можно ли менять цвет у товарного знака? А использовать без картинки? Переводить на другой язык? А если всё же рискнуть? Давайте разбираться

С начала года Суд по интеллектуальным правам рассмотрел более 80 дел об аннулировании товарных знаков из-за неиспользования. И в большинстве случаев решения — в пользу истцов.

Предприниматели часто регистрируют один бренд, а в реальной жизни используют его изменённую версию. И ладно бы использовали оба варианта… Но нет. Когда конкурент решает убрать вас с дороги — он это делает легко - доказательств «правильного» использования владелец не предоставил.

Судьи в этом вопросе руководствуются несколькими основаниями: «использовал не владелец» (например регистрировал на себя учредитель, а использовала его фирма), «использовалось не то, что зарегистрировано», «не применялось в отношении спорных товаров/услуг».

Владельцу кажется несправедливо. На деле — обычный недосмотр. Налоги, зарплаты, поставки и рекламу предприниматели контролируют строго, а интеллектуальную собственность часто оставляют «на потом». Итог: сотни тысяч, а иногда и миллионы рублей расходов, которых никто не ожидал.

Мы уже разбирали возможности и серые зоны в теме «Что делать после регистрации знака». Один из главных советов был таков: используйте знак активно и так, чтобы это можно было доказать.

Но что именно считается «допустимым использованием», а что нет?

Суды смотрят на существенность изменений. Если изменения существенные — это уже другой знак.

Какие изменения можно считать несущественными?

Выдержки из закона конкретики не дают - только общие напутствия:

Постановление Пленума ВС РФ № 10 (п. 164) - Использованием считается использование с изменением отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим его охрану.

Парижская конвенция, ст. 5А (С-2) - Разрешено использовать знак в форме, которая отличается лишь отдельными элементами, не изменяющими его отличительного характера.

Роспатент в рекомендациях (п. 2.3.8) даёт более понятные ориентиры:

Несущественные изменения (можно):

Существенные изменения (нельзя):

Главный тест: меняется ли восприятие знака в целом обычным потребителем?

Суд сказал «нельзя»:

Конечно не все дела такие. В ряде случаев суд признавал изменения несущественными. Даже когда менялся шрифт, цвета, либо не использовался слоган вместе с названием.

Однако лучше подстраховать себя, а не надеяться на удачу.

Чётких критериев "существенности" нет. Всё зависит от субъективного мнения судьи или эксперта.

Лучший вариант: Используйте товарный знак точно в том виде, в каком он зарегистрирован. Тогда ни один конкурент не сможет его отобрать по ст. 1486 ГК РФ.

Хотите использовать изменённую версию?

А вы как работаете со своим товарным знаком? Меняете цвет? Убираете картинку? Переводите на латиницу? Или держите «чистую» версию?

Если у вас похожая ситуация — пишите в личные сообщения, разберём ваш кейс и подскажу, что делать.

#ТоварныйЗнак #ИнтеллектуальнаяСобственность #Роспатент #СудПоИнтеллектуальнымПравам #Бренд #бизнесбезрисков