Как зарегистрировать нерегистрируемое название и не потерять 300 млн, вложенные в бизнес

Каждый год количество регистрируемых объектов интеллектуальной собственности растёт в 2 раза (в 2021 году в России было подано 100 000 заявок), а вслед за ними растёт и количество судов по нарушению исключительных прав.

Штрафы за нарушение исключительных прав доходят до 5 миллионов рублей, а при большом желании недобросовестный конкурент, обладающий правами на название, может запросто обанкротить бизнес с аналогичным названием. Рассказываем, как Патентное бюро Checkmate создало прецедент, зарегистрировав формально нерегистрируемое название «Красная звезда».

Владельцы оригинального клуба обратились к нам с опасением, что конкуренты под их именем открывают спортивные школы, продают обучающие курсы, а «Красная звезда» мало того, что теряет клиентов, так ещё и несёт репутационные риски, так как все «неофициальные» клубы не соответствуют высокому уровню, а негативные комментарии в сети начали распространяться.

Словосочетание «Красная звезда» уже неоднократно заявлялось на регистрацию в Роспатент в качестве торговой марки (ТМ), но всем заявителям было вынесено решение об отказе. Даже арбитражный суд Москвы поддержал это решение Роспатента, сославшись на то, что регистрация ТМ «Красная звезда» противоречит общественным интересам и общепринятым принципам морали по причине того, что использование данного обозначения обладает символикой государственно- патриотического и военно-исторического значения. И его использование с целью извлечения прибыли может оскорбить патриотические чувства граждан. Вот так-то.

А теперь представьте себя на месте нашего клиента: у вас успешный клуб, вы растете, как вдруг на этой волне вас начинают копировать, создавать под вашим именем образовательные программы и уводить клиентов, что приводит к снижению прибыли. Вы пытаетесь зарегистрировать название, чтобы защититься от недобросовестной конкуренции, но получаете отказ на государственном уровне. Приятного мало.

И что теперь делать: менять название или оставить все, как есть, поделившись львиной долей клиентов и прибыли с конкурентами? Попытаться договориться или купить конкурирующие клубы — не вариант.

Чтобы осознать всю сложность ситуации, нужно понимать контекст происходящего, поэтому читайте дальше.

Сегодня на рынке работают сотни (!) компаний, которые занимаются регистрацией интеллектуалки, но, к сожалению, результатом работы многих является только подача заявки, что не гарантирует будущему правообладателю защиты своих интересов.

Так происходит потому, что подавляющее большинство таких компаний работают по франшизе, потому что вход на рынок очень легкий — не нужно никаких лицензий, больших офисов и затрат на производство, только интеллектуальный труд. А сама работа по подаче заявки — чисто техническая, которую могут выполнять даже непрофильные специалисты по интеллектуальной собственности.

А затем такие компании идут по легкому пути и вместо решения вопроса о регистрации объекта интеллектуальной собственности в изначальном виде выдают рекомендацию, облегчающую их работу: «название изменить, логотип перерисовать и подать повторную заявку». Клиент теряет время, деньги (госпошлины не подлежат возврату), и таким образом компания зарабатывает по 2–3 раза с одного клиента, при этом не гарантируя нужного

Суть в том, что стандартное описание заявки на регистрацию ТМ представляет из себя констатацию фактов, то есть, описание того, что эксперт Роспатента и так увидит: название такое-то, шрифт такой-то, изобразительный элемент такой-то. Так делают большинство компаний на рынке.

Правильная работа начинается с анализа объекта, предполагаемого к регистрации и проведения поиска на тождество и сходство до степени смешения.

Неожиданно для нас главной проблемой оказались вовсе не конкурирующие клубы, а то, что ТМ «Красная звезда» была зарегистрирована на имя ФГУ Министерство обороны РФ. Вот так нежданчик…

Процесс был сложный и занял 2 года. Для того, чтобы снизить сопротивление эксперта, который увидит, что ТМ с аналогичным названием уже зарегистрирована, мы заранее подготовили ответы на возможные противопоставления.

А именно, привели большую и развернутую доказательную базу, что в России есть единственный ХК «Красная звезда», и что его упоминание в спортивном контексте, плюс история клуба и определенная символика ассоциируются именно с хоккеем и никак не противоречат зарегистрированному знаку Министерства обороны РФ.

Мы сумели доказать, что наше обозначение предназначено исключительно для индивидуализации услуг правообладателя — хоккейного клуба, и не противопоставляется Министерству Обороны, ассоциируется исключительно с хоккейным клубом, то есть целевая аудитория никогда не спутает обозначение хоккейного клуба с любой другой патриотической символикой.

Таким образом — с помощью детальных и подробных описаний — мы сумели обойти противопоставление.

Этим кейсом мы хотели сказать, что зарегистрировать можно все. Даже то, что в теории зарегистрировать нельзя. Дело в правильной подаче заявки в Роспатент, детальных описаниях объектов, которые подтвердят возможность регистрации или помогут обойти противопоставления. И теперь вы знаете это.

А еще знаете, кому писать, если решите зарегистрировать товарный знак и избежать бесцельно потраченного времени, потерянных клиентов и слитых бюджетов на рекламу.

Связаться с нами: [email protected]