Можно ли зарегистрировать фамилию в качестве товарного знака?

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о возможности регистрации товарных знаков на имя физических лиц. Вероятно, многие задумаются о регистрации в качестве товарного знака своей фамилии. В этой статье посмотрим актуальную практику Роспатента и СИП на этот счет и определим критерии, повышающие шансы на регистрацию таких знаков.

В чем в целом могут быть сложности в регистрации фамилии? Прежде всего, могут быть противопоставления - сходные знаки, которые были зарегистрированы ранее в отношении однородных товаров и услуг. Или ранее поданные сходные заявки. В этом отношении все как и при любой другой регистрации товарного знака.

Но есть и особенности регистрации именно фамилии. Риска четыре - я сначала перечислю, а потом поясню подробнее:

• отсутствие различительной способности (п. 1 ст. 1483 ГК РФ);
• ввод потребителя в заблуждение (пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ);
• противоречие общественным интересам (пп.2 п.3 ст. 1483 ГК РФ);
• сходство с фамилией известного в РФ лица (п. 9 ст. 1483 ГК РФ).

Отсутствие различительной способности

Самое частое основание для отказа в регистрации таких знаков. После того, как вы зарегистрируете товарный знак - никто другой не может его использовать в отношении однородных товаров и услуг. Поэтому распространенные фамилии зарегистрировать не получится. Это лишило бы права их использовать другим однофамильцам, занимающимся похожими видами деятельности.

Такой товарный знак не может индивидуализировать одно лицо, то есть помогать потребителям выделить товары и услуги одного субъекта.

Например, Роспатент отказал в регистрации обозначения “Бурлаков”. Основание - не обладает различительной способностью, поскольку является распространенной русской фамилией.

Аргументы Роспатента:

• Фамилия часто упоминается в интернет в связи с совершенно разными людьми,
• Входит в 10 000 самых распространенных российских фамилий
• Есть предприниматели с такой же фамилией - смотрели по ЕГРЮЛ.

Еще Роспатент отказал в регистрации товарного знака “GOLOVINA” по похожим основаниям. В решении указано, что другие однофамильцы должны иметь возможность свободно использовать фамилию “Головина”. Такое же решение было принято относительно обозначения “Шувалов”.

Исключения есть, можно зарегистрировать распространенную фамилию, которую долго использовали в отношении определенных товаров или услуг. Но это сложный путь - он может потребовать нескольких лет предварительного использования и подготовки доказательств. Или ощутимо большой известности обладателя фамилии.

Например, Александра Митрошина является правообладателем товарного знака “Митрошина” №773212. При регистрации товарного знака предоставлялись доказательства его активного использования. В частности, аргументом является количество просмотров публичных каналов - многие потребители ассоциируют фамилию “Митрошина” с конкретным человеком и оказываемыми ею услугами.

Для устранения причин отказа по этому основанию можно попробовать скомбинировать в товарном знаке фамилию с именем или другими словами. Например, товарный знак “Николай Иронов” №800020 Роспатент зарегистрировал без уведомлений и сложностей.

А вот в регистрации товарного знака “Наталья Соколова” было отказано. Заявитель пытался доказать, что Роспатент ранее уже зарегистрировал ряд знаков даже с такой же точно фамилией: Polina Sokolova, Людмила Соколова, Дана Соколова, Тимур Соколов, Sokolov Sergey, Анна Соколова - это все зарегистрированные товарные знаки.

Роспатент указал:

• Имя “Наталья” и фамилия “Соколова” - очень распространенные, содержатся в списках самых распространенных имен и фамилий;
• Поиск по реестру предпринимателей выявил 1110 ИП с таким же именем и фамилией;
• Поисковики выдают много результатов при указании таких имени и фамилии.

К сожалению, заявитель не попытался обжаловать это решение в суде. Указанные заявителем ранние похожие регистрации Роспатент в решении не комментировал, что является довольно стандартной ситуацией - в разных делах Роспатент часто решает по-разному. Логику найти не всегда получается.

Ввод потребителей в заблуждение

Существует запрет на регистрацию товарных знаков, которые могут ввести потребителя в заблуждение. То есть создать какое-то ложное представление, обмануть.

Например, отказ по такому основанию возможен в случае, если ваш конкурент уже продвигает товары или услуги под обозначением, воспроизводящем фамилию - а вы попытаетесь ее зарегистрировать.

Противоречие общественным интересам

Зарегистрировать фамилию какого-то очень известного в определенной сфере лица может быть сложно. Приобретение права использовать такую фамилию одним лицом может ущемить интересы всех остальных.

Например, Роспатент отказал в регистрации товарного знака “Менделеево” в отношении химических веществ на этом основании - посчитал, что оно может восприниматься как производное от фамилии химика Менделеева, которая является общественным достоянием. Роспатент отметил, что наличие права на товарный знак, включающий словесный элемент "МЕНДЕЛЕЕВО", исключительно у заявителя, создает вероятность злоупотребления - запрета использовать фамилию известного химика другим лицам.

Сходство с фамилией известного в РФ лица

Нельзя регистрировать товарный знак, если он сходен с фамилией или псевдонимом лица, известного в РФ на дату подачи заявки. Нужно получить согласие такого лица или наследников.

Однако, Роспатент не проверяет такие обстоятельства при регистрации. На этом основании можно только оспорить знак уже после его регистрации. Заинтересованное лицо может подать возражение в Палату по патентным спорам. Если его удовлетворят - охрана знака будет прекращена.

Роспатент отказал в регистрации обозначения “Билибин”. В решении Роспатент говорил о печенегах и половцах - буквально, я не шучу. Мол, фамилия берет свое начало с тех времен, а сейчас является одной из распространенных. Роспатент отказал в регистрации на основании отсутствия различительной способности.

Заявитель этим остался недоволен и обжаловал решение в Суд по интеллектуальным правам.

Что сказал суд:

• Фамилия не является распространенной - не содержится в списках вроде “500 самых распространенных фамилий”. Еще в настоящее время в Спб живет 4 Билибиных, а в Москве - 26;
• Роспатент ошибся, перечисляя в решении обладателей этой фамилии, живших десятки лет назад - само по себе это свидетельствует об ассоциациях современного потребителя;
• Суд отметил, что обозначение "БИЛИБИН", при первом его прочтении не воспринимается как фамилия, а ассоциируется с такими обозначениями, как: "БИЛИ БИН", "БИЛИ ДЖИН", "ВИЛИ БИН" и т.п., то есть обладает некой фантазийностью.
• Еще в этом деле был козырь, конечно - ранее зарегистрированный товарный знак, состоящий как раз из фамилии “Билибин”, но выполненной в довольно оригинальном виде. Суд указал, что раз Роспатент тогда принял решение о регистрации, то и сейчас оснований отказывать нет.

В итоге товарный знак зарегистрировали - 800212.

Роспатент зарегистрировал товарный знак с фамилией “LAVOCHNIKOV”. В регистрации первоначально отказали, но Палата по патентным спорам решила иначе. Аргументы:

• фамилия не входит в число самых распространенных фамилий России (в решении ссылки на разные списки);
• Товарный знак выполнен оригинальным шрифтом и сам по себе воспринимается как оригинальное обозначение;
• Нет информации в Интернет о продвижении товаров или услуг другим лицом под таким обозначением.

В другом деле Роспатент отказал в регистрации товарного знака “Шаляпин” в отношении музыкальных услуг. Оснований сразу два: отсутствие различительной способности и ввод потребителя в заблуждение.

Суд не согласился с Роспатентом:

• Фамилия не входит в списки распространенных. Роспатент не доказал, что обозначение воспринимается потребителями услуг исключительно как фамилия;
• Не доказано, что потребители будут ассоциировать услуги, оказываемые под данным обозначением, с певцом Шаляпиным.

Поскольку Роспатент не доказал свою позицию надлежащим образом, суд обязал пересмотреть возражение. Окончательное решение по заявке еще не принято: решение суда Роспатент пытается обжаловать решение.

В целом, регистрация фамилии может иметь существенные сложности, но в некоторых случаях может получиться. Возможно, для регистрации придется пройти судебные инстанции - Роспатент в этом вопросе придерживается более строгого подхода.

Обязательные условия для регистрации:

• Это не фамилия известного в РФ лица (даже если знак получится зарегистрировать - его можно будет оспорить);
• Нет сходных ранее зарегистрированных знаков (заявок) в отношении однородных товаров или услуг;
• Вы никого не копируете. Нет конкурентов, которые продвигают товары и услуги под такой же фамилией.

Шансы увеличиваются, если:

• Фамилия является редкой и необычно звучит. Хорошо бы, чтобы она не находилась в списках самых распространенных фамилий и чтобы было минимум однофамильцев-ИП;
• Фамилия воспринимается именно как обозначение товаров и услуг, а не как просто фамилия. То есть воспринимается не только как фамилия, но и как фантазийное обозначение;
• Фамилия немного видоизменена (например, как в знаке Tinkoff);
• Фамилия используется в комбинации с иными элементами. Можно попробовать скомбинировать с именем, указанием на вид деятельности или иными элементами.

Больше о защите интеллектуальной собственности и товарных знаках я пишу в моем канале, буду вам рада.

Надеюсь, что было полезно. Оценили вероятность регистрации своей фамилии в качестве товарного знака?