почему коммерческое обозначение может не помочь
Все знают, что такое товарный знак и зачем его нужно вовремя регистрировать, зачем перед регистрацией своей компании проверять, нет ли другой компании с таким же как у вас фирменным наименованием, зачем вовремя подписывать документы о передаче вам всех исключительных прав от программиста, который создавал код, или дизайнера, который рисовал вам сайт.
Все это не звучит как нечто необходимое. Но только до момента, когда сталкиваешься с реальным кейсом, где все могло быть по-другому, если бы клиент чуть раньше сделал верные шаги.
Расскажу на примере судебного дела.
В 2008 году по заказу компании (компания 1) был создан сайт интернет-магазина (сайт 1), на котором покупатели могли приобрести парфюмерию. В 2012 году компания продает свой бизнес (сайт, доменное имя) индивидуальному предпринимателю, а потом ликвидируется.
С дизайнером, который рисовал сайт, и программистом, который этот сайт создавал, заказчик подписал документы о передаче компании 1 исключительных прав (здесь заказчик молодец). На сайте использовался логотип, состоящий из рисунка и надписи, совпадающей по написанию с доменным именем сайта. По сути этот логотип – это коммерческое обозначение, оригинальный и запоминающийся слоган и картинка.
Важный момент для истории: фирменное наименование компании 1 не совпадало с написанием доменного имени и логотипом, используемым на сайте. То есть, например, фирменное наименование компании – это ООО «Ромашка», доменное имя сайта lutik-.ru, а логотип – это картинка с цветком и надпись lutik-.
Сайт становится популярным, и в 2012 году (но до того как компания 1 передала права индивидуальному предпринимателю) появляется другой интернет-магазин (сайт 2). Оба сайта создал один программист (неожиданно). Второй сайт тоже используется для продажи парфюмерии и использует отчасти цветовую гамму сайта 1, и на этом сайте тоже есть логотип, совпадающий с доменным именем сайта.
Доменные имена сайтов отличаются лишь «тире»: в доменном имени сайта 1 оно есть, в доменном имени сайта 2 - его нет.
Собственник второго сайта, имея старую компанию, меняет фирменное наименование, и теперь его компания (компания 2) называется точно так же как доменное имя его сайта. То есть, например, была компания ООО «Василек», стала ООО «Лютик», которая купила доменное имя lutik.ru, на сайте lutik.ru размещен логотип – картинка с цветом и надпись lutik.
Важный момент: ИП в 2014 году получает свидетельство на товарный знак (это словесный товарный знак, который по написанию совпадает с доменным именем сайта ИП. То есть, например, товарный знак: «lutik-.ru»).
У первого сайта начинается отток клиентов, часть из них уходит на второй сайт. Ситуация накаляется, и собственник первого сайта решает идти в суд.
И здесь выясняются плохие новости:
1) ИП - это не ООО, у которого есть фирменное наименование.
Чтобы понять, почему это плохие новости, посмотрим, что такое фирменное наименование и что оно дает.
Каждая компания имеет фирменное наименование, которое указывается в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Дата регистрации компании налоговой инспекцией указывается в выписке, а значит, легко установить, какая из нескольких компаний с одинаковым фирменным наименованием была зарегистрирована первой.
Что дает фирменное наименование:
1. Заставить другую компанию изменить ее наименование.
Основание: п. 3 ст. 1474 Гражданского кодекса РФ. Если компания, имеющая такое же как у вас фирменное наименование и осуществляющая точно такую же деятельность, была зарегистрирована в ЕГЮРЛ позже вашей, то вы можете через суд обязать такую компанию изменить фирменное наименование.
2. Обязать другого прекратить использование коммерческого обозначения, схожего с фирменным наименованием вашей компании.
Основание: п. 2 ст. 1539 Гражданского кодекса РФ. Если кто-то использует коммерческое обозначение, схожее с вашим фирменным наименованием, вы вправе через суд требовать прекратить такое нарушение и взыскать убытки.
Иными словами, если кто-то скопировал ваше фирменное наименование и создал из него коммерческое обозначение, вы можете на основании своего права на фирменное наименование пресечь такие действия.
В нашем случае, ИП не имеет фирменное наименование, а значит, такой простой вариант пресечь нарушение своих прав был недоступен.
2) Товарный знак ИП не поможет
Товарный знак ИП был зарегистрирован намного позже, чем появилась компания 2.
Что если бы товарный знак ИП был зарегистрирован с самого начала: на основании п. 2 1539 Гражданского кодекса РФ ИП могло бы запретить компании 2 использовать коммерческое обозначение lutik-, доменное имя lutik-.ru и обязать изменить фирменное наименование.
В нашем случае товарный знак как способ защиты также был недоступен.
3) Дизайн сайтов недостаточно схож
Если бы дизайны сайтов были похожи больше, можно было бы попробовать пойти через нарушение прав на объекты дизайна, но при таком способе защиты не решается вопрос с доменным именем и фирменным наименованием компании 2. То есть этот способ защиты не такой уж и эффективный.
Вариант, который был доступен в такой ситуации – пойти через нарушение коммерческого обозначения, то есть того самого логотипа, используемого на сайте. Способ сложный, но другого не было.
Что такое коммерческое обозначение?
Согласно ст. 1538 Гражданского кодекса РФ юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.
Коммерческим обозначением является оригинальное, запоминающееся обозначение, которое позволяет выделить бизнес предпринимателя среди прочих. Например, если бы обозначение McDonalds не было товарным знаком, его можно было рассматривать как коммерческое обозначение.
Однако с коммерческим обозначением есть проблемы: закон устанавливает высокий стандарт доказывания, что такое обозначение известно и имеет различительную способность.
Но еще большие проблемы с коммерческим обозначением у интернет-магазинов. Эти проблемы от того, что коммерческое обозначение предназначено для идентификации предприятия, под которым понимается имущественный комплекс. Имущественный комплекс требует государственной регистрации как объект недвижимости. И хотя были предложения убрать указание на недвижимость, так как это уже не отвечает развитию e-commerce, все осталось без изменения.
Суды могут закрыть глаза на отсутствие государственной регистрации, если интернет-магазин не продавался. В нашем случае ситуация усугублялась тем, что интернет-магазин был продан (от компании 1 индивидуальному предпринимателю).
Что было в итоге: суд в иске отказал, сказав, что не доказаны права на коммерческое обозначение. Но потом, когда та самая компания 2 решила уже сама запретить владельцу сайта 1 использовать его коммерческое обозначение, суд отказал и ей по этому же основанию. При наличии у истца иных средств индивидуализации (товарного знака, фирменного наименования) история была бы совсем другая.
Из негативного опыта можно сделать несколько выводов:
1) яркий, узнаваемый логотип на сайте интернет-магазина – хорошо для маркетинга, но в суде только его одного может не хватить для доказывания нарушения ваших прав, а значит, нужно подумать и о других способах защиты своих прав.
2) если у вас интернет-магазин, стоит подумать о регистрации товарного знака как можно раньше. С ним доказывать нарушение ваших прав может быть легче (например, если кто-то использует ваш словесный знак в доменном имени, на своем сайте или в качестве логотипа),
3) подумать над фирменным наименованием вашей компании, как минимум проверить в ЕГРЮЛ, нет ли компании с фирменным наименованием, которое вы хотите использовать. А то потом уже вас могут попросить его изменить (п. 4 ст. 1474 Гражданского кодекса РФ), когда вы потратитесь на маркетинг.
Нет :)
Оно нужно только средним и крупным компаниям, я вложил в регистрацию ТМ под 200 т.р., когда узнал, что на некоторых авторынках представляются оф. представителем AvtoGSM.ru, на рынки мне пофиг, а если в интернете начнут под меня косить, то уже не айс, но такого ни разу не было. Фактически, просто перестраховался и получил красивую бумажку на сайт в раздел о компании за почти 200 т.р.
Возможно, благодаря тому что у вас есть товарный знак, многие и не копируют вас. Но иногда действительно, это просто бумажка, но по моей практике, это помогает.
Товарный знак - это способ индивидуализации товаров. Он может быть словесным, изобразительным (картинка) или комбинированным (и слова, и картинка). Его желательно регистрировать как можно раньше, чтобы попытки предоставляться вами можно было быстрее пресекать. Например, если у вас есть словесный товарный знак, а кто-то регистрирует позже доменное имя с такими же словами, то разделегировать доменное имя вредителя проще при наличии товарного знака.
Если я сам нарисовал логотип и заверил его изображение у нотариуса, то есть я - автор. Далее использую этот знак в своей деятельности как товарный, но при этом сотни тысяч за регистрацию знака не плачу. Какие минусы?
Минус логотипа (вернее плюс товарного знака) в том, что защищать свои права на изображение как товарный знак намного проще, в том числе, если вы хотите разделегировать чужое доменное имя. Здесь скорее вопрос в том, как будет быстрее и дешевле защитить свои права. По моему опыту, большинство претензий на нарушение товарного знака разрешаются в досудебном порядке, в отличие от нарушения иных объектов.
Если классов МКТУ у товарного знака немного, речь не идет о 200 тысячах.
Переформулирую.
Я - автор знака. Само собой, там есть изображение и некое слово. Чем владелец товарного знака с семью печатями в приоритете передо мной в суде, если он воспользуется моим знаком и словом?
Я вижу общую дыру в защите прав: защитить название можно если только ты ООО. Нельзя защитить название физлицу и ИП. Зачем мне открывать юрлицо для регистрации знака, разве это нормально?!
Когда я смотрю на картинки, сделанные чуть ли не карандашом и заголовок «Самсунг запатентовал гибкий экран», то по хорошему завидую, потому что у нас такое невозможно. У нас три шкуры снимут поверенные и Роспатент и два года мороки. И принести ты ты им должен не картинку, а полное описание с моделью.
Да, к четвертой части ГК РФ достаточно много вопросов, в том числе в связи с неправильным переводом на русский язык некоторых понятий международных конвенций.
Это вы ответили на вторую часть поста. А что по первой)
Если вы первый начали использовать ваше обозначение в качестве коммерческого, то правообладатель товарного знака не будет иметь над вами приоритет, но вам потребуется доказать, что вы были первый, обозначение известно на определенное территории.
Известное дело здесь - по обозначению Читай-город. ИП использовал коммерческое обозначение, а потом правообладатель товарного знака (Читай-город), который зарегистрировал ТЗ намного позже, чем ИП начал использовать, захотел обязать ИП через суд прекратить использование. Суд встал на защиту ИП, потому что ИП начал первый использовать. Но это все нужно доказывать, вот в чем идея, и иногда это сложно.
Поэтому я и написал про нотариуса.
Я рисую лого в векторе, делаю несколько цветовых сочетаний, прикладываю описание, где указано файл и что я автор, нотариально заверяю эту страницу. Всё.