Товарный знак в договоре коммерческой концессии: актуальные проблемы правоприменения
В последние годы в экономической сфере потребительского сектора широко востребованы отношения, основанные на договоре коммерческой концессии. Эксперты отмечают [1], что ее договорная конструкция является наилучшим средством расширения бизнеса у фирм, которые обеспечивают с помощью такого способа реализацию высоких стандартов предпринимательской деятельности. Кроме того, данная бизнес-модель позволяет в значительно сжатые сроки создавать и развивать сетевую бизнес-модель, в том числе в разных странах.
Вместе с тем, остаются вопросы в части правового регулирования договора коммерческой концессии, что приводит к спорам об эффективности нормативных положений национального права и, как следствие, судебным спорам, например, о злоупотреблении правом в случае отсутствия регистрации исключительных прав [2].
Помимо прочих, актуальными являются вопросы о роли товарного знака в составе комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав и о последствиях, связанных с отсутствием у правообладателя прав на товарный знак в момент заключения договора.
Согласно легальной конструкции договора коммерческой концессии, установленной в п. 1 ст. 1027 Гражданского кодекса РФ [3] по договору одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав (далее - КИП), включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).
Из понятия договора коммерческой концессии следует, что перечень объектов, право использования которых можно предоставить по договору, является открытым, и стороны самостоятельно определяют его состав. Однако анализ смежных норм и правоприменительной практики показывает, что усмотрение сторон в данной части ограничено, в частности, в отношении средств индивидуализации.
Так, в силу прямого указания действующего закона нельзя предоставить право использования фирменного наименования (п. 2 ст. 1474 ГК РФ) и географического указания (п. 6 ст. 1519 ГК РФ).
Вместе с тем, пороки, связанные с предоставлением права использования товарного знака, влекут следующие риски и последствия:
- факт отсутствия в составе передаваемых по договору КИП права на товарный знак дает в случае судебного спора основания для его переквалификации из договора коммерческой концессии в лицензионный договор [4], а в случае наличия в договоре сведений о передаче прав, но невозможности идентифицировать сам товарный знак (например, путем указания регистрационных данных или иных индивидуализирующих признаков), – признать договор незаключенным в связи с несогласованностью существенного условия [5];
- отсутствие права на товарный знак в составе КИП, подлежащих передаче по договору коммерческой концессии, влечет отказ уполномоченного органа в регистрации предоставления КИП, в связи с чем передача прав по договору не состоится в силу п. 2 ст. 1028 ГК РФ. Так, согласно рекомендациям Роспатента, по договору коммерческой концессии в предоставляемый комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав должно быть в обязательном порядке включено право на товарный знак. При этом сама процедура проверки условий договора на предмет соответствия условиям регистрации предусматривает проверку сведений о зарегистрированных товарных знаках (п. п. 3.4.1., 3.4.5. Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации [6]).
Кроме того, предоставление права использования товарного знака, как соответствующего средства индивидуализации товаров (работ, услуг), относится к системообразующим признакам договора коммерческой концессии, что обусловлено, в частности, его предпринимательским характером. Поэтому в отличие от последствий прекращения у правообладателя исключительных прав на иные объекты, прекращение прав на товарный знак является основанием для прекращения договора коммерческой концессии в целом, если нет замены прекратившегося права новым аналогичным правом (п. 3 ст. 1037 ГК РФ). В этом случае договор прекращается и в отношении других объектов исключительных прав без возможности автоматической переквалификации коммерческой концессии в лицензионные договоры.
Из изложенного следует, что предоставление права использования товарного знака является базовым (существенным) условием договора коммерческой концессии, которое необходимо учитывать при согласовании его предмета.
Что касается последствий отсутствия у правообладателя прав на товарный знак на момент заключения договора, практика неоднозначна.
Из правовой конструкции договора коммерческой концессии следует, что он является не реальным, а консенсуальным договором, т.е. считается заключенным с момента достижения сторонами соглашения по всем его существенным условиям (п. 1 ст. 1027, п. 1 ст. 432 ГК РФ).
Вместе с тем, некоторые суды [7] придерживаются позиции о том, что заключение договора коммерческой концессии в отсутствии у правообладателя прав на товарный знак невозможно. Исходят из того, что в силу п. 1 ст. 1448 ГК РФ право распоряжаться товарным знаком, включая правомочие предоставлять третьим лицам право его использования, возникает с момента возникновения у правообладателя исключительного права на товарный знак.
Исключительное право на товарный знак возникает с момента государственной регистрации товарного знака и распространяет свое действие также на период с момента подачи заявки до регистрации, по которой, как правило, устанавливается приоритет исключительного прав на этот товарный знак (п. 1 ст. 1232, п. 1 ст. 1484 и п. 1 ст. 1491 ГК РФ) [8].
Таким образом, если при заключении договора коммерческой концессии у правообладателя отсутствует исключительное право на товарный знак, право использования которого он обязуется передать в составе КИП, правообладатель не имеет реальной возможности исполнить обязательство по договору, поскольку до регистрации товарного знака невозможно предоставить право его использования.
Другие суды [9], напротив, полагают, что закон не связывает момент заключения договора коммерческой концессии с наличием у правообладателя всего комплекса исключительных прав, включая право на товарный знак. Мотивируют тем, что договор коммерческой концессии является консенсуальным, поэтому наличие либо отсутствие у правообладателя права на товарный знак в момент заключения договора не влияет на возникновение у сторон соответствующих обязательств, поскольку это относится к сфере исполнения, а не к моменту заключения такого договора.
Кроме того, суды [10] отмечают, что при заключении договора коммерческой концессии пользователи, действуя с той степенью заботливости и осмотрительности, какая требуется по характеру сделки, не лишены возможности требовать от правообладателя предъявления правоустанавливающих документов на товарный знак, а также самостоятельно проверить информацию о регистрации знака (подаче заявки), используя открытый реестр товарных знаков и знаков обслуживания. На этом основании суды отклоняют доводы о недобросовестности правообладателей и введении пользователей в заблуждение при заключении договора коммерческой концессии относительно возможности его исполнения.
Представляется, что такой подход вполне соответствует характеру договора коммерческой концессии и требованиям, предъявляемым к субъектам предпринимательской деятельности при его заключении.
Таким образом, полагаем, что при заключении договора коммерческой концессии каждой из сторон необходимо проявлять заботливость и осмотрительность. В частности, обращать внимание на наличие в договоре условия о предоставлении в составе КИП права использования товарного знака и его индивидуализирующих признаках, включая сведения о регистрации или подаче соответствующей заявки, а также сверять данную информацию на соответствие с государственным реестром товарных знаков.
Источники:
1. Джинджолия К.К. Договор коммерческой концессии и франчайзинг в экономической деятельности: проблемы регистрации и исполнения // Право и экономика. 2020. N 9. С. 49 - 55
2. Подробнее см, например, монографию «Актуальные проблемы эффективности частного права» (отв. ред. А.Н. Левушкин, Э.Х. Надысева) («Юстицинформ», 2022) // СПС «КонсультантПлюс»
3. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // СПС «КонсультантПлюс»
4. Определение Верховного Суда РФ от 16.03.2017 N 310-ЭС17-1098 по делу N А68-11597/2015 // СПС «КонсультантПлюс»
5. Постановление СИП от 07.06.2021 N С01-754/2021 по делу N А40-98878/2020, Решение Арбитражного суда Томской области от 31.08.2011 по делу N А67-4427/2010 // СПС «КонсультантПлюс»
6. Рекомендации по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, утв. Приказом Роспатента от 29.12.2009 N 186 // СПС «КонсультантПлюс»
7. Постановление СИП от 06.02.2019 N С01-627/2016 по делу N А68-9982/2015 // СПС «КонсультантПлюс»
8. Постановление СИП от 15.08.2018 N С01-577/2018 по делу N А71-16755/2017 // СПС «КонсультантПлюс»
9. Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 29.11.2021 по делу N А32-32991/2021 (оставлено без изменения Постановлением СИП от 03.06.2022 N С01-703/2022) // СПС «КонсультантПлюс»
10. Постановление СИП от 03.06.2022 N С01-703/2022 по делу N А32-32991/2021, Решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 09.02.2021 по делу N А71-13539/2020 // СПС «КонсультантПлюс»