Как не злоупотребить правом при регистрации товарного знака и защите прав на него

Мы в компании Nevsky IP Law постоянно анализируем изменения судебной практики в сфере споров о защите товарных знаков. По сведениям Роспатента, российские предприниматели стали регистрировать гораздо больше товарных знаков, чем ранее, да и в целом, предприниматели стали гораздо больше обращать внимание на вопросы интеллектуальной собственности. Наиболее радикальные изменения произошли в сфере оспаривания товарных знаков в связи со злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией. Если ранее формальное соблюдение требований закона и обращение в компетентные юридические фирмы, качественно оказывающие услуги по регистрации обозначений, гарантировали долговечность и «неубиваемость» товарного знака, с недавних времен больше никто не защищен от аннулирования своего товарного знака в связи с такими понятиями, как недобросовестная конкуренция и злоупотребление правом.

Такое основание для оспаривания затерялось в пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ. Ранее, на него обращали внимание в основном лишь в научной литературе, ни истцы, ни суды не использовали институт злоупотребления правом для аннулирования товарных знаков; дела, связанные с недобросовестной конкуренцией в этой сфере, можно было пересчитать по пальцам. Вторую жизнь этим институтам дала реформа гражданского права. В 2013 году принцип добросовестности был помещен в ст. 1 ГК РФ, тем самым, законодатель прямо установил новое официальное правило поведения для всех участников гражданского оборота: действовать добросовестно.

Суды после реформы также подхватили идею законодателя и начали применять нормы о добросовестности и злоупотреблении правом в абсолютно разных категориях дел: корпоративных спорах, договорных отношениях и интеллектуальной собственности.

Согласно пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, товарный знак может быть оспорен в течение всего времени своего действия, вне зависимости от даты регистрации, если правообладатель товарного знака при его регистрации злоупотреблял правом или совершил акт недобросовестной конкуренции.

Законодатель разграничивает понятие недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом.

В качестве чистого примера недобросовестной конкуренции, говорят о нарушителе, который действует вне рамок закона, то есть прямо нарушает его своими действиями, тогда как злоупотребление правом означает, что хотя нарушитель и действует в рамках закона и формально ничего не нарушает, он действует нечестно, не в рамках нормального добросовестного поведения, какое можно было бы ожидать от любого другого участника оборота.

Недобросовестная конкуренция всегда связана с наличием конкурентных отношений между сторонами, тогда как при злоупотреблении правом конкурентных отношений может и не быть.

В пересечении этих понятий наиболее ярким примером совмещения обоих режимов неправомерного поведения является «паразитарная» конкуренция, когда между двумя лицами нет фактических конкурентных отношений, но нарушитель использует сложившуюся на рынке репутацию другого лица для своей выгоды.

Начиная со второй половины 2010-х, после того как Суд по интеллектуальным правам полноценно заработал в нашей стране, в суд начали поступать иски, в которых их заявители просили признать действия правообладателей зарегистрированных товарных знаков злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией.

Так, в 2014 году Суд по интеллектуальным правам рассмотрел 3 таких иска, в 2015 – 4 иска, в 2016 – 13, в 2017 – 10, 2018 – 16, 2019 – 18, на настоящий момент в 2020 – 17. Вопросы о злоупотреблении правом при регистрации товарных знаков рассматривались и рассматриваются судами субъектов РФ, однако посчитать количество таких дел крайней проблематично. Один вывод можно сделать точно, количество подобных дел ежегодно растет.

Правообладатели изначально не сильно переживали о таких исках: доказывание по подобным делам носит довольно вероятностный характер, да и все формальные требования законодательства были ими соблюдены, однако внезапно, Суд по интеллектуальным правам начал аннулировать правовую охрану товарных знаков, выработав собственные критерии (например, в Решении Суда по интеллектуальным правам от 26.09.2017 по делу № СИП-131/2017 для недобросовестной конкуренции, в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 28.09.2017 № С01-898/2015 по делу № А22-3574/2014 для злоупотребления правом), по которым можно обнаружить признаки злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции.

Для признания действий правообладателя недобросовестной конкуренцией такими критериями стали:

Если все эти критерии в совокупности будут доказаны в рамках дела, товарный знак может быть аннулирован в связи с недобросовестной конкуренцией, но что еще важнее, конкурент может зарегистрировать обозначение на себя и, в свою очередь, сам предъявить претензии к бывшему правообладателю.

В отношении вопроса о злоупотреблении правом, список критериев гораздо менее формализован. Такими критериями являются следующие:

Такая сложившаяся судебная практика приобрела эффект взорвавшейся бомбы. В Суд по интеллектуальным правам полетели иски с требованиями признать действия по регистрации товарного знака недобросовестной конкуренцией или злоупотреблением правом.

Дело в том, что доказывать недобросовестную конкуренцию сложнее (больше сформированных и формализованных критериев), поэтому если суд не устроят аргументы о конкуренции, всегда можно будет говорить и о злоупотреблении правом.

Основная проблема состояла в том, что оборот товарных знаков оказался под настоящей угрозой. Ранее товарные знаки можно было оспорить по понятным и четким критериям, прямо указанным в законе. Теперь же, даже формальное соблюдение всех требований закона о соответствии обозначения критериям товарного знака не способно уберечь правообладателя от его потери в связи с подобным иском.

Эту проблему отчасти разрешил Верховный Суд РФ в своем Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». В нем Верховный Суд РФ прямо указал, что нельзя заявлять самостоятельный иск о признании регистрации товарного знака злоупотреблением правом. Теперь возможно заявить иск только о недобросовестной конкуренции, в котором четко сформулированы критерии, по которым товарный знак действительно можно оспорить.

Что же стало с вопросом злоупотребления правом? Верховный Суд посчитал, что злоупотребление правом имеет значение для делового оборота только тогда, когда правообладатель товарного знака применяет конкретные меры защиты против добросовестно действующих лиц.

То есть признать регистрацию товарного знака злоупотреблением правом теперь можно лишь в том случае, если сам правообладатель идет в суд за взысканием убытков или компенсации за незаконное использование товарного знака, при этом, в его поведении присутствуют признаки злоупотребления правом, и его оппонент заявляет аргумент о злоупотреблении правом в рамках судебного заседания. Такая же возможность представлена лицу, которое защищается в рамках оспаривания решений Роспатента, связанных с товарным знаком недобросовестного правообладателя.

Каким образом можно уберечься от потери своего товарного знака в связи со злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией?

Специалисты Nevsky IP law предлагают следующие советы:

1. Если в конкурентной борьбе вы решаете зарегистрировать товарный знак, чтобы вытеснить конкурента с рынка, прежде всего, необходимо проработать карту рисков и понять вероятность оспаривания вашего обозначения в вашем конкретном случае с учетом всех фактов и вероятности их доказывания в суде, чтобы все понесенные издержки для регистрации товарного знака не оказались напрасными.

2. Не стоит предъявлять каких-либо претензий или применять средства защиты вашего товарного знака до того момента, как вы действительно самостоятельно начнете использовать товарный знак, или начнете использовать его через систему ваших лицензиатов (франшиз).

3. В случае предъявления к вам иска о недобросовестной конкуренции, не следует самостоятельно составлять отзыв или отвечать на претензии истца, чтобы случайно своими словами и действиями не дать оппоненту дополнительных доводов и доказательств. Эти дела признаны высшими судебными инстанциями одними из самых сложных, поэтому следует как можно скорее обратиться к экспертам в области недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом, так как анализ фактуры дела, разработка позиции и представление доказательств займет довольно значительное время.

4. Если кто-то незаконно зарегистрировал в качестве товарного знака то обозначение, которое вы длительное время использовали сами, или ваш конкурент перехватил и зарегистрировал на себя такое обозначение, не следует сразу паниковать и отчаиваться. Существует большая вероятность вернуть украденное обозначение через иск о недобросовестной конкуренции.