Versus.legal
565

Вашему бренду мешает товарный знак? Отмените его

Вы придумали классный нейминг, вышли на рынок и начали стремительно развиваться. И теперь решили: пора зарегистрировать товарный знак. Но патентный поверенный сообщил неприятную новость: такой же товарный знак уже кто-то зарегистрировал. И теперь он вам мешает.

В закладки

C такой проблемой сталкивается множество компаний. Однако её можно решить – отменить товарный знак за неиспользование.

Но есть несколько условий

1. Знак существует уже больше 3-х лет

Закон запрещает отменять товарные знаки, которые «моложе» 3-х лет (с даты регистрации). Когда вы заходите в карточку знака-конкурента обратите внимание на пункт «Дата регистрации». Если прошло больше 3-х лет, первое условие соблюдено.

Этот знак можно отменить, потому что он зарегистрирован в 2006 году. Прошло уже 13 лет.
А этот знак сейчас отменить нельзя, потому что ему меньше 3 лет. Но можно будет 23.11.2020.​

2. Правообладатель знака не использует его больше 3 х лет подряд

Часто случается, что компания зарегистрировала знак в 2000-х, какое-то время пользовалась им, а потом забросила. Она могла даже продлить его.

Небольшое отступление.

Товарный знак регистрируют для конкретных товаров и услуг. То есть «застолбить» нейминг можно для тех товаров, которые важны. Для остальных товаров он будет свободен. Например, если вы делаете конфеты «Солнышко», то регистрируете знак для кондитерских изделий. А для мыла и шампуней этот нейминг свободен. Кто-то сможет зарегистрировать знак «Солнышко» для мыла. Бизнесмен сам выбирает перечень товаров, когда подает заявку.

Часто случается, что предприниматель регистрирует знак по широкому перечню товаров. А потом использует его только для одного-двух. И этот знак мешает другим компаниям развивать свой бренд.

Поэтому нужно проверить, для каких товаров правообладатель использует знак и использует ли вообще. На помощь придет интернет. Придется сделать небольшое расследование. Можно посмотреть сайт правообладателя, чтобы понять, чем он занимается.

Товарный знак "TWIX" зарегистрирован в том числе для мяса. Но используется только для кондитерских изделий. Если Вы захотите делать мясные или рыбные палочки "TWIX", то можете отменить товарный знак.​

Если компания не использует знак вообще или использует для товаров, которые Вам не важны, второе условие соблюдено. Вы на шаг ближе к успеху.

3. Вы используете или планируете использовать знак

Не все могут отменять чужие знаки. Для этого нужно доказать свой интерес. Он есть, когда вы используете или планируете использовать такое же или сходное название, логотип. Но эти факты нужно подтвердить документами.

Вы можете приложить распечатку своей заявки на товарный знак, которая похожа на товарный знак-конкурента. Еще подойдут документы о продажах товаров под Вашим брендом: договоры купли-продажи, спецификации. Если есть фотографии товаров, прикладывайте их.

Подойдут даже распечатки из Интернета. Например, вы можете распечатать страницу со своего сайта. Тогда нужно ещё доказать, что сайт принадлежит Вам. Поэтому запросите у регистратора справку.

Четкого перечня доказательств нет. Запомните основное правило: нужно подтвердить, что Вы используете или будете использовать этот знак.

Если можете доказать свой интерес, то третье условие соблюдено.

Итак, Вы собрали 3 балла из 3-х? Значит, есть шансы выиграть суд и отменить знак.

Порядок действий

1. Готовьте претензию правообладателю

В претензии нужно написать, что вы заинтересованы в использовании знака. Поэтому предлагаете правообладателю отказаться от него или передать вам.

2. Отправьте претензию

Претензию нужно отправлять по двум адресам: по адресу, который написан в карточке знака на сайте Роспатента (по номеру знака: https://new.fips.ru/elektronnye-servisy/otkrytye-reestry/) и по адресу правообладателя из ЕГРЮЛ. Если правообладатель ИП, то его адрес найти сложнее. Нужно сходить в налоговую инспекцию с письменным запросом. Налоговая выдаст выписку из реестра с адресом ИП.

Претензию отправляйте с описью вложений. Так вы подтвердите суду, что отправляли именно претензию, а не чистый лист.

3. Дождитесь истечения претензионного срока

Это 2 месяца с момента отправки претензии. Дело может не дойти до суда, если правообладатель пойдет на встречу и передаст знак. Если вступаете в переговоры по цене продажи, отталкивайтесь от перспектив в суде. Бывает, что купить знак проще и быстрее, чем судиться за него. Но основной вопрос – в цене.

Когда истекут 2 месяца, то у вас будет 30 дней, чтобы отправить иск в суд. Если отправите позже, суд не примет иск. Придется отправлять претензию заново.

Пример. Вы отправили претензию 17.07.2019. Двухмесячный срок истекает 18.09.2019. Это значит, что с 19.09.2019 до 19.10.2019 вы можете подать иск. Раньше и позже нельзя.

4. Подготовьте иск

В иске нужно объяснить суду вот что:

  • Вы хотите использовать этот знак. Для этого нужно показать документы, которые подтвердят заинтересованность. И описать, что каждый документ доказывает. Сами документы приложите к иску.

  • Правообладатель не использует товарный знак больше 3-х лет. Доказывать ничего не нужно, достаточно об этом написать.

  • Вы соблюли претензионный порядок. Для этого нужно приложить сканы квитанций об отправке претензий по двум адресам и подписанный текст претензии.
  • По каким классам товаров и услуг вы хотите отменить знак. Можно просить по всем, а можно только по части, важной для вас. Но помните, что по каждому классу нужно доказать свой интерес.

В конце должна быть просительная часть: «Прошу досрочно прекратить правовую охрану товарного знака №___ вследствие его неиспользования в отношении всех товаров [номер класса] класса МКТУ».

Далее – список приложений. Все, иск готов. Печатайте и подписывайте его.

5. Отправьте иск и доказательства правообладателю

Закон требует, чтобы Вы направили копию подписанного иска правообладателю перед подачей в суд. Сходите на почту и отправьте документы заказным письмом с описью вложения. Опять же, чтобы объяснить суду, что Вы посылали иск, а не чистый лист. Образе описи можно взять на сайте Почты России.

6. Оплатите госпошлину

За рассмотрение иска нужно оплатить госпошлину – 6000 рублей. Реквизиты можно узнать на сайте Суда по интеллектуальным правам (http://ipc.arbitr.ru/process/duty/calc). Оплатить можно в онлайн-банке. Но лучше через банкомат или кассу банка, потому что суд может потребовать оригинал платежного поручения или чека.

7. Подавайте иск в суд

Подписанный иск и доказательства (приложения) подавайте в суд. Можно несколькими способами:

  • Через систему «Мой арбитр» (https://my.arbitr.ru). Тогда Вам нужна учетная запись на гос. услугах. Через неё удобно следить за делом: на почту приходят уведомления. Иск печатаете, подписываете и сканируете. Скан подписанного иска и сканы всех приложений отправляете через «Мой Арбитр». Удобно также в том, что не нужно тратить бумагу.
  • По почте. Печатаете и подписываете иск. Печатаете приложения. Отправляете по почте в суд.

Куда отправлять? В Суд по интеллектуальным правам (http://ipc.arbitr.ru/). Адрес есть на сайте.

8. Дождитесь назначения дела и сходите на заседание

После того, как Вы отправили иск, можете следить за делом на сайте http://kad.arbitr.ru/. Ищите его по названию юр. лица или ИП истца или ответчика.

Если все в порядке, и никаких дополнительных документов не нужно, суд назначит заседание. Сходите на заседание и расскажите свою позицию. Скорее всего, заседаний будет минимум 2.

Если Вы не из Москвы, можете поучаствовать в заседании через видео-конференц связь. Для этого подайте заявление в Суд по интеллектуальным правам. В нем попросите принять участие в заседании дистанционно, потому что не можете приехать. Есть шанс, что суд удовлетворит заявление, и Вам не придется ехать в Москву. Нужно будет приехать в ближайший Арбитражный суд.

9. PROFIT

Если правообладатель не докажет, что использовал знак 3 года подряд по необходимым товарам, то вы победите. Суд прекратит регистрацию знака. И Вы сможете зарегистрировать свой знак. Не забудьте, что вы должны доказать свой интерес в отмене.

Какие нюансы нужно учесть?

Дела об отмене знака имеют специфику. Вкратце об основных моментах.

1. Кто и что доказывает?

Суд – это противоборство двух сторон. Каждая должна что-то доказать суду.

Вы (Истец) – что у вас есть интерес использовать знак. Например, вы уже продаете товары под таким же наименованием. Тогда предоставьте документы о продаже товаров под этим наименованием (технические условия, сертификаты соответствия, договор купли-продажи, спецификации, каталоги, фотографии товаров).

Если только собираетесь продавать, подтвердите ваше намерение документами. Например, подойдут маркетинговый план, соглашения о намерении с партнерами, дизайн-макеты упаковок, договоры с поставщиками сырья. Четкого перечня доказательств нет, но есть критерий. Ваши документы должны доказывать, что вы действительно планируете продавать товары или оказывать услуги, используя этот товарный знак.

Правообладатель (Ответчик) – что он использовал товарный знак для каждого товара в перечне. Например, если в перечне есть услуги облачных вычислений и создание веб-сайтов, а ответчик доказал только для создания сайтов, то по облачным вычислениям знак можно отменить.

Три года отсчитываются с даты направления претензии. Если правообладатель получил Вашу претензию и начал использовать, в суде это не спасет.

2. Какое использование считается?

Доказательства ответчика должны подтверждать фактическое использование. Суд внимательно смотрит, чтобы документы показывали настоящие продажи, услуги. Если что-то не сходится, это повод сомневаться в подлинности документов.

Ответчик должен принести документы по каждому товару или услуге в перечне. Если по какому-то товару или услуге их нет, по ним можно отменять.

Также суд проверяет, чтобы документы о продажах подтверждали продажи с использованием именно этого товарного знака. Если из документов связь товара и знака не следует, скажите суду об этом.

А еще считается использованием, если правообладатель предоставил знак по лицензионному договору или договору франчайзинга. Но договор должен фактически исполнятся: лицензиату нужно подтвердить, что он продает товары или оказывает услуги под этим товарным знаком.

3. Если ответчик использует измененный знак?

Если правообладатель сделал ребрендинг и использует знак в измененном виде, суд проведет исследование. По закону использование знака с небольшими изменениями считается использованием. Если изменения существенные, то использование измененного знака не считается. То есть это уже другой знак, а старый можно отменить.

Например, незначительное – это изменение шрифта в логотипе, небольшое изменение тонов. Значительное, если меняется слово, логотип. Допустим, добавили новое слово или убрали старое.

Основной критерий – ассоциируют ли потребители обновленный знак с этим правообладателем. Если потребители могут подумать, что этот знак принадлежит другой компании, то изменения существенные. И использование обновленного знака не считается. Старый можно отменять.

4. Если ответчик не использовал знак не по своей вине?

Есть одно исключение, когда неиспользование не повлечет отмену знака. Если правообладатель не использовал знак по причинам, которые от него не зависят. На практике пока что таких кейсов не случалось: все доказательства неиспользования суды признавали ненадлежащими. Более того, Верховный суд специально отметил, что банкротство уважительной причиной неиспользования не считается. Поэтому если ответчик ссылается на финансовые трудности, это ничего ему не даст.

Давайте обобщим

1. Если хотите зарегистрировать свой знак, но вам мешает чужой знак, его можно отменить.

2. Условия для отмены просты: правообладатель не использовал знак 3 года и больше.

3. Вы должны подтвердить свою заинтересованность в использовании знака: документы о продажах, каталоги, маркетинговые планы, заявки на товарные знаки. Подойдут любые документы, которые доказывают намерение использовать знак.

4. Порядок действий: отправляете письменную претензию по двум адресам. Ждете 2 месяца. Если не договорились, или нет ответа – иск в суд. Успейте подать в течение 30 дней после того, как истекут 2 месяца с подачи претензии.

5. Вам не нужно доказывать, что правообладатель не использует знак. Это он должен доказать использование. Документы должны подтверждать, что товара под этим знаком фактически вводятся в оборот.

6. Три года для подтверждения использования отсчитываются с даты подачи претензии. Если правообладатель начнет использование после подачи претензии, это не считается – он проиграет суд.

7. Будьте внимательны, если правообладатель предоставил знак по лицензионному договору или договору франчайзинга. Это можно проверить в карточке знака на сайте Роспатента (см. ссылку выше). Если лицензиат придет в суд и принесет документы, которые подтверждают использование, то знак не отменят.

8. Если правообладатель использует знак с изменениями, нужно понять, существенные они или нет. Если это незначительное изменение шрифта, тона, то незначительные. Если добавили или убрали слово, графический элемент, то значительные. Это значит, что старый знак можно отменять, если с момента изменения прошло больше 3-х лет.

{ "author_name": "Versus.legal", "author_type": "editor", "tags": [], "comments": 0, "likes": 5, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "versuslegal", "id": 94205, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 25 Nov 2019 11:48:56 +0300", "is_special": false }
0
{ "id": 94205, "author_id": 378833, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/94205\/get","add":"\/comments\/94205\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/94205"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 378833, "last_count_and_date": null }
Комментариев нет
Популярные
По порядку
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }