Регистрация товарного знака в США в 2022 году и патентные тролли: опыт «Лаборатории Касперского»

В марте 2022 года ведомство по патентам и товарным знакам США зарегистрировало товарный знак KASPERSKY CYBER IMMUNITY®. Год назад «Лаборатория Касперского» уже получила права на этот же товарный знак в Великобритании, а в России действует право компании на товарный знак Cyber Immunity. В этой статье разбираемся, зачем современной компании нужен товарный знак, и каков процесс его регистрации.

Регистрация товарного знака дает компании исключительное право использовать определенное обозначение для индивидуализации своих продуктов. Это помогает бизнесу выделить свои товары и услуги на рынке, а их клиентам — отличать продукты разных организаций. Чтобы убедиться в том, что товарный знак действительно имеет достаточно различительных признаков, его проверяют специальные ведомства.

Как правообладатель, компания сможет размещать товарный знак на своих продуктах, в том числе на этикетках и упаковках, на сайте, в рекламе, в документации, при оказании услуг и выполнении работ. Кроме того, правообладатель может запрещать другим организациям и людям использовать без его разрешения такие же или сходные обозначения для однородных товаров и услуг.

Чтобы получить исключительные права на товарный знак, нужно пройти процедуру его регистрации. При этом действовать такие права будут только на территории той страны, где проходила регистрация. Правда, процедура может осуществляться как непосредственно в национальном патентном ведомстве конкретной страны, так и объединения стран (например, через Ведомство по интеллектуальной собственности стран Бенилюкса). Также можно обратиться к международной системе регистрации во Всемирную организацию интеллектуальной собственности.

Регистрация исключительного права на товарный знак, — как правило, небыстрый процесс. Обычно процедура занимает около двух лет. В течение этого периода национальные ведомства проводят проверку обозначения по ряду критериев, в частности проверяют заявленное обозначение на соответствие нормам действующего национального законодательства. Экспертиза делится на два этапа — на формальную экспертизу и экспертизу по существу. При этом в разных странах критерии, которыми руководствуются эксперты, могут различаться.

На этапе формальной экспертизы ведомство проверяет соответствие представленных сведений и материалов ряду требований. В числе таких материалов могут быть данные о заявителе, перечень товаров и услуг, сгруппированный в соответствии с действующей международной классификацией товаров и услуг (МКТУ), оплата соответствующих пошлин и так далее. Критерии такой, формальной, экспертизы зачастую схожи в разных странах. Что же касается экспертизы по существу, критерии в разных странах могут различаться.

Так, например, в России на этапе экспертизы по существу патентное ведомство не только проверяет, обладает ли обозначение различительной способностью (например, не является ли оно описательным или ложным в отношении заявленных товаров и услуг, состоит ли оно исключительно из общепринятых символов и терминов), но и проводит проверку, чтобы выяснить, нет ли уже таких же или сходных ранее зарегистрированных товарных знаков. Аналогичный подход используется в Китае, Индии, Бразилии, Кубе и в некоторых других странах.

Патентные ведомства части европейских стран не проводят подобную проверку. Вместо этого после проведения экспертизы они публикуют заявку для возможности подачи возражений (оппозиций) третьими лицами. В таком случае любое заинтересованное лицо, которое сочтет, что регистрация товарного знака приведет к нарушению его исключительных прав на похожее обозначение, может подать возражение. Есть несколько вариантов дальнейших действий. В рамках процедуры оппозиции можно будет:

Поэтому во всем мире распространена практика ставить свои товарные знаки на отслеживание. Это помогает обнаруживать поданные на регистрацию обозначения от других компаний в конкретных областях и оперативно реагировать на представляющие риск обозначения, в том числе путем подачи возражений против их регистрации. Такие услуги по отслеживанию заявок и товарных знаков предоставляют многие международные и национальные сервисы.

Подаче заявки на регистрацию товарного знака предшествует в том числе комплексный анализ рынка и выработка долгосрочной маркетинговой стратегии. Это делается для того, чтобы товарный знак действительно «работал», причем, не только на момент анализа, но и по прошествии срока, когда регистрация наконец будет получена. И это связано не только с затратами на регистрацию и поддержанием регистрации товарного знака в силе, но и с тем, что права на неиспользуемый товарный знак можно потерять.

Любое заинтересованное лицо может аннулировать регистрацию товарного знака на основании его неиспользования на протяжении определенного периода времени. В разных странах этот срок различается. Например, в России он составляет 3 года с даты регистрации товарного знака, а в Великобритании — 5 лет.

Если на этапе экспертизы будут выявлены похожие заявки или уже существующие товарные знаки, процедура регистрации может сильно затянуться, так как ведомство, скорее всего, вынесет предварительный отказ. Такая ситуация характерна для любой страны. На такой случай желательно подготовиться заранее — провести предварительный поиск, чтобы выявить похожие товарные знаки, и заранее определиться со стратегией. Например, в отдельных случаях преодолеть предварительный отказ в регистрации поможет сокращение изначально заявленного перечня товаров и услуг. Его можно переформулировать таким образом, который помог бы избежать пересечения сфер деятельности с обладателем сходного товарного знака.

Однако чаще всего в качестве альтернативного варианта в подобных случаях компании решают внести изменения в заявляемый на регистрацию товарный знак. Например, если изначально на регистрацию было заявлено словесное обозначение, в него можно добавить графику (особый шрифт, дополнительные изобразительные элементы или цветовое решение, особое пространственное положение элементов в знаке и так далее), которая придаст обозначению особую оригинальность и отдалит его от уже существующих ранее зарегистрированных обозначений.

Регистрация сходных или одинаковых товарных знаков может произойти и не случайно. Такие заявки не всегда подают добросовестные правообладатели. Так называемые патентные тролли, или тролли товарных знаков (trademark troll), специально регистрируют на свое имя множество «перспективных» товарных знаков, чтобы потом продать права на них заинтересованным лицам.

Главная цель любого патентного тролля — монетизировать право на товарный знак, при этом, не используя его «по назначению». Понимая, что их права на обозначение могут быть аннулированы из-за неиспользования, патентные тролли наиболее активны в течение первых лет существования товарного знака. В этот период они не могут получить ответный иск о досрочном прекращении регистрации.

Одни патентные тролли остаются пассивными, другие предпринимают активные действия, чтобы достичь своих целей. Например, такие недобросовестные правообладатели могут готовить и предъявлять претензии или судебные иски предпринимателям со сходными товарными знаками. По закону чего-то преступного в такой деятельности нет, однако тролли — недобросовестные участники рынка. Поэтому борьбой с ними занимаются с привлечением Роспатента, а также есть возможность привлечь Федеральную антимонопольную службу, ссылаясь на закон «О защите конкуренции» (положения о запрете недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации).

Регистрация товарного знака, как и любые другие меры защиты интеллектуальной собственности, — полезный шаг для компании, у которой есть стратегия долгосрочного развития и планы работы в определенном регионе. Такой шаг открывает для бизнеса ряд новых возможностей.

Для начала разберемся в том, что же такое Cyber Immunity или «кибериммунитет». По сути, это исходная защищенность (security-by-design) IT-системы, ее способность противостоять кибератакам без использования дополнительных средств безопасности. Подавляющее большинство видов атак на кибериммунную систему неэффективно и не может повлиять на выполнение ее критических функций.

Принципы исходной безопасности исследуют и внедряют производители и регуляторы в ряде стран. Например, Агентство кибербезопасности Сингапура говорит об этом в рамках Security-by-Design Framework. Также существует стандарт ETSI EN 303 645 V2.1.1 для интернета вещей для частных пользователей. Разработчики программного обеспечения, такие как AWS, уже применяют такой подход для своих сервисов.

Мы в «Лаборатории Касперского» разработали и развиваем свою методологию создания secure-by-design IT-продуктов и платформу для их разработки – операционную систему KasperskyOS. В основе методологии — известные архитектурные подходы (MILS, FLASK), а также собственные технологии безопасности. Есть и успешные примеры реализации — вместе с технологическими партнерами мы выпустили первые кибериммунные продукты на основе KasperskyOS (IoT-шлюзы и ПО для тонких клиентов) и сейчас продолжаем исследовать возможности применения ОС и методологии в разных отраслях.

Продукты с «врожденной» защищенностью особенно востребованы в отраслях, где существуют повышенные требования к кибербезопасности — в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, системах умного города, — список пополняется.