Спасаем бизнес от патентных троллей

Такое явление как патентные тролли, давно уже ставшее массовым в США, набирает обороты в России. Как с ними бороться? Рассказывает Елена Купцова, руководитель отдела патентования патентно-адвокатского бюро «Гардиум».

Кто такие патентные тролли?

Патентными троллями являются лица, которые патентуют на свое имя только появившиеся, перспективные технологии и разработки или скупают имеющиеся на них патенты, а после чего начинают предъявлять претензии о нарушении их прав всем производителям с требованием выплатить компенсацию, размер которой варьируется до 5 млн. рублей. Патентными троллями, к слову, могут стать и покинувшие компанию сотрудники и контрагенты, разрабатывавшие техническое решение по заказу.

На сегодняшний день только одна компания смогла одержать победу над патентным троллем. Это «Лаборатория Касперского». В 2008 году «IPAT» подала против них и еще 34 ИТ-корпораций иск, в котором обвиняла в нарушении двух патентов, полученных еще в 90-х годах прошлого столетия. Все ответчики, кроме «Лаборатории Касперского», предпочли урегулировать спор в досудебном порядке, то есть выплатить запрошенную сумму. Судебное же противостояние длилось 3,5 года. В итоге «IPAT» забрала иск с условием with prejudice, что означает отказ истца от претензий и признание невозможности подачи повторного иска.

Почему же так сложно "победить" патентного тролля?

Борьба с подобными недобросовестными персонажами влечет весьма существенные временные и материальные затраты. Кроме того, тролли начинают оказывать и психологическое давление, атакуя звонками и письмами с угрозами. Поэтому зачастую предпринимателям проще откупиться от патентного тролля, выплатив ему компенсацию, нежели затевать тяжбу, так как запрашиваемая за нарушение прав сумма, оказывается ниже стоимости судебных издержек.

Можно ли предотвратить их появление?

Основополагающее условие, которое минимизирует риск возникновения патентного тролля, это проверка патентной чистоты своей разработки. В результате выявляется наличие патентов третьих лиц, исключительные права на которые могут быть нарушены. Помимо поиска на определение патентной чистоты, следует также проверить патентоспособность решения, то есть понять, насколько он оригинален по сравнению с другими известными разработками. Только при наличии патентоспособности можно обращаться в ФИПС за получением патента, не дожидаясь появления нежданных гостей и дорогостоящих разборок с ними.

Если же при определении патентной чистоты были обнаружены аналогичные разработки, то существуют 2 варианта решения проблемы: либо выкупить патенты на них либо менять свой продукт таким образом, чтобы уйти от нарушения.

Кроме этого, обратить внимание нужно и на следующий момент. Если продукт разрабатывается сотрудником компании, то с ним обязательно заключается договор заказа на создание результата интеллектуальной деятельности. В нем должно быть предусмотрено условие о том, что объект интеллектуальной собственности после создания будет принадлежать компании.

В случае, когда объект создается при размещении заказа на производстве, аналогично требуется договор. В нем прописывается, что будет производиться и кому принадлежат исключительные права. То, что производитель не имеет возможности выпускать аналоги – отдельным пунктом.

Что делать, если патентный тролль все-таки появился?

Шаг 1: Убедиться, что Ваша разработка действительно копирует запатентованную. Бывает, что патентные тролли, полагаясь на то, что мало кто хочет вступать с ними в конфликт, просто обманывают добросовестных предпринимателей. Для того чтобы понять, нарушаете Вы права на патент или нет, необходимо провести патентную экспертизу, в результате которой оба решения сравниваются между собой.

Шаг 2: Если результаты экспертизы подтвердили наличие сходства и отсутствует патентоспособность, то обратившись в Палату по патентным спорам и доказав это, можно признать патент недействительным.

Шаг 3: Если же нет шансов доказать, что разработка не новая, то можно подать встречный иск о признании права преждепользования. Под преждепользованием подразумевается введение в гражданский оборот запатентованной разработки до даты подачи заявки на патент. В такой ситуации Вы сможете продолжать реализовывать свою продукцию в том же объеме, который был до даты приоритета патента, без нарушения патента.