Вырвано из контекста: нарушают ли закон товарные знаки в контекстной рекламе
В декабре 2023 года сеть обувных магазинов Kari подала в суд на ФАС из-за отказа в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении торговой сети ZENDEN. Поводом послужило использование последней ключевого слово kari, зарегистрированного в качестве товарного знака, при продвижении товаров в сети Интернет.
В статье мы ответим на вопрос, нарушают ли подобные действия исключительные права, и расскажем, как поступить правообладателю в случае обнаружения своего товарного знака в контекстной рекламе посторонних лиц.
Что такое контекстная реклама?
Контекстная реклама — тип интернет-рекламы, при котором объявление показывается пользователям на основании анализа их поисковых запросов, в соответствии с их тематикой.
Такая реклама наиболее эффективна с точки зрения продвижения товара, так как она «подстраивается» под интересы пользователя. Контекстная реклама избирательно отображается на экранах целевой аудитории на основании ключевых слов, заданных рекламодателем.
Запретить нельзя использовать
Как быть, если в качестве ключевых слов контекстной рекламы используются зарегистрированные товарные знаки?
Согласно статье 1484 ГК РФ, правообладателю принадлежит исключительное право на товарный знак – право использовать его любым не противоречащим закону способом.
Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения. При этом по смыслу ГК РФ под незаконным понимается такое использование товарного знака, при котором существует вероятность смешения товаров разных производителей или продавцов.
К сожалению, на текущем этапе судебная практика складывается не в пользу правообладателей. Разберемся, почему.
1. Ключевые слова признаются лишь технической характеристикой
В соответствии с Определением Верховного Суда РФ от 09.12.2021 по делу №А41-88433/2018, использование сходного с товарным знаком обозначения в качестве ключевого слова для поиска информации в сети Интернет не является нарушением. Обозначение является техническим параметром показа рекламного объявления и не индивидуализирует какие-либо товары, услуги либо самого рекламодателя и не является самостоятельным способом использования товарного знака по смыслу статьи 1484 ГК РФ.
Иначе говоря, подчеркивается, что использование товарного знака в качестве ключевого слова не преследует цели индивидуализации и смешения товаров или услуг.
2. Недоказанность факта использования товарного знака именно ответчиком
Так, истцом по делу №А40-167611/2018 в обоснование заявленных требований был представлен лишь нотариальный протокол осмотра веб-страниц сайта, содержащего контекстную рекламу с товарным знаком. Так как администратором сайта выступал не рекламодатель, иск не был удовлетворен.
P.S. В подобных случаях истцам следует ходатайствовать об истребовании договоров о размещении рекламы, заключенных между рекламодателем (ответчиком) и рекламораспространителем (администратором сайта), чтобы достоверно установить нарушителя и не столкнуться с проблемой «ненадлежащего» ответчика.
3. Отсутствие смешения товаров конкурентов
Согласно Определению Верховного Суда РФ от 27.05.2022 по делу №А56-384/2021, правообладатель не вправе ограничивать третьих лиц в указании товарного знака в случае, когда такое указание не направлено на индивидуализацию товаров, работ или услуг и не способно вызвать их смешения.
При этом само по себе использование ключевых слов, совпадающих с товарными знаками, не может рассматриваться как использование средств индивидуализации, способное вызвать смешение товаров и услуг хозяйствующих субъектов либо их деятельности.
Как правообладателю доказать смешение?
При установлении факта смешения товаров или услуг необходимо обосновать степень сходства обозначений и однородность товаров или услуг.
При оценке сходства учитывается:
- Графическое, фонетическое, смысловое сходство обозначений
- Насколько часто, долго и в отношении каких товаров правообладатель использует товарный знак
- Насколько товарный знак узнаваем потребителями
Есть ли у правообладателя несколько схожих зарегистрированных знаков, которые представляют собой серию
Правообладатель также может обратиться к эксперту – патентному поверенному – для подготовки заключения о сходстве обозначений.
В свою очередь, однородными являются товары (услуги), относящиеся к одному и тому же или к смежным классам МКТУ (Международной классификации товаров и услуг), информация о которой размещена в свободном доступе в сети Интернет.
Кроме того, доказательствами могут стать результаты соцопросов, маркетинговых исследований, из которых следует, что:
Рядовые потребители могут перепутать товары и купить один вместо другого, либо
У потребителей формируется впечатление, что правообладатель, к примеру, связан с товарами или услугами нарушителя или причастен к их производству
Таким образом, само по себе использование товарных знаков в контекстной рекламе не является нарушением. На наш взгляд, такой подход не обеспечивает надлежащей защиты исключительных прав, так как использование чужой интеллектуальной собственности при продвижении товаров является недобросовестным, и способно повлечь значительные убытки на стороне правообладателя ввиду перераспределения спроса на рынке.
Чтобы пресечь действия недобросовестных конкурентов, правообладателю необходимо доказать факт введения потребителей в заблуждение.
Надеемся, что при совместных усилиях правообладателей и юристов соотношение законодательных норм и реалий рынка изменится, закон адаптируется под развивающуюся действительность, и интересы правообладателей будут в полной мере защищены.
Автор: Юлия Лазарева, младший юрист практики по борьбе с контрафактом и серым импортом Semenov&Pevzner