Критикуют? Предлагай! Предварительный отказ в регистрации товарного знака, и как с ним бороться
Если вы подаёте заявку на регистрацию товарного знака самостоятельно — вы можете получить от Роспатента предварительный отказ. А если вы обратились к специалистам, и заявку для вас подаёт опытный патентный поверенный… Вы тоже можете получить предварительный отказ.
С отказами сталкивается большинство заявителей. Сейчас восемь из десяти заявок получают такой ответ, так что это нормальная ситуация, которая не должна вызывать паники и отчаяния. С предотказом нужно работать и успешно превращать его в одобрение и регистрацию вашего товарного знака.
Почему Роспатент выдаёт много предотказов? Там работают вредные люди, которые хотят задушить бизнес в России?
Это, конечно, не так. Количество уже зарегистрированных в нашей стране товарных знаков приближается к 900 тысячам и растёт всё быстрее с каждым годом. Становится всё труднее придумать оригинальное наименование, которое не просто не будет совпадать с чужим, а будет достаточно сильно от него отличаться.
У предотказов есть основания, есть способы избежать их, наконец, есть способы преодолеть предварительный отказ и получить регистрацию.
Почему товарный знак могут не зарегистрировать?
Получив вашу заявку на регистрацию обозначения, в Роспатенте приступают к её экспертизе. В ходе экспертизы по существу проверяется, соответствует ли заявленное обозначение требованиям законодательства. Эти требования можно найти в статьях 1477 и 1483 Гражданского кодекса РФ.
В чем может выражаться несоответствие юридическим стандартам?
- Эксперт обнаружит в товарном знаке элементы, которые не могут быть защищены, но заявитель не обозначил их статусом «неохраняемые».
- В базе данных ведомства может найтись тождественный или сходный до степени смешения уже зарегистрированный товарный знак. Также учитывается наличие тождественных или сходных знаков в заявках на регистрацию, которые подали раньше вас.
- Предлагаемое название может вводить потенциального потребителя в заблуждение.
- В изображении товарного знака используется государственная или иная важная общественная символика России или других стран.
- Для некоторых указанных в заявке классов МКТУ правовая охрана не может быть предоставлена.
- В поданных документах обнаружены неточности, ошибки в оформлении.
Самые распространённые причины отказа — отсутствие различительной способности, введение в заблуждение, ложность и сходство с уже зарегистрированными товарными знаками.
Почему за товарным знаком могут признать отсутствие различительной способности?
- Название вошло во всеобщее употребление в отношении конкретного товара. Например, так было со словом «беговел». На момент вывода на рынок этого товара обозначение было фантазийным, то есть, вымышленным. Но со временем, в силу широкого спроса рядовой потребитель начал называть «беговелами» все беспедальные велосипеды для детей. И в настоящее время беговел является товаром определённого вида и не может быть зарегистрирован в качестве товарного знака.
- Название является общепринятым термином или символом. Например, символ Mg для химического элемента магния.
- Обозначение указывает на (называет) товар или услугу. Например, обозначения «барбершоп» для парикмахерской, «бад» для биологических добавок и т.п.
Однако обозначение может быть не только описательным, как указано выше, но и ложным по отношению к тем товарам и услугам, которые указываются в заявке. Например, обозначение «сыр» для колбасы, магазин для риелторского бюро и т.п.
Выбирая обозначение, нужно также учитывать его способность вводить в заблуждение. Например, предпринимателю из Владимира будет сложно зарегистрировать обозначение, содержащее словесный элемент «Москва», так как потребуются документы, подтверждающие, что у заявителя есть производство в Москве.
На сайте Роспатента выложено в открытый доступ «Руководство по экспертизе товарных знаков в Федеральной службе по интеллектуальной собственности», из которого можно в подробностях узнать все принципы, правила и процедуры рассмотрения заявок.
Как избежать предварительного отказа?
Не стоит считать отказ неизбежной стадией процесса. Базовая подготовка к подаче заявки уже снижает его вероятность.
Когда вы только думаете о новом названии своего бизнеса или продукта, думайте о них в контексте принципов регистрации товарных знаков. Позаботьтесь о том, чтобы в названии не было ложных, вводящих в заблуждение элементов. Не включайте географические термины, если не можете обосновать связь продукции с конкретной местностью.
Придумывайте фантазийные обозначения для своих товаров или услуг. Например, не просто «Шоколад» для кондитерской продукции, а «Шоколадыч».
Важный этап подготовки — поиск по базам Роспатента обозначений, похожих на придуманное вами или таких же. Используйте сервис поиска на сайте Онлайн Патента (он становится гораздо мощнее, если зарегистрироваться в личном кабинете. Среди открывающихся бесплатных опций есть, например, мониторинг интеллектуальной собственности конкурентов).
Ещё один шаг для повышения вероятности успешной регистрации — правильный подбор категорий МКТУ.
В вашу пользу будет оперативность подачи заявки. Не ждите слишком долго после того, как вы решили запускать новый бизнес, новое направление, новый товар или услугу. Подавайте заявку на регистрацию товарного знака, пока кто-нибудь не подал заявку на похожий знак раньше и не получил приоритет при экспертизе.
Если предотказ случился
Опытные патентные поверенные помогут преодолеть возникшие препятствия. Главное — грамотно выбрать стратегию. Она может заключаться в, например, минимальном переформатировании знака, которое устраняет претензии эксперта Роспатента. Или пересмотре классов МКТУ.
Для преодоления предварительного отказа законодательство устанавливает срок в 6 месяцев (часть 3 статьи 1499 ГК РФ), за это время нужно успеть всё сделать.
Можно попробовать преодолеть предотказ самостоятельно. Однако если ваша аргументация не убедит эксперта Роспатента, вы получите уже окончательный отказ. Его обжаловать гораздо сложнее — необходимо будет обращаться в вышестоящие инстанции. Если же вы вообще не станете отвечать на предварительный отказ, заявка будет призвана отозванной, и госпошлину за её подачу не вернут.
Стратегии преодоления предотказа
1. Отказ из-за отсутствия различительной способности
Вы можете доказать, что ваше наименование запомнилось потребителям и ассоциируется у них с определённой компанией. Нужно собрать документы со сроком давности не более трёх лет, которые подтвердят:
- объемы производства и продаж товаров, маркированных вашим знаком;
- территории реализации товаров, маркированных вашим знаком;
- длительность использования знака для маркировки товаров, указанных в заявке на регистрацию;
- объемы затрат на рекламу товаров, маркированных вашим знаком;
- результаты социологических опросов, подтверждающих степень информированности потребителей о вашем знаке и компании;
- широкую известность знака, например, публикации в СМИ, сведения об экспонировании товаров на выставках в РФ и за ее пределами.
Примеры документов: чеки, накладные, договоры купли-продажи, договоры рекламы с закрывающими документами; сертификат на доменное имя; скриншоты из социальных сетей; результаты социологического опроса; документы об участии в выставках и других публичных мероприятиях.
2. Отказ из-за сходства с неиспользуемым товарным знаком
Ваш товарный знак признан похожим на чужой, но владелец его давно не использует? Для снятия правовой охраны с такого товарного знака придётся идти в суд. Нужно будет доказать отсутствие использования в течение последних трёх лет. Использованием считается применение для получения прибыли, например, размещение в рекламе и на этикетках товаров.
Правообладатель схожего товарного знака может быть вообще уже ликвидирован как юрлицо, но Роспатент и ЕГРЮЛ не обмениваются информацией напрямую. Достаточно будет подать в Роспатент специальное уведомление, чтобы досрочно прекратить правовую охрану мешающего вам товарного знака.
3. Отказ из-за введения потребителя в заблуждение относительно места производства товара
Такой отказ может прийти из-за наличия в товарном знаке слова, схожего с названием местности. Тогда присяжные поверенные в мотивированном ответе на предотказ разъяснят этот факт (например, что слово «Грозный» используется не как название города, а в значении «строгий», «суровый»).
Если же в знаке действительно есть название региона, надо обосновать связь товара или услуги с этим регионом. Вместе с вами эксперты подготовят обоснование и соберут подтверждающие документы, например, выписку из ЕГРH о регионе регистрации ответственного за производство юрлица; информацию о прописке, договор аренды офиса, договоры поставки товаров, привязанные к региону.
4. Отказ и-за патентного тролля
Если вы не успели зарегистрировать товарный знак до того, как его зарегистрировали посторонние в рамках недобросовестной конкуренции или из-за желания продать его вам же, можно в суде добиться аннулирования такого товарного знака. Ваши патентные поверенные докажут, что вы начали использовать и продвигать свой товарный знак раньше, чем конкурент подал заявку на регистрацию своего бренда. Желательно подтвердить, что вы уже использовали знак за 6 месяцев до подачи заявки конкурента. Параллельно специалисты запустят в Федеральной антимонопольной службе процедуру признания действий правообладателя противопоставленного товарного знака недобросовестной конкуренцией.
5. Отказ из-за сходства с активно использующимся товарным знаком
Даже в этом случае не нужно опускать руки. Если вы собираетесь вести бизнес в совсем других нишах и на других рынках, нежели обладатель похожего ТЗ, можно с ним договориться посредством письма-согласия. Эксперты помогут вам подготовить такое письмо и объяснить контрагенту, что вы не будете конкурировать с ним, если он согласится на регистрацию вашего наименования.
Впрочем, правообладатель может не согласиться или попросить вознаграждение за письмо-согласие. Чаще всего просят от 50 тысяч рублей.
6. Отказ из-за поверхностного сходства
Нужно будет подготовить мотивированный ответ на отказ, в котором доказать, что товарные знаки не похожи, и потребители их не перепутают. Можно обосновывать, что знаки имеют разное смысловое значение, вызывают разные ассоциации и впечатления, наконец, различаются по графическому исполнению.
Здесь особенно пригодится помощь экспертов. На каждом этапе есть свои подводные камни, и любая ошибка обернется уже не предварительным, а полным отказом в регистрации. Рекомендуем обратиться к патентным поверенным Онлайн Патента: они помогут и привести убедительные для госведомства аргументы и доказательства, и собрать все документы в вашу пользу, и при необходимости скорректировать сам товарный знак.
Случай из практики
Роспатент противопоставил знак по заявке, которая была подана позже заявки нашего клиента. Согласно правилам проведения экспертизы, при анализе сходства сравниваются только те знаки, которые были поданы ранее установленного приоритета по рассматриваемой заявке. Например, если подать заявку в феврале 2022, то эксперт должен сравнить знаки, которые были поданы до февраля 2022. В нашем же случае, пришел предотказ, в котором противопоставлялся знак по заявке от апреля 2022. Данный казус удалось решить на этапе ответа на уведомление и успешно зарегистрировать товарный знак.
Полезное от Онлайн Патент: